close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

ГК 4 комм гл72 Крашенинников 2010

код для вставкиСкачать
ПАТЕНТНОЕ ПРАВО
ПОСТАТЕЙНЫЙ КОММЕНТАРИЙ ГЛАВЫ 72
ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Материал подготовлен с использованием правовых актов
по состоянию на 1 мая 2010 года
Под редакцией
П.В. КРАШЕНИННИКОВА
Авторы комментария
Валеева Наталья Георгиевна, доцент кафедры гражданского права Уральской государственной юридической академии, кандидат юридических наук - ст. ст. 1381 - 1383.
Добрынин Олег Викторович, начальник Управления по контролю и надзору в сфере правовой охраны объектов интеллектуальной собственности Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, кандидат юридических наук - ст. ст. 1398 - 1400; 1401 - 1405 (в соавторстве с В.В. Орловой).
Кастальский Виталий Николаевич, начальник патентно-лицензионного отдела Управления инновационного развития ОАО "Газпром", кандидат юридических наук - ст. ст. 1366 - 1368, 1374 - 1380, 1384 - 1392.
Киреева Нина Владимировна, заведующая отделением ФГУ "Федеральный институт промышленной собственности Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам", кандидат юридических наук - ст. ст. 1393 - 1397.
Кириллова Мария Яковлевна, кандидат юридических наук, профессор - ст. ст. 1350, 1370 - 1373.
Крашенинников Павел Владимирович, председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству, доктор юридических наук, заслуженный юрист Российской Федерации - вступ. статья, ст. ст. 1345, 1349, 1406.
Мурзин Дмитрий Витальевич, доцент кафедры гражданского права Уральской государственной юридической академии, кандидат юридических наук - ст. ст. 1356 - 1364.
Нетбай Евгений Михайлович, преподаватель Российского государственного гуманитарного университета - ст. 1365.
Орлова Валентина Владимировна, проректор по научной работе и международному сотрудничеству Российского государственного института интеллектуальной собственности, доктор юридических наук - ст. ст. 1401 - 1405 (в соавторстве с О.В. Добрыниным).
Рузакова Ольга Александровна, главный советник аппарата Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству, доктор юридических наук - ст. ст. 1346 - 1348, 1351 - 1355, 1369, 1407.
Вступительное слово
История развития законодательства об объектах патентного права насчитывает более четырех сотен лет. Первым патентным законом была Декларация Венецианской республики 1474 г., в соответствии с которой выдавались привилегии, запрещающие всем остальным в течение 10 лет изготавливать созданные автором произведения.
Выдача привилегий на изобретения в России началась в середине XVIII в., а первый Патентный закон был принят в 1812 г. и назывался "О привилегиях на разные изобретения и открытия в художествах и ремеслах". Первым объектом патентного права стало изобретение, признаки которого как охраноспособного объекта были определены в Законе 1812 г. Таковым признавалось новое и полезное решение задачи.
В Положении о привилегиях на изобретения и усовершенствования 1896 г. в качестве признаков изобретения назывались отношение изобретения к области промышленности и существенная новизна.
В Декрете от 30 июня 1919 г., утвердившем Положение об изобретениях, изобретением признавалось любое полезное техническое новшество. Уголовным кодексом РСФСР 1922 г. <1> самовольное пользование в корыстных целях чужим изобретением или привилегией, зарегистрированными в установленном порядке, каралось принудительными работами на срок до одного года или штрафом в тройном размере против извлеченной от самовольного пользования выгоды.
--------------------------------
<1> Постановление ВЦИК от 1 июня 1922 г. "О введении в действие Уголовного кодекса Р.С.Ф.С.Р." // СУ РСФСР. 1922. N 15. Ст. 153.
Пунктом 1 Постановления ЦИК и СНК СССР от 12 сентября 1924 г. <1> предоставление патентов предусматривалось в отношении новых изобретений, допускающих промышленное использование. 12 сентября 1924 г. было принято Постановление ЦИК и СНК СССР "О промышленных образцах (рисунках и моделях)" <2>, закрепившее права обладателя патента на промышленный образец, аналогичные правам обладателя патента на изобретение, охранявшиеся в течение трех лет с возможностью последующего двукратного продления срока.
--------------------------------
<1> Собрание законодательства СССР. 1924. N 9. Ст. 97.
<2> Там же. Ст. 98.
9 апреля 1931 г. Постановлениями ЦИК СССР N 3, СНК СССР N 256 было утверждено Положение об изобретениях и технических усовершенствованиях <1>, которое распространялось на новые изобретения, а также на прочие технические усовершенствования.
--------------------------------
<1> Собрание законодательства СССР. 1931. N 21. Ст. 181.
С 1936 г. прекратило действие Постановление ЦИК и СНК СССР "О промышленных образцах (рисунках и моделях)", охрана промышленного образца была возобновлена в 1965 г., когда СССР присоединился к Конвенции об охране промышленной собственности (Париж, 1883 г.) <1>: 9 июля 1965 г. было принято Постановление "О промышленных образцах" <2>.
--------------------------------
<1> Конвенция ратифицирована СССР 19 сентября 1968 г. См.: Закон. 1999. N 7.
<2> Собрание постановлений Совета Министров (Правительства) СССР. 1965. N 15. Ст. 119.
Понятие изобретения было сформулировано в Постановлении Совмина СССР от 24 апреля 1959 г. N 435 "Об утверждении Положения об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях и Инструкции о вознаграждении за открытия, изобретения и рационализаторские предложения" <1>. Изобретением признавалось отличающееся существенной новизной решение технической задачи в любой области народного хозяйства, культуры, здравоохранения или обороны страны, дающее положительный эффект.
--------------------------------
<1> Собрание постановлений Совета Министров (Правительства) СССР. 1959. N 9. Ст. 59.
Пункт 21 Постановления Совмина СССР от 21 августа 1973 г. N 584 "Об утверждении Положения об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях" <1> признавал изобретением новое и обладающее существенными отличиями техническое решение задачи в любой области народного хозяйства, социально-культурного строительства или обороны страны, дающее положительный эффект.
--------------------------------
<1> Собрание постановлений Совета Министров (Правительства) СССР. 1973. N 19. Ст. 109; 1981. N 2. Ст. 3.
В 1991 г. после нескольких лет обсуждения уже с учетом элементов рыночной экономики Верховным Советом СССР были приняты Законы СССР от 31 мая 1991 г. N 2213-1 "Об изобретениях в СССР" <1> и от 10 июля 1991 г. N 2328-1 "О промышленных образцах" <2>. Статьи 1 названных Законов содержали формулировки современных признаков изобретения и промышленного образца. Изобретению предоставлялась правовая охрана, если оно являлось новым, имело изобретательский уровень и было промышленно применимо. К промышленному образцу относилось художественное и художественно-конструкторское решение, определяющее внешний вид изделия. Промышленному образцу предоставлялась правовая охрана, если он являлся новым, оригинальным и промышленно применимым.
--------------------------------
<1> Ведомости СНД и ВС СССР. 1991. N 25. Ст. 703.
<2> Там же. N 32. Ст. 908.
Патентный закон РФ от 23 сентября 1992 г. N 3517-1 <1> был введен в действие с момента его опубликования - 14 октября 1992 г. и действовал вплоть до вступления в силу части четвертой ГК РФ. Его новеллы имели чрезвычайно важное значение в тот переходный период: именно им была впервые введена охрана полезных моделей, за работодателем было закреплено исключительное право на служебные объекты, были предусмотрены особенности рассмотрения споров в административном порядке, функции Высшей патентной палаты и др.
--------------------------------
<1> Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. N 42. Ст. 2319.
С 1 января 2009 г. Патентный закон РФ утратил силу, практически все вопросы, включая процедурные нормы о государственной регистрации объектов патентного права, договоры о распоряжении исключительными правами на них, урегулированы в настоящее время ГК РФ.
Во исполнение гл. 72 ГК РФ принято более двух десятков федеральных законов и подзаконных актов как Правительством РФ, так и Министерством образования и науки РФ, в ведении которого находятся вопросы, связанные с регистрацией объектов патентного права <1>. Перечислим некоторые из них.
--------------------------------
<1> См., в частности, подп. 5.2.23.21, 5.2.23.23 Положения о Министерстве образования и науки РФ, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 15 июня 2004 г. N 280 // Собрание законодательства РФ. 2004. N 25. Ст. 2562.
Поскольку в большинстве своем взаимодействие правообладателей и Роспатента осуществляется через патентных поверенных, то одним из наиболее важных является Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. N 316-ФЗ "О патентных поверенных" <1>, который впервые определил статус патентных поверенных на уровне федерального закона, требования к патентным поверенным, установил порядок их аттестации и регистрации, а также права, обязанности и ответственность патентных поверенных.
--------------------------------
<1> Собрание законодательства РФ. 2009. N 1. Ст. 24.
В числе подзаконных актов можно выделить Постановления Правительства РФ от 2 октября 2004 г. N 514 "О федеральных органах исполнительной власти и Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", уполномоченных рассматривать заявки на выдачу патента на секретные изобретения" <1>, от 24 декабря 2007 г. N 928 "О порядке проведения проверки наличия в заявках на выдачу патента на изобретение или полезную модель, созданные в Российской Федерации, сведений, составляющих государственную тайну" <2>, от 10 декабря 2008 г. N 941 "Об утверждении Положения о патентных и иных пошлинах за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, с государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на наименование места происхождения товара, а также с государственной регистрацией перехода исключительных прав к другим лицам и договоров о распоряжении этими правами" <3>, распоряжение Правительства РФ от 1 декабря 2008 г. N 1791-р "О реорганизации федерального государственного учреждения "Федеральный институт промышленной собственности Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам" и федерального государственного учреждения "Палата по патентным спорам Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам" <4>, Приказы Минобрнауки России от 12 декабря 2007 г. N 346 "Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по осуществлению ведения реестров зарегистрированных объектов интеллектуальной собственности, публикации сведений о зарегистрированных объектах интеллектуальной собственности, поданных заявках и выданных по ним патентах и свидетельствах, о действии, прекращении действия и возобновлении действия правовой охраны в отношении объектов интеллектуальной собственности, передаче прав на охраняемые объекты, об официальной регистрации объектов интеллектуальной собственности" <5>, от 29 октября 2008 г. N 321 "Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по регистрации договоров о предоставлении права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, охраняемые программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем, а также договоров коммерческой концессии на использование объектов интеллектуальной собственности, охраняемых в соответствии с патентным законодательством Российской Федерации" <6>, от 29 октября 2008 г. N 322 "Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по осуществлению в установленном порядке продления срока действия патента на изобретение, относящееся к средствам, для применения которых требуется получение разрешения уполномоченного на это органа в соответствии с законодательством Российской Федерации, срока действия патента на промышленный образец, свидетельства (патента) на полезную модель, свидетельства о регистрации товарного знака, знака обслуживания, свидетельства на право пользования наименованием места происхождения товара, а также восстановления действия патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, прекращенного в связи с неуплатой в установленный срок пошлины за поддержание его в силе" <7>, от 29 октября 2008 г. N 325 "Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на промышленный образец и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на промышленный образец" <8>, от 29 октября 2008 г. N 326 "Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на полезную модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на полезную модель" <9>, от 29 октября 2008 г. N 327 "Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение" <10>.
--------------------------------
<1> Собрание законодательства РФ. 2004. N 41. Ст. 4046.
<2> Собрание законодательства РФ. 2007. N 53. Ст. 6624.
<3> Собрание законодательства РФ. 2008. N 51. Ст. 6170.
<4> Там же. N 50. Ст. 5984.
<5> Российская газета. 25.06.2008. N 134.
<6> Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2009. N 22.
<7> Там же. N 26.
<8> Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2008. N 50.
<9> Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2009. N 10.
<10> Там же. N 21.
Немаловажное значение имеют акты Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатента) - федерального органа исполнительной власти, на который в соответствии с Указом Президента РФ от 9 марта 2004 г. N 314 "О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти" <1>, Постановлением Правительства РФ от 7 апреля 2004 г. N 178 "Вопросы Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам" <2> возложены функции по государственной регистрации объектов патентного права. В числе актов Роспатента Приказ от 31 марта 2009 г. N 48 "Об утверждении рекомендаций по вопросам экспертизы заявок на промышленные образцы" <3>, Правила подачи и рассмотрения заявления патентообладателя о предоставлении права на открытую лицензию и публикации сведений о таком заявлении, утвержденные Роспатентом 30 ноября 1994 г. <4>, информационное сообщение от 20 мая 2009 г. N 4 "По вопросу о регистрации товарных знаков и промышленных образцов, содержащих олимпийскую символику" <5>, информационные письма от 26 мая 2008 г. N 10/37-270/23 "Об исчислении сроков действия исключительных прав на полезную модель и промышленный образец" <6>, от 25 июня 2008 г. "О выплате вознаграждений авторам служебных изобретений, полезных моделей, промышленных образцов" <7>.
--------------------------------
<1> Собрание законодательства РФ. 2004. N 11. Ст. 945.
<2> Собрание законодательства РФ. 2004. N 15. Ст. 1471.
<3> СПС "КонсультантПлюс".
<4> Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств РФ. 1995. N 3.
<5> Патенты и лицензии. 2009. N 6.
<6> Патенты и лицензии. 2008. N 7.
<7> Там же. N 8.
Некоторые акты, принятые до 1 января 2008 г., не утратили свою силу и применяются при условии непротиворечия их части четвертой ГК РФ, в частности Приказы Роспатента от 11 октября 2005 г. N 121 "Об утверждении Временных методических рекомендаций по вопросам отнесения заявленных решений к охраняемым в качестве полезных моделей" <1>, от 4 июля 2007 г. N 69 "Об утверждении Рекомендаций по вопросам экспертизы заявок на секретные изобретения" <2>.
--------------------------------
<1> Патенты и лицензии. 2005. N 12.
<2> СПС "КонультантПлюс".
Многочисленны международные договоры в рассматриваемой сфере, например: Парижская конвенция по охране промышленной собственности 1883 г., Локарнское соглашение, устанавливающее международную классификацию промышленных образцов, 1968 г., Договор о патентной кооперации 1970 г. <1>, Страсбургское соглашение о международной патентной классификации 1971 г., Европейская патентная конвенция 1973 г., Конвенция о европейском патенте для Общего рынка 1975 г., Евразийская патентная конвенция 1994 г. <2>, Директива ЕС от 6 июля 1998 г. N 98/44 "О правовой охране биотехнологических изобретений" и др.
--------------------------------
<1> Ратифицирован Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 декабря 1977 г. N 6758-IX "О ратификации Договора о патентной кооперации" // Ведомости Верховного Совета СССР. 1978. N 1. Ст. 2.
<2> Ратифицирована Федеральным законом от 1 июня 1995 г. N 85-ФЗ "О ратификации Евразийской патентной конвенции" // Собрание законодательства РФ. 1995. N 23. Ст. 2170.
Важное значение имеет и формирующаяся судебная практика, прежде всего информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13 декабря 2007 г. N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности" <1>, Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26 апреля 2007 г. N 14 "О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака" <2>, Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26 марта 2009 г. "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" <3>.
--------------------------------
<1> Вестник ВАС РФ. 2008. N 2.
<2> Российская газета. 05.05.2007. N 95.
<3> Российская газета. 22.04.2009. N 70.
Единственное изменение в гл. 72 ГК РФ было внесено Федеральным законом от 1 декабря 2007 г. N 318-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" <1>, оно связано с расширением перечня органов, в которые подаются заявки на выдачу патента на секретное изобретение за счет государственной корпорации "Росатом" (п. 2 ст. 1401 ГК).
--------------------------------
<1> Собрание законодательства РФ. 2007. N 49. Ст. 6079.
Однако законодательство не стоит на месте, и 7 октября 2009 г. Президентом РФ была утверждена Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации, разработанная в соответствии с Указом Президента РФ N 1108 "О совершенствовании Гражданского кодекса Российской Федерации" <1>.
--------------------------------
<1> Собрание законодательства РФ. 2008. N 29 (ч. 1). Ст. 3482.
Наряду с общими положениями ГК РФ, которым посвящена наиболее значительная часть Концепции, в ней затрагиваются отдельные проблемы законодательства об интеллектуальной собственности, в том числе об объектах патентного права.
Так, например, в Концепции рассматривается проблема определения объема охраны в отношении патента на промышленный образец, который устанавливается на основе совокупности его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца. При расхождении между существенными признаками, выявленными при ознакомлении с внешним видом изделия, и существенными признаками, приведенными в перечне существенных признаков, т.е. при наличии противоречия между словесными и изобразительными подходами при определении охраноспособности промышленного образца, законодательством не дается ответа на вопрос о том, что должно иметь приоритет.
Указанные недостатки свидетельствуют о слабой эффективности регистрации промышленных образцов при защите от подделок. В связи с этим Концепцией предлагается отказаться от применения словесного перечня существенных признаков промышленного образца и определять объем правовой охраны таких образцов прежде всего по изображению внешнего вида изделия.
Другая проблема заключается в явочном порядке государственной регистрации полезных моделей. "Отсутствие обязательной процедуры проверки патентоспособности полезной модели, - указывает А.А. Маковский во вступительной статье к одному из изданий Концепции, - на практике влечет значительное число споров между обладателями прав на тождественные модели. Заметна также тенденция роста числа нарушений интересов добросовестных производителей изделий, в которых использованы известные (не новые) разработки, действиями недобросовестных лиц, получающих патенты на полезные модели в отношении таких разработок" <1>. Вышеперечисленные и другие проблемы рассматриваются в настоящем издании, охватывающем восемь параграфов гл. 72 ГК РФ, а именно:
--------------------------------
<1> Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации. М.: Статут, 2009. С. 145 - 146.
§ 1 - Основные положения;
§ 2 - Патентные права;
§ 3 - Распоряжение исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец;
§ 4 - Изобретение, полезная модель и промышленный образец, созданные в связи с выполнением служебного задания или при выполнении работ по договору;
§ 5 - Получение патента;
§ 6 - Прекращение и восстановление действия патента;
§ 7 - Особенности правовой охраны и использования секретных изобретений;
§ 8 - Защита прав авторов и патентообладателей.
* * *
Представленное издание является очередной книгой в серии постатейных комментариев к отдельным главам Гражданского кодекса Российской Федерации и содержит комментарии к гл. 72 разд. VII части четвертой Гражданского кодекса РФ, подготовленные с учетом изменений в законодательстве и судебной практики на 1 мая 2010 г.
П.В.Крашенинников
18 декабря 2006 года N 230-ФЗ
ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Глава 72. ПАТЕНТНОЕ ПРАВО
§ 1. Основные положения
Статья 1345. Патентные права
Комментарий к статье 1345
1. Комментируемая статья открывает гл. 72 ГК РФ, посвященную патентному праву. Патентное право можно рассматривать как в объективном, так и в субъективном смысле. В объективном смысле патентное право представляет собой подотрасль гражданского права, регулирующую имущественные и личные неимущественные отношения, объектами которых являются изобретения, полезные модели и промышленные образцы. В субъективном смысле патентное право - это интеллектуальные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы. Учитывая, что патентное право охватывает нормы не только частного права, но и публичного, прежде всего процедурные нормы о государственной регистрации изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, это право условно можно рассматривать и как комплексную отрасль законодательства.
2. Часть четвертая Гражданского кодекса РФ ввела понятие "интеллектуальные права" в противовес понятию "вещные права на материальные объекты". В соответствии со ст. 1226 ГК РФ интеллектуальные права включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных Кодексом, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и др.).
На изобретения, полезные модели и промышленные образцы не распространяется режим вещных прав, на них распространяются интеллектуальные права.
Наряду с исключительным правом ГК РФ устанавливает личное неимущественное право - право авторства, а также иные права, а именно право на получение патента и право на вознаграждение за использование служебного объекта.
Указанные права принадлежат одному лицу, если оно является одновременно автором и патентообладателем.
3. Исключительное право на изобретение (см. ст. 1350 ГК и комментарий к ней), полезную модель (см. ст. 1351 ГК и комментарий к ней) или промышленный образец (см. ст. 1352 ГК и комментарий к ней) принадлежит патентообладателю в соответствии со ст. 1229 настоящего Кодекса и охватывает их использование любым не противоречащим закону способом, в том числе способами, предусмотренными п. п. 2 и 3 ст. 1358 ГК РФ. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец (см. комментарий к ст. 1358 ГК).
Право авторства является личным неимущественным правом, оно необоротоспособное, носящее абсолютный характер, и лицами, не являющимися авторами, может лишь защищаться. Это право может принадлежать нескольким лицам, если объект создан в результате совместной творческой деятельности.
Согласно ст. 1357 ГК РФ право на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец первоначально принадлежит автору изобретения, полезной модели или промышленного образца. Право на получение патента является оборотоспособным и может перейти к другому лицу (правопреемнику) или быть ему передано в случаях и по основаниям, которые установлены законом, в том числе в порядке универсального правопреемства или на основании договора, заключенного в письменной форме, в том числе по трудовому договору.
Относительно имущественного характера права на получение патента (права на подачу заявки) в науке не существует однозначного мнения, поскольку, с одной стороны, данное право имеет оборотоспособный характер, с другой стороны, оно возникает еще до того, как будет установлено, что созданный объект отвечает критериям охраноспособности и возникнет исключительное право на охраняемый объект (исключительное право возникает с момента подачи заявки). Иногда в литературе право на подачу заявки рассматривают как исключительное право того лица, которое создало соответствующее решение <1>.
--------------------------------
<1> См. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. М.: Проспект, 1996. С. 451.
4. Право на вознаграждение за использование служебного изобретения, полезной модели или промышленного образца конкретизировано в п. 4 ст. 1370 ГК РФ, согласно которому, если работодатель получит патент на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец, либо примет решение о сохранении информации о таких изобретении, полезной модели или промышленном образце в тайне и сообщит об этом работнику, либо передаст право на получение патента другому лицу, либо не получит патент по поданной им заявке по зависящим от него причинам, работник имеет право на вознаграждение. Размер вознаграждения, условия и порядок его выплаты работодателем определяются договором между ним и работником, а в случае спора - судом.
В соответствии с информационным письмом Роспатента от 25 июня 2008 г. "О выплате вознаграждений авторам служебных изобретений, полезных моделей, промышленных образцов" <1> право автора на вознаграждение вытекает из положений ст. 12 Федерального закона от 18 декабря 2006 г. N 231-ФЗ "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", в соответствии с которой положения п. п. 1, 3 и 5 ст. 32, ст. ст. 33 и 34 Закона СССР от 31 мая 1991 г. N 2213-1 "Об изобретениях в СССР", п. 3 ст. 21, п. п. 1 и 3 ст. 22 и ст. 23 Закона СССР от 10 июля 1991 г. N 2328-1 "О промышленных образцах" о льготах и материальном стимулировании применяются на территории Российской Федерации до принятия законодательных актов Российской Федерации о развитии изобретательства и художественно-конструкторского творчества.
--------------------------------
<1> Патенты и лицензии. 2008. N 8.
Так, указанными нормами установлено, что вознаграждение за использование изобретения в течение срока действия патента выплачивается автору на основе договора работодателем, получившим патент, или его правопреемником в размере не менее 15% прибыли (соответствующей части дохода), ежегодно получаемой патентообладателем от его использования, а также не менее 20% выручки от продажи лицензии без ограничения максимального размера вознаграждения.
Вознаграждение за использование изобретения, полезный эффект от которого не выражается в прибыли или доходе, выплачивается автору в размере не менее 2% от доли себестоимости продукции (работ и услуг), приходящейся на данное изобретение.
Вознаграждение за использование промышленного образца в течение срока действия патента выплачивается автору на основе договора с работодателем или его правопреемником в размере не менее пятикратного размера минимальной заработной платы за каждый полный или неполный год использования, а также не менее 20% выручки от продажи лицензии без ограничения максимального размера вознаграждения.
При этом вознаграждение должно выплачиваться автору не позднее трех месяцев после истечения каждого года использования и не позднее трех месяцев после поступления выручки от продажи лицензии. За несвоевременную выплату вознаграждения патентообладатель, виновный в этом, уплачивает автору за каждый день просрочки пеню в размере 0,04% суммы, причитающейся к выплате.
Статья 1346. Действие исключительных прав на изобретения, полезные модели и промышленные образцы на территории Российской Федерации
Комментарий к статье 1346
1. В комментируемой статье конкретизирован принцип территориального действия исключительного права применительно к изобретениям, полезным моделям и промышленным образцам.
Исключительное право на указанные объекты возникает либо на основании государственной регистрации федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в соответствии со ст. 1353 ГК РФ, либо на основании патента, действующего на территории РФ в силу международного договора, в котором участвует Российская Федерация.
2. Основным международным договором в сфере промышленной собственности является Парижская конвенция по охране промышленной собственности 1883 г., неоднократно пересматривавшаяся. В настоящее время участниками Конвенции являются более 100 государств, в том числе и Российская Федерация.
В целях унификации правил подачи патентных заявок и уменьшения пошлин на патентование в 1970 г. в Вашингтоне был заключен Договор о патентной кооперации (РСТ), в соответствии с которым допускается подача международной заявки в тех случаях, когда заявитель желает обеспечить охрану в нескольких странах.
Однако ни Парижская конвенция, ни Договор РСТ не предусматривают возможности получения единого патента, действующего на территории всех стран - участниц Конвенции, в том числе Российской Федерации.
К международным договорам, в соответствии с которыми патент, выданный не Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, является основанием для охраны исключительного права на территории Российской Федерации, относится прежде всего Евразийская патентная конвенция (Москва, 1994 г.), в которой участвуют Республика Армения, Азербайджанская Республика, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Киргизская Республика, Республика Молдова, Российская Федерация, Республика Таджикистан и Туркменистан.
Патент, выдаваемый патентным ведомством в рамках единой патентной системы, действует на территории всех договаривающихся государств, т.е. такой патент может быть выдан, передан или аннулирован на территории всех договаривающихся государств.
С 1 января 1996 г. Евразийское патентное ведомство, учрежденное в соответствии с Евразийской патентной конвенцией, принимает евразийские заявки на изобретения и выдает евразийские патенты, имеющие единый характер действия после их выдачи на территории всех государств - участников данной Конвенции.
Статья 1347. Автор изобретения, полезной модели или промышленного образца
Комментарий к статье 1347
1. Нормы комментируемой статьи корреспондируют со ст. 1228 ГК РФ, согласно которой автором результата интеллектуальной деятельности признается гражданин, творческим трудом которого создан такой результат.
Не признаются авторами результата интеллектуальной деятельности граждане, не внесшие личного творческого вклада в создание такого результата, в том числе оказавшие его автору только техническое, консультационное, организационное или материальное содействие или помощь либо только способствовавшие оформлению прав на такой результат или его использованию, а также граждане, осуществлявшие контроль за выполнением соответствующих работ. Так, техническое содействие может заключаться в изготовлении чертежей и образцов, выполнении расчетов, оформлении документации, проведении опытной проверки и т.п.
2. Автором может быть любое лицо независимо от обладания полной дееспособностью. Однако до 14 лет авторы не могут самостоятельно осуществлять принадлежащие им права, что предусмотрено ст. 26 ГК РФ, за них все необходимые действия осуществляют законные представители. Автором объекта патентного права может быть как полностью дееспособное, так и недееспособное или ограниченное в дееспособности лицо. От имени недееспособных права автора осуществляет законный представитель. Гражданин, ограниченный в дееспособности, совершает юридические действия с согласия попечителя. Автором может выступать как гражданин РФ, так и иностранный гражданин, лицо без гражданства. Как неоднократно отмечалось, по всему тексту ГК РФ термин "гражданин" используется как синоним термина "физическое лицо", что следует из названия гл. 3 "Граждане (физические лица)", а также абз. 4 п. 1 ст. 2 ГК РФ, согласно которому правила, установленные гражданским законодательством, применяются к отношениям с участием иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц, если иное не предусмотрено федеральным законом.
Право признаваться автором не зависит от выдачи патента на изобретение, данное право возникает у гражданина в силу самого факта создания его творческим трудом соответствующего результата интеллектуальной деятельности.
При возникновении спора об авторстве изобретения, полезной модели, промышленного образца такой спор в соответствии со ст. 1406 ГК РФ рассматривается судом. Подведомственность этих споров относится к судам общей юрисдикции.
3. Согласно подп. 1 п. 2 ст. 1375 ГК РФ заявление о выдаче патента должно содержать информацию с указанием автора изобретения и лица, на имя которого испрашивается патент, а также места жительства или места нахождения каждого из них. Согласно подп. 4 п. 1 ст. 1398 ГК РФ выдача патента с указанием в нем в качестве автора лица, не являющегося таковым, или без указания в патенте в качестве автора лица, являющегося таковым, влечет признание патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец недействительным полностью или частично.
В том случае, если в качестве лица, на имя которого испрашивается патент, выступает юридическое лицо или публично-правовое образование, автор и патентообладатель совпадать не могут. В качестве автора должно быть указано физическое лицо.
В соответствии со ст. 4.ter Парижской конвенции по охране промышленной собственности изобретатель имеет право быть названным в качестве такового в патенте. Законодательством не предусмотрено право лица, на имя которого испрашивается патент, не указывать имени автора. Лишь абз. 2 п. 1 ст. 1385 ГК РФ предусматривает право автора изобретения отказаться быть упомянутым в качестве такового в публикуемых сведениях о заявке на изобретение.
4. В отношении служебных объектов патентного права в заявке в качестве автора указывается работник, чьим творческим трудом создан данный объект (ст. 1370 ГК).
Статья 147 УК РФ устанавливает уголовную ответственность за присвоение авторства, если это деяние причинило крупный ущерб, в виде штрафа в размере до 200 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо обязательных работ на срок от 180 до 240 часов, либо лишения свободы на срок до двух лет.
5. Фигура автора, не совпадающая с патентообладателем, имеет важное значение в патентных отношениях при:
- определении права авторства, которое принадлежит только физическому лицу, чьим творческим трудом создан объект патентного права;
- определении первоначального субъекта, которому принадлежит право на получение патента;
- реализации права на публичное предложение заключить договор об отчуждении патента на изобретение;
- реализации прав работника - автора служебного объекта, в том числе права на получение вознаграждения;
- реализации автором права на вознаграждение в отношении объекта патентного права, созданного при выполнении работ по договору, при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту, а также в отношении промышленного образца, созданного по заказу.
Статья 1348. Соавторы изобретения, полезной модели или промышленного образца
Комментарий к статье 1348
1. Соавторством признается творческая совместная деятельность нескольких физических лиц по созданию результата интеллектуальной деятельности. Для признания соавторства не имеет существенного значения, кто из соавторов внес больший вклад, а также работали ли соавторы в одно и то же время или в разное, находились ли они в непосредственном контакте при работе над изобретениями. Не признаются авторами результата интеллектуальной деятельности граждане, не внесшие личного творческого вклада в создание такого результата, в том числе оказавшие его автору только техническое, консультационное, организационное или материальное содействие или помощь либо только способствовавшие оформлению прав на такой результат или его использованию, а также граждане, осуществлявшие контроль за выполнением соответствующих работ (абз. 2 п. 1 ст. 1228 ГК). Не являются соавторами лица, которые руководили творческим коллективом, однако сами не принимали творческого участия либо лишь предложили направление создания результата интеллектуальной деятельности, цели его создания. В то же время п. 4 Постановления о патентах на изобретения, утвержденного Постановлением ЦИК и СНК СССР от 12 сентября 1924 г., предусматривалось, что патент может быть выдан также на общее имя нескольких лиц в том случае, когда некоторые из них участвовали в разработке изобретения лишь оказанием существенно необходимой технической помощи, о чем и должно быть указано в патенте.
Отношения соавторства могут возникнуть не только в связи с совместной деятельностью соавторов, но также в связи с подачей разными заявителями заявки на идентичные изобретения, полезные модели или промышленные образцы, если эти заявки имеют одну и ту же дату приоритета. Согласно п. 1 ст. 1393 ГК РФ, если в процессе экспертизы будут установлены указанные обстоятельства, патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть выдан только по одной из таких заявок лицу, определяемому соглашением между заявителями. При выдаче патента по одной из заявок все авторы, указанные в ней, признаются соавторами в отношении идентичных изобретений, полезных моделей или промышленных образцов.
2. Комментируемая статья определяет особенности:
- использования объекта патентного права, созданного в результате соавторства;
- распределения дохода от использования объекта;
- распоряжения исключительным правом на созданный в результате соавторства объект;
- защиты исключительного права на охраняемый объект.
Нормы абз. 1 п. 3 комментируемой статьи отсылают к п. 3 ст. 1229 ГК РФ в части распределения доходов от использования созданного соавторами охраняемого объекта и распоряжения исключительным правом на него. Последнее имеет значение при условии, что соавторы являются патентообладателями. В том случае, если соавторы не являются таковыми, они не могут распорядиться исключительным правом, поскольку им не обладают.
Доходы от совместного использования объекта патентного права распределяются между всеми соавторами поровну, если соглашением между ними не предусмотрено иное.
Распоряжение исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации осуществляется правообладателями совместно.
3. Использование объекта патентного права допускается каждым из соавторов без согласия других соавторов, если иное не установлено соглашением между ними. Использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считаются, в частности:
- ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец;
- совершение названных действий в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом. Если продукт, получаемый запатентованным способом, является новым, идентичный продукт считается полученным путем использования запатентованного способа, поскольку не доказано иное; а также другие способы, предусмотренные п. п. 1 - 3 ст. 1358 ГК РФ.
Такое использование изобретения соавтором имеет значение лишь в тех случаях, когда соавтор является индивидуальным предпринимателем и патентообладателем. Если соавтор не является индивидуальным предпринимателем и использует объект для удовлетворения личных, семейных, домашних или иных не связанных с предпринимательской деятельностью нужд, то такое использование относится к действиям, не являющимся нарушением исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец.
Использование охраняемого объекта юридическим лицом, учредителем или руководителем которого является соавтор, не подпадает под действие п. 2 комментируемой статьи. Так, решением Орехово-Зуевского городского суда Московской области от 24 апреля 2008 г. были удовлетворены требования ряда граждан - соавторов и обладателей прав на изобретения о признании нарушения их исключительных прав ЗАО "Соболевский завод" и о запрете ответчику выпускать генераторы огнетушащего аэрозоля, в которых использованы данные изобретения. Суд сделал вывод, что ЗАО "Соболевский завод" является нарушителем патента, поскольку использовало запатентованные изобретения без согласия правообладателей и без заключения лицензионных договоров, и не согласился с доводами представителя ответчика - генерального директора ЗАО "Соболевский завод" М.Ю. Детина, одного из авторов и обладателей прав на изобретение, охраняемое патентом, о наличии у него права на такое использование, указав, что патент используется не им как физическим лицом, а руководимым им юридическим лицом, не являющимся патентообладателем, без разрешения остальных правообладателей <1>.
--------------------------------
<1> Определение Конституционного Суда РФ от 23 июня 2009 г. N 668-О-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Детина Михаила Юрьевича на нарушение его конституционных прав статьями 10, 11, 13, 14 и 30.1 Патентного закона Российской Федерации".
4. Порядок распоряжения правом на получение патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец осуществляется авторами совместно. Таким образом, для передачи права на получение патента другому лицу необходимо всем соавторам заключить в письменной форме договор об отчуждении права на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец с приобретателем этого права. Иные способы распоряжения данным правом частью четвертой ГК РФ не предусмотрены.
При создании патентоспособного объекта авторами, действующими в рамках служебных функций или служебного задания (ст. 1370 ГК), а также другими авторами, не связанными подобного рода отношениями, между работодателем как обладателем права на получение патента и авторами не возникает отношений соавторства, а работодатель вправе подать заявку и получить патент на свое имя при согласии авторов, не связанных с ним трудовыми обязанностями или служебным заданием, а также с указанием имен всех соавторов.
5. Пункт 4 предусматривает право каждого из соавторов принимать меры по защите своих прав. Таким образом, для защиты нарушенных прав автора согласие на обращение в суд других соавторов не требуется. При этом речь идет о любых патентных правах (ст. 1345 ГК), в том числе об исключительном праве (если автор является одновременно патентообладателем), о личных неимущественных правах, иных правах, в числе которых право на получение патента, право на вознаграждение за использование служебного изобретения, полезной модели или промышленного образца.
Статья 1349. Объекты патентных прав
Комментарий к статье 1349
1. Объектами патентного права, как ранее и предусмотрено Патентным законом РФ и соответствует Парижской конвенции об охране промышленной собственности, являются изобретения, полезные модели и промышленные образцы.
Объекты патентного права имеют следующие особенности:
- носят нематериальный характер;
- являются результатами творческой деятельности;
- имеют значение в научно-технической сфере или сфере художественного конструирования;
- обладают признаком новизны;
- подлежат обязательной государственной регистрации и без таковой не являются охраняемыми объектами и другие особенности.
Каждый из объектов патентного права имеет определенную специфику, в частности специфику охраноспособных признаков, видов решений, которым предоставляется охрана в качестве указанных объектов, сроков действия патента, требований к заявке, регистрации объектов и т.д.
Так, в отношении полезных моделей в отличие от изобретений не проводится экспертиза по существу, а порядок государственной регистрации носит явочный характер и направлен на упрощение процедуры закрепления прав на эти результаты интеллектуальной деятельности. Как отмечается в Концепции развития гражданского законодательства, "отсутствие обязательной процедуры проверки патентоспособности полезной модели на практике влечет значительное число споров между обладателями прав на тождественные модели. Имеет место тенденция роста числа нарушений интересов добросовестных производителей изделий, в которых использованы известные (не новые) разработки, действиями недобросовестных лиц, получающих патенты на полезные модели в отношении таких разработок. В целях предупреждения подобного поведения предлагается ввести правило о том, что защита исключительного права на полезную модель будет осуществляться при условии подтверждения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности патентоспособности полезной модели (на основании экспертизы по существу, проводимой по ходатайству правообладателя)".
2. Пункты 2, 3 комментируемой статьи устанавливают особенности правового режима секретных объектов патентного права. Так, секретные изобретения в отличие от полезных моделей и промышленных образцов могут представлять собой объект исключительного права с учетом ст. ст. 1401 - 1405 ГК РФ, а также специальных нормативных правовых актов, к которым относятся, например, Постановления Правительства РФ от 24 декабря 2007 г. N 928 "О порядке проведения проверки наличия в заявках на выдачу патента на изобретение или полезную модель, созданные в Российской Федерации, сведений, составляющих государственную тайну" <1>, от 2 октября 2004 г. N 514 "О федеральных органах исполнительной власти и Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", уполномоченных рассматривать заявки на выдачу патента на секретные изобретения" <2> (далее - Постановление Правительства РФ от 2 октября 2004 г. N 514) и др.
--------------------------------
<1> Собрание законодательства РФ. 2007. N 53. Ст. 6624.
<2> Собрание законодательства РФ. 2004. N 41. Ст. 4046.
К иным правовым актам в соответствии с п. 6 ст. 3 ГК РФ относятся указы Президента РФ и постановления Правительства РФ, акты федеральных органов исполнительной власти, в том числе акты Минобрнауки России, Роспатента.
Секретными изобретениями являются такие изобретения, которые содержат сведения, составляющие государственную тайну. Закон РФ от 21 июля 1993 г. N 5485-1 "О государственной тайне" <1> (далее - Закон о государственной тайне) определяет перечень сведений, составляющих государственную тайну, в который входят, в частности, сведения о разработке, технологии, производстве ядерных боеприпасов, их составных частей, делящихся ядерных материалов, тактико-технических характеристиках и возможностях боевого применения образцов вооружения и военной техники, свойствах, рецептурах или технологиях производства новых видов ракетного топлива или взрывчатых веществ военного назначения и т.д.
--------------------------------
<1> Собрание законодательства РФ. 1997. N 41. Ст. 8220 - 8235.
Специфика правового режима секретных изобретений состоит в следующем:
- заявки рассматриваются уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, государственной корпорацией "Росатом" в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 2 октября 2004 г. N 514;
- публикация сведений о засекреченной заявке на изобретение не производится;
- к заявкам на изобретение не применяются нормы о преобразовании заявки на изобретение в заявку на полезную модель;
- в отношении секретного изобретения не допускаются публичное предложение заключить договор об отчуждении патента и заявление об открытой лицензии;
- принудительная лицензия в отношении секретного изобретения не предоставляется;
- обращение взыскания на исключительное право на секретное изобретение не допускается;
- не является нарушением исключительного права обладателя патента на секретное изобретение использование секретного изобретения лицом, которое не знало и не могло на законных основаниях знать о наличии патента на данное изобретение, и др.
3. В п. 4 комментируемой статьи унифицированы положения о результатах интеллектуальной деятельности, которые не могут быть изобретениями, полезными моделями и промышленными образцами. Это такие решения, которые противоречат общественным интересам, принципам гуманности и морали.
Во многих странах в настоящее время запрещено патентование исследований в области клонирования. Представители 13 стран - участниц Совета Европы в январе 1998 г. подписали соглашение, запрещающее клонирование человека, но допускающее клонирование клеток в исследовательских целях <1>. Директива ЕС от 6 июля 1998 г. N 98/44 "О правовой охране биотехнологических изобретений" устанавливает отдельные виды ограничений на патентование способов клонирования животных, противоречащих принципам гуманности.
--------------------------------
<1> Правовая охрана интеллектуальной собственности в США / Сост. Л.Г. Кравец. М., 2001. С. 26.
Федеральным законом от 20 мая 2002 г. N 54-ФЗ "О временном запрете на клонирование человека" введен запрет клонирования человека на пять лет. В соответствии со ст. 2 данного Закона клонирование человека представляет собой создание человека, генетически идентичного другому живому или умершему человеку, путем переноса в лишенную ядра женскую половую клетку ядра соматической клетки человека. Действие ограничения, установленного названным актом, истекло 23 июня 2007 г.
4. Как отмечается в п. 47 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26 марта 2009 г. "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", выявление в рамках экспертизы заявки на изобретение, полезную модель или промышленный образец невозможности патентуемого способа или решения быть объектом патентных прав в силу п. 4 ст. 1349 ГК РФ (в частности, выявление того, что патентуемое решение противоречит общественным интересам, принципам гуманности и морали) служит самостоятельным основанием для отказа в выдаче патента.
В качестве примера решений, противоречащих общественным интересам, можно назвать промышленные образцы, представляющие собой художественно-конструкторские решения, воспроизводящие, имитирующие или включающие элементы, тождественные или сходные до степени смешения с олимпийскими и (или) паралимпийскими символами (наименования "Олимпийский", "Олимпиада", "Сочи 2014", "Olympic", "Olympian", "Olympiad", "Olympic Winter Games", "Olympic Games", "Sochi 2014" и образованные на их основе слова и словосочетания, а также олимпийские символ, огонь, факел, флаг, гимн, девиз, эмблемы и символы предыдущих Олимпийских игр; под паралимпийской символикой понимаются наименования "Паралимпийский", "Паралимпиада", "Paralympic", "Paralympian", "Paralympiad", "Paralympic Winter Games", "Paralympic Games" и образованные на их основе слова и словосочетания, а также паралимпийские символ, огонь, факел, флаг, гимн, девиз, эмблемы и символы предыдущих Паралимпийских игр). Такие решения следует относить к решениям, противоречащим общественным интересам, руководствуясь при этом ст. 6.ter и 6.quinquies Парижской конвенции по охране промышленной собственности и Федеральным законом от 1 декабря 2007 г. N 310-ФЗ "Об организации и о проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитии города Сочи как горноклиматического курорта и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" <1>. Как отмечается в информационном сообщении Роспатента от 20 мая 2009 г. N 4 "По вопросу о регистрации товарных знаков и промышленных образцов, содержащих олимпийскую символику" <2>, исходя из положений указанных документов и подп. 4 п. 4 ст. 1349 ГК РФ не могут быть объектами патентных прав решения, противоречащие общественным интересам.
--------------------------------
<1> Собрание законодательства РФ. 2007. N 49. Ст. 6071.
<2> Патенты и лицензии. 2009. N 6.
Пунктом 9.5 Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на промышленный образец и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на промышленный образец в рамках конкретизации п. 4 комментируемой статьи отмечены ограничения для решений, которые могут быть заявлены в качестве промышленных образцов, как противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали, а именно для решений, которые:
- оскорбляют человеческое достоинство, национальные или религиозные чувства, имеют непристойное, жаргонное или циничное содержание или способны вызвать ассоциации с чем-либо, имеющим непристойное, жаргонное или циничное содержание;
- определяют внешний вид изделий, противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали;
- способны ввести в заблуждение пользователя изделия в отношении производителя, и (или) места производства изделия, и (или) товара, для которого изделие служит, в частности, тарой, упаковкой, эмблемой, этикеткой.
Статья 1350. Условия патентоспособности изобретения
Комментарий к статье 1350
1. В комментируемой статье дается прежде всего общее понятие изобретения, которое определяется как техническое решение в любой области деятельности, в частности в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях экономики или социальной сфере. Из определения следует, что изобретением признается техническое решение. Следовательно, изобретением не могут быть идея, рекомендация по направлению возможных исследований, конкретные теоретические выводы, предложения и т.д. В законе четко указывается, что изобретение - это конкретное техническое решение задачи. Решение включает в себя ясное, детальное описание, расчет, схему, план, если необходимо, то формулу и другие обязательные характеристики предмета, на основании которых реально может быть создан материальный объект (устройство).
Изобретение как техническое решение конкретной задачи может быть использовано, например, в медицине, хотя задача сама по себе не является технической, но решается она с помощью технического устройства. И давно известно, что в медицине с помощью конкретных приборов, аппаратов осуществляется обследование больного, устанавливается диагноз (вид заболевания), на основании которого и возможно соответствующее лечение.
Изобретение как вид технического устройства широко применимо и в такой области, как создание музыкальных инструментов. Общеизвестно, что струнные, духовые, клавишные музыкальные инструменты имеют свою длительную историю развития и совершенствования, а музыкальные инструменты разных национальностей нашей страны отличаются своеобразием.
Наиболее распространенные изобретения как технические решения задачи применяются в области промышленности, в том числе в машиностроении, авиационной промышленности, судостроении, оборонной промышленности, сельском хозяйстве и т.д.
Изобретение как техническое решение задачи возможно при создании нового вещества. При этом в документации должны быть указаны составные материалы этого вещества, их пропорции, способ смешения или соединения химическим путем и целевое назначение данного вещества. На практике существуют разные растворы, смеси, суспензии, эмульсии, создание которых всегда означает разрешение конкретной задачи в сфере производства, здравоохранении и т.д.
Изобретение как техническое решение конкретной задачи возможно в виде нового способа как технологического процесса, который характеризуется последовательностью совершения определенных действий, температурным режимом, временем обработки, невесомостью и др.
2. Все указанные виды технического решения задач могут быть признаны изобретениями, если они соответствуют требованиям, предусмотренным в данной статье. К этим требованиям относятся:
а) новизна технического решения;
б) наличие изобретательского уровня;
в) промышленная применимость.
Новизна технического решения обусловлена творческой деятельностью изобретателя. Творческий процесс индивидуален и всегда предполагает необходимый объем знаний в области конкретного вида производства, иной сферы экономического, социального, культурного развития. Изобретательское творчество тесно связано с развитием науки в любой отрасли знаний. Научные открытия, например в области медицины, вызывают потребность технического решения по созданию нового устройства (прибора), или способа для лечения (процедура), или вещества (лекарственного средства).
Новизна изобретения проверяется на мировом уровне. Поэтому для признания технического решения изобретением необходима проверка всех имеющихся сведений о выдаче патентов как правоохранительных документов изобретений во всех цивилизованных странах. Подобные сведения публикуются в бюллетенях ежегодно и являются общедоступными для специалистов любой области деятельности. Техническое решение должно быть признано изобретением в установленном законом порядке. Важным фактом для этого является приоритет изобретения, с которым тесно связан вопрос новизны технического решения. Для этого учитываются любые сведения об изобретениях, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.
Если информация, относящаяся к изобретению, раскрыта автором изобретения или любым лицом, в результате чего сведения о сущности изобретения стали общедоступными, то это обстоятельство не препятствует признанию новизны изобретения, если заявка на выдачу патента на изобретение подана в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение шести месяцев со дня раскрытия информации. Бремя доказывания указанного срока лежит на заявителе (на том, кто подает заявку). Подобные ситуации возможны, когда, например, вновь созданное техническое решение внедряется в производство конкретного предприятия с целью проверки практического эффекта по использованию изобретения.
Изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники, отсюда и новое решение конкретной технической задачи характеризуется как важный прорыв в технике, технологии, производстве и других конкретных направлениях развития технической мысли.
Изобретение должно быть промышленно применимо. Это означает, очевидно, высокую степень полезности изобретения. В зависимости от сущности решения технической задачи внедрение изобретения может дать ускорение производства, его удешевление, повышение качества продукции и многие другие положительные результаты. При наличии эффективности изобретения возникает интерес во внедрении, использовании изобретения в соответствующей области деятельности человека. Поэтому в Патентном законе указано, что изобретение может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или социальной сфере.
3. В п. 5 комментируемой статьи названы объекты творческой деятельности, не относящиеся к объектам патентного права, поскольку они не выступают техническими решениями. Особо названы объекты, не являющиеся изобретениями, так как они относятся к особым объектам интеллектуальных прав.
Статья 1351. Условия патентоспособности полезной модели
Комментарий к статье 1351
1. До принятия Патентного закона полезные модели охранялись как рационализаторские предложения (в отличие от полезных моделей рационализаторские предложения обладали новизной лишь в пределах определенного предприятия). Полезные модели названы в качестве охраняемых объектов в Парижской конвенции об охране промышленной собственности 1883 г., однако они охраняются не во всех странах. Так, например, охрана полезным моделям предоставляется в Германии, Италии, Испании, Португалии, Японии и не предоставляется в США, Великобритании и Канаде.
2. Порядок определения соответствия заявленного объекта требованиям, предъявляемым к полезным моделям, предусмотрен в Приказе Минобрнауки России от 29 октября 2008 г. N 326 "Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на полезную модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на полезную модель" <1>, Приказе Роспатента от 11 октября 2005 г. N 121 "Об утверждении Временных методических рекомендаций по вопросам отнесения заявленных решений к охраняемым в качестве полезных моделей" (далее - Приказ Роспатента от 11 октября 2005 г. N 121) <2>.
--------------------------------
<1> Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2009. N 10.
<2> Патенты и лицензии. 2005. N 12.
3. В п. 1 комментируемой статьи предусмотрено, что в качестве полезных моделей охраняются только такие технические решения, которые относятся к устройству, с учетом ограничений, предусмотренных в п. 5 комментируемой статьи, а также в п. п. 3, 4 ст. 1349 ГК РФ.
Понятие "устройство" толкуется по-разному. Приказ Роспатента от 11 октября 2005 г. N 121 использует слово "устройство" в значении "расположение, соотношение частей, конструкция чего-нибудь" и "техническое сооружение, механизм, машина, прибор".
Под устройством применительно к полезной модели понимают техническое сооружение, механизм, машину, прибор, вещь, набор устройств, каждое из которых имеет свое назначение, а вместе они выполняют общее назначение, реализация которого невозможна при отдельном применении компонентов набора (например, набор хирургических инструментов для проведения определенной операции, набор устройств для ловли раков и т.п.), а также изделия типа многослойных материалов, волокон, электродов, гранул с оболочкой и т.п.
Нет необходимости в том, чтобы родовое понятие, являющееся признаком полезной модели, непременно содержало слова "устройство", "конструкция" или "изделие". Если в формуле охарактеризован, например, "ультразвуковой излучатель" или "установка для нанесения покрытия", очевидно, что заявлено устройство.
В случае, когда формула полезной модели начинается, например, со слов "композиция", "способ", "технология получения" и иных подобных слов и характеризуется признаками, присущими веществу или способу, заявленный объект не может быть отнесен к охраняемым в качестве полезной модели. По таким заявкам выносится решение об отказе в выдаче патента.
Если же формула полезной модели начинается со слов "композиция", "способ", "технология получения" и иных подобных слов и характеризуется наряду с признаками, присущими веществу или способу, признаками устройства, эксперт вправе предложить заявителю откорректировать формулу полезной модели, если в рамках первоначального описания и формулы имеются сведения для такой корректировки. От заявителя в таком случае требуются корректировка формулы полезной модели в отношении родового понятия, а также уточнение совокупности существенных признаков, включенных в формулу, чтобы в результате формула полезной модели характеризовала устройство. В ряде случаев может возникнуть необходимость внести в формулировку технического результата изменения, обусловленные изменением формулы. При отказе заявителя от изменения родового понятия по заявке выносится решение об отказе в выдаче патента в связи с тем, что заявка подана на решение, не охраняемое в качестве полезной модели.
На практике встречаются случаи, когда родовое понятие, с которого начинается формула полезной модели, относится к устройству (обычно к изделиям), но при этом характеристика устройства в формуле полезной модели осуществлена с помощью признаков, по крайней мере часть из которых носит "нетехнический" характер (например, относится к смысловому содержанию имеющегося текста, рисунка).
При обнаружении такой ситуации необходимо проанализировать, раскрыто ли в заявке техническое решение, относящееся к устройству, так как для отнесения заявленного решения к охраняемому в качестве полезной модели недостаточно, чтобы только из родового понятия следовало, что заявлено техническое решение.
В отдельных случаях формула полезной модели не позволяет определить, к какому объекту (устройству, способу) относится заявленное предложение. Например: "Для упаковки почтовой корреспонденции предлагается использовать конверт треугольной формы, на передней поверхности которого вблизи угла наносят объемное тиснение или графическое изображение" или "При определении рельефа поверхности почвы поверхность освещают щелевым источником света, расположенным на расстоянии от наблюдателя ниже уровня его взгляда". К признакам устройства относятся, в частности, наличие конструктивного элемента, связи между элементами, взаимного расположения элементов, формы выполнения элемента или устройства в целом, в частности геометрической формы, формы выполнения связи между элементами, параметров, и другие характеристики элемента в их взаимосвязи, материал, из которого выполнен элемент или устройство в целом, среда, выполняющая функцию элемента.
Вывод о том, что заявленный объект не относится к устройству, должен быть основан на рассмотрении объекта как такового в целом в том виде, как он охарактеризован в формуле полезной модели. Объект, на который испрашивается правовая охрана, должен быть определен в родовом понятии, отражающем назначение полезной модели, а также охарактеризован соответствующими признаками, включенными в формулу полезной модели.
4. Пункт 2 раскрывает признак новизны полезной модели. Полезная модель считается соответствующей условию патентоспособности "новизна", если в уровне техники неизвестно средство того же назначения, что и полезная модель, которому присущи все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели существенные признаки, включая характеристику назначения.
Сущность полезной модели как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого полезной моделью технического результата.
Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.
В случае если совокупность признаков влияет на возможность получения нескольких различных технических результатов, каждый из которых может быть получен при раздельном использовании части совокупности признаков, влияющих на получение только одного из этих результатов, существенными считаются признаки этой совокупности, которые влияют на получение только одного из указанных результатов. Иные признаки этой совокупности, влияющие на получение остальных результатов, считаются несущественными в отношении первого из указанных результатов и характеризующими иную или иные полезные модели.
Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, иных свойств, объективно проявляющихся при изготовлении либо использовании устройства.
Технический результат выражается таким образом, чтобы обеспечить возможность понимания на основании существующего уровня техники его смыслового содержания специалистом - лицом, обладающим общими знаниями в данной области техники (общими знаниями в данной области техники считаются знания, основанные преимущественно на информации, содержащейся в справочниках, монографиях и учебниках), имеющим доступ ко всему уровню техники и опыт работы и экспериментирования, которые являются обычными для данной области техники.
Технический результат может выражаться, в частности, в снижении (повышении) коэффициента трения, в предотвращении заклинивания, снижении вибрации, в улучшении контакта рабочего органа со средой, в уменьшении искажения формы сигнала, в снижении просачивания жидкости, повышении быстродействия компьютера.
Получаемый результат не считается имеющим технический характер, в частности, если он:
- проявляется только вследствие особенностей восприятия человека с участием его разума;
- достигается лишь благодаря соблюдению определенного порядка при осуществлении тех или иных видов деятельности на основе договоренности между ее участниками или установленных правил;
- заключается только в получении той или иной информации и достигается только благодаря применению математического метода, программы для электронной вычислительной машины или используемого в ней алгоритма;
- обусловлен только особенностями смыслового содержания информации, представленной в той или иной форме на каком-либо носителе;
- заключается в занимательности и (или) зрелищности.
Содержащиеся в независимом пункте формулы полезной модели несущественные признаки не учитываются или обобщаются до степени, достаточной для признания обобщенного признака существенным.
При наличии признаков, характеризующих иное предложение, которое не охраняется в качестве полезной модели, эти признаки не принимаются во внимание при оценке новизны как не относящиеся к полезной модели (подп. 2.2 п. 9.4 Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на полезную модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на полезную модель).
5. Критерий промышленной применимости, указанный в п. 4 комментируемой статьи, конкретизирован в подп. 2.1 п. 9.4 Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на полезную модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на полезную модель. При установлении возможности использования полезной модели в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и в других отраслях экономики и социальной сфере проверяется, указано ли назначение полезной модели в описании, содержащемся в заявке на дату подачи (если на эту дату заявка содержала формулу полезной модели - то в описании или формуле полезной модели).
Кроме того, проверяется, приведены ли в указанных документах и чертежах, содержащихся в заявке на дату ее подачи, средства и методы, с помощью которых возможно осуществление полезной модели в том виде, как она охарактеризована в каждом из пунктов формулы полезной модели. При отсутствии таких сведений в указанных документах допустимо, чтобы упомянутые средства и методы были описаны в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета полезной модели.
Кроме того, следует убедиться в том, что в случае осуществления внедрения полезной модели по любому из пунктов формулы действительно возможна реализация указанного заявителем назначения.
При соблюдении всех указанных выше требований полезная модель признается соответствующей условию промышленной применимости. Несоблюдение хотя бы одного из этих требований указывает на то, что полезная модель не соответствует условию промышленной применимости.
Статья 1352. Условия патентоспособности промышленного образца
Комментарий к статье 1352
1. Правовой режим промышленных образцов, определенный настоящей статьей, а также нормами других статей ГК РФ и иных нормативных правовых актов, базируется на положениях Парижской конвенции по охране промышленной собственности и Локарнского соглашения, устанавливающего международную классификацию промышленных образцов, 1968 г. Согласно ст. 5.quinquies промышленные образцы охраняются во всех странах Союза по охране промышленной собственности (далее - страны Союза по ОПС).
Охрана промышленных образцов в России имеет длительную историю <1>, и понятие, представленное в п. 1 настоящей статьи, не претерпело существенных изменений по сравнению с ранее действовавшим Патентным законом РФ.
--------------------------------
<1> Так, например, специальная охрана промышленным образцам предоставлялась Постановлениями ЦИК и СНК СССР от 12 сентября 1924 г. "О промышленных образцах (рисунках и моделях)", Совмина СССР от 9 июля 1965 г. N 535 "О промышленных образцах".
2. Порядок определения соответствия заявленного решения критериям патентоспособности промышленных образцов конкретизирован в Приказе Минобрнауки России от 29 октября 2008 г. N 325 "Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на промышленный образец и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на промышленный образец" <1>, Приказе Роспатента от 31 марта 2009 г. N 48 "Об утверждении Рекомендаций по вопросам экспертизы заявок на промышленные образцы" <2>.
--------------------------------
<1> Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2008. N 50.
<2> СПС "КонсультантПлюс".
Так, п. 9.4 вышеуказанного Административного регламента определяются виды изделий, которые могут быть отнесены к промышленным образцам, а именно упаковки, этикетки, эмблемы, шрифты, составные изделия, самостоятельные части изделий, в том числе компоненты для сборки в составные изделия, наборы (комплекты) совместно используемых изделий, интерьеры.
К самостоятельным частям изделий относятся их функционально самостоятельные части, видимые в процессе эксплуатации изделия.
Компонент для сборки в составное изделие - это функционально самостоятельная часть составного изделия, предназначенная для его сборки, которая может быть демонтирована без нарушения ее целостности и повторно использована для сборки составного изделия (например, бампер, фара).
К составным изделиям относятся изделия, состоящие из компонентов, предназначенных для сборки составного изделия (например, автомобиль). Составное изделие может быть подвергнуто разборке и повторной сборке.
К наборам (комплектам) относятся группы изделий, имеющих общее назначение и комплексное использование (например, мебельный гарнитур, сервиз и т.д.).
Промышленные образцы могут быть объемными или плоскостными.
Объемные промышленные образцы представляют собой композицию с трехмерной структурой.
Плоскостные промышленные образцы представляют собой композицию с двухмерной структурой.
Заявленное в качестве промышленного образца решение должно быть представлено в заявке на регистрацию таким образом, чтобы создать полное детальное представление о внешнем виде изделия. Так, например, изделия, которые могут закрываться, складываться, трансформироваться и т.д. (например, холодильники, телефонные будки, шкатулки), могут быть представлены изображениями этих изделий в закрытом и (или) открытом виде.
Промышленный образец должен иметь название, которое должно раскрывать назначение изделия, к которому относится промышленный образец.
3. Критериями охраноспособности промышленного образца являются новизна и оригинальность.
Новизна и оригинальность должны проявляться в тех существенных признаках, которые указаны в абз. 3 п. 1 комментируемой статьи.
Как отмечается в п. 9.9.4.4.1 Административного регламента, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 29 октября 2008 г. N 325, к существенным признакам промышленного образца могут относиться линии, контуры, декор, текстура или фактура материала изделия и (или) его орнаментация.
Существенные признаки внешнего вида изделия оставляют зрительное впечатление.
К несущественным признакам относятся такие признаки внешнего вида изделия, исключение которых из композиции промышленного образца не изменяет зрительного впечатления.
К эстетическим и (или) эргономическим особенностям внешнего вида изделия могут быть отнесены, в частности, художественно-информационная выразительность, рациональность формы, целостность композиции, эргономичность.
Эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида изделия могут проявляться, например, в том, что:
- обеспечена соподчиненность частей относительно доминирующего элемента, способствующая целостному восприятию композиции (для объектов с развитой пространственной структурой);
- обеспечена полная досягаемость зон органов управления с учетом последовательности использования и досягаемости каждого (для пультов пилотских кабин, автомобиля и т.д.);
- упаковка оформлена в виде старинной шкатулки, а этикетка имитирует истлевший папирус (для коллекционных сортов чая и марочных вин соответственно);
- обеспечены учет влияния среды и защита от вандализма;
- обеспечено удобство пользования (спортивный инвентарь и оборудование, армейское снаряжение, сложная бытовая электротехника);
- зрительный образ отражает непроизводственный, бытовой характер машины (для садово-огородного мини-трактора);
- в образной характеристике машины скрыто ее сугубо специальное назначение с целью психологической компенсации физической неполноценности ребенка (для веломобиля для детей-инвалидов).
Для подтверждения эргономических особенностей при описании внешнего вида приборов, станков и других подобных объемных промышленных образцов следует охарактеризовать использование изделия по отношению к человеку, взаимодействие наиболее важных композиционных элементов, узлов и деталей внешнего вида изделия, раскрыть особенности взаимосвязи человека и изделия.
Рекомендациями по проверке новизны и оригинальности промышленного образца определены те существенные признаки, которые характеризуют отдельные виды художественно-конструкторских решений. Так, например, художественно-конструкторские решения, определяющие внешний вид изделий с моноблочной композицией (например, внешний вид телевизора, радиоприемника, компьютера, мобильного телефона, принтера, терминала, торгового автомата, холодильника, щитового прибора, шкатулки), а также изделий, построенных на соотношениях элементарных геометрических объемов (например, внешний вид секций мебельной стенки, рекламного стенда, двери, строительной панели), характеризуются, в частности, составом и взаимным расположением композиционных элементов, пластическими, графическими, цветовыми, фактурными особенностями этих элементов, находящихся, как правило, на фронтальной поверхности изделия.
4. Признак новизны промышленного образца определяется путем сопоставительного анализа признаков заявленного промышленного образца, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца, с признаками ближайшего аналога. Промышленный образец признается не соответствующим условию "новизна", если совокупность его признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца, известна из сведений о ближайшем аналоге (п. 2.2 Рекомендаций по проверке новизны и оригинальности промышленного образца).
5. Определение оригинальности промышленного образца осуществляется в порядке, установленном положениями п. 22.5.5 вышеупомянутого Административного регламента, после установления новизны промышленного образца и включает в себя следующую последовательность действий:
- выявление по результатам проведенного поиска наиболее близкого аналога;
- сравнительный анализ и выявление существенных признаков, которыми заявленный промышленный образец отличается от наиболее близкого аналога;
- анализ отличительных существенных признаков (отличий) с целью определения соответствия проверяемого промышленного образца требованиям;
- анализ отличий и оценка сходства до степени смешения проверяемого промышленного образца и выявленного ближайшего аналога с учетом степени свободы дизайнера.
Если в результате анализа сделан вывод о несходстве до степени смешения проверяемого промышленного образца и ближайшего аналога, то может быть сделан вывод о соответствии проверяемого промышленного образца требованиям.
6. Пункт 5 комментируемой статьи устанавливает ограничения для регистрации решений, заявленных в качестве промышленных образцов. Кроме того, ограничения предусмотрены для регистрации любых объектов патентного права (п. 4 ст. 1349 ГК), для таких промышленных образцов, которые содержат сведения, составляющие государственную тайну (п. 3 ст. 1349 ГК).
Статья 1353. Государственная регистрация изобретений, полезных моделей и промышленных образцов
Комментарий к статье 1353
1. Обязательным условием возникновения исключительного права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы в отличие от объектов авторского права, смежных прав, секретов производства (ноу-хау) является государственная регистрация в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. В качестве такого органа в соответствии с Указом Президента РФ от 9 марта 2004 г. N 314 "О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти" <1>, Постановлением Правительства РФ от 7 апреля 2004 г. N 178 "Вопросы Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам" <2> выступает Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам.
--------------------------------
<1> Собрание законодательства РФ. 2004. N 11. Ст. 945.
<2> Там же. N 15. Ст. 1471.
В результате государственной регистрации изобретения, полезной модели, промышленного образца осуществляются следующие действия:
- вносятся сведения в государственный реестр;
- выдается патент, которой представляет собой охранный документ, основная функция которого состоит в признании приоритета и исключительного права за патентообладателем;
- появляется возможность реализации прав автором объекта, а также патентообладателем, в частности возможность распоряжения патентообладателем исключительным правом, и др.
2. Наряду с государственной регистрацией федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности исключительных прав на изобретения, полезные модели и промышленные образцы в соответствии со ст. 1346 ГК РФ основанием для возникновения исключительного права является выдача патента в соответствии с международными договорами Российской Федерации, в частности в соответствии с Парижской конвенцией об охране промышленной собственности. Согласно п. 1 ст. 1231 ГК РФ на территории Российской Федерации действуют исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, установленные международными договорами Российской Федерации и настоящим Кодексом.
Исключительное право признается на основе евразийского патента, выданного в соответствии с Евразийской патентной конвенцией (Москва, 1994 г.).
Статья 1354. Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец
Комментарий к статье 1354
1. Патенту как охранному документу в отношении объектов патентного права в истории развития российского законодательства предшествовали так называемые привилегии. Первоначально привилегии выдавались индивидуально без проверки по существу. Лишь с принятием в России в 1896 г. Положения о привилегиях на изобретения и усовершенствования <1> привилегии перестали выдаваться по милости верховной власти и стали выдаваться любому, чье изобретение удовлетворяло установленным критериям.
--------------------------------
<1> Свод законов Российской империи 1832 года. По изд. 1906 г. Ст. 2481 - 2487.
Патенты наряду с привилегиями на изобретения упоминались в Постановлении ЦИК и СНК СССР от 12 сентября 1924 г. "О введении в действие Постановления о патентах на изобретения" <1>.
--------------------------------
<1> Собрание законодательства СССР. 1924. N 9. Ст. 97.
Положение об изобретениях и технических усовершенствованиях, утвержденное Постановлением ЦИК СССР N 3, СНК СССР N 256 от 9 апреля 1931 г. <1>, предусматривало выдачу либо патента на изобретение, либо авторского свидетельства. Автор нового изобретения мог требовать, чтобы:
--------------------------------
<1> Собрание законодательства СССР. 1931. N 21. Ст. 181.
а) было признано только его авторство или
б) ему было также предоставлено исключительное право на изобретение.
В первом случае на изобретение выдается авторское свидетельство, во втором - патент. В заявке указывалось, желает ли изобретатель получить авторское свидетельство или патент.
Пункт 23 Положения об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях, утвержденного Постановлением Совмина СССР от 21 августа 1973 г. N 584, предусматривал возможность выбора автором изобретения либо признания за ним только авторства и предоставления ему прав и льгот, предусмотренных действующим законодательством, с передачей государству исключительного права на изобретение, либо признания за ним авторства и предоставления ему исключительного права на изобретение. В первом случае на изобретение выдается авторское свидетельство, во втором - патент.
Выдаваемый автору патент удостоверял:
- признание предложения изобретением;
- приоритет изобретения;
- авторство на изобретение;
- исключительное право патентообладателя на изобретение.
2. Патент является охранным документом в отношении каждого из видов объектов патентных прав. Патент выполняет три функции:
1) удостоверение приоритета;
2) удостоверение авторства;
3) закрепление исключительного права.
Кроме того, патент является основанием для реализации не только исключительного права, но и иных интеллектуальных прав (ст. 1345 ГК).
В настоящее время патент является охранным документом для всех объектов патентного права. В первоначальной редакции Патентного закона РФ патент как охранный документ был предусмотрен в отношении изобретений и промышленных образцов, а в отношении полезных моделей выдавались свидетельства. Федеральным законом от 7 февраля 2003 г. N 22-ФЗ, которым внесены существенные изменения в Патентный закон, свидетельство на полезную модель было заменено патентом.
В соответствии с Парижской конвенцией об охране промышленной собственности 1883 г. к патентам на изобретения относятся различные виды промышленных патентов, признаваемых законодательством стран Союза по ОПС, как, например, ввозные патенты, патенты на усовершенствование, дополнительные патенты и свидетельства и т.п.
Необходимо учитывать, что сам патент не является предметом сделок. В предмет сделок, прежде всего договоров о распоряжении исключительным правом, входят исключительные патентные права, удостоверенные патентом.
3. Порядок выдачи патента установлен ст. 1393 ГК РФ. Регистрация изобретений, полезной модели, промышленного образца и выдача патента на эти объекты осуществляются при условии уплаты патентной пошлины, определяемой в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10 декабря 2008 г. N 941 "Об утверждении Положения о патентных и иных пошлинах за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, с государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на наименование места происхождения товара, а также с государственной регистрацией перехода исключительных прав к другим лицам и договоров о распоряжении этими правами" <1> в размере 2400 руб., а для нерезидентов - 10800 руб. Актами Минобрнауки России установлены формы патентов на изобретение, полезную модель и промышленный образец, а именно: патент на изобретение - Приказом Минобрнауки России от 29 октября 2008 г. N 327 "Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение" <2>; патент на полезную модель - Приказом Минобрнауки России от 29 октября 2008 г. N 326 "Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на полезную модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на полезную модель" <3>; патент на промышленный образец - Приказом Минобрнауки России от 29 октября 2008 г. N 325 "Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на промышленный образец и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на промышленный образец" <4>.
--------------------------------
<1> Собрание законодательства РФ. 2008. N 51. Ст. 6170.
<2> Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2009. N 21.
<3> Там же. N 10.
<4> Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2008. N 50.
4. Сведения о выдаче патентов вносятся в реестр соответствующих объектов патентного права в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 12 декабря 2007 г. N 346 "Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по осуществлению ведения реестров зарегистрированных объектов интеллектуальной собственности, публикации сведений о зарегистрированных объектах интеллектуальной собственности, поданных заявках и выданных по ним патентах и свидетельствах, о действии, прекращении действия и возобновлении действия правовой охраны в отношении объектов интеллектуальной собственности, передаче прав на охраняемые объекты, об официальной регистрации объектов интеллектуальной собственности" <1>.
--------------------------------
<1> Российская газета. 2008. N 134.
5. В том случае, если при незаконном использовании решения, представляющего зарегистрированный промышленный образец, в изделиях помимо всех существенных признаков охраняемого патентом промышленного образца имеются дополнительные признаки, это не является основанием отказа в признании факта изготовления изделия с использованием запатентованного промышленного образца <1>, т.е. признания такого использования нарушением исключительного права.
--------------------------------
<1> Пункт 11 информационного письма Президиума ВАС РФ от 13 декабря 2007 г. N 122 "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности" // Вестник ВАС РФ. 2008. N 2.
6. Пункт 3 комментируемой статьи предусматривает определение объема охраны в отношении патента на промышленный образец, определяемый совокупностью его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца (п. 2 ст. 1377 ГК).
При этом могут возникнуть расхождения между существенными признаками, выявленными при ознакомлении с внешним видом изделия, и существенными признаками, приведенными в перечне существенных признаков, т.е. противоречия между словесными и изобразительными подходами при определении охраноспособности промышленного образца.
В Концепции развития гражданского законодательства обращается внимание на сложности в регистрации промышленных образцов и их слабую эффективность при защите от подделок. В связи с этим Концепция предлагает "отказаться от применения словесного перечня существенных признаков промышленного образца и определять объем правовой охраны таких образцов прежде всего по изображению внешнего вида изделия", что неоднократно предлагалось в науке <1>, и требует внесения изменений в п. 3 комментируемой статьи.
--------------------------------
<1> См., например: Алексеева О.Л. Совершенствование российского законодательства о промышленных образцах: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2005.
Статья 1355. Государственное стимулирование создания и использования изобретений, полезных моделей и промышленных образцов
Комментарий к статье 1355
1. Ранее нормы о стимулировании изобретательской деятельности были предусмотрены ст. 34 Патентного закона РФ и ст. 28 Закона СССР от 31 мая 1991 г. N 2213-1 "Об изобретениях в СССР" <1>. Согласно ст. 28 данного Закона прибыль (доход) и валютная выручка, получаемые предприятием-патентообладателем от использования изобретения в собственном производстве, а также от продажи на него лицензии, не подлежали налогообложению в течение пяти лет с даты начала использования изобретения или продажи лицензии в пределах срока действия патента, а прибыль (доход) и валютная выручка, получаемые предприятием от использования изобретения в результате покупки лицензии, не подлежат налогообложению в течение пяти лет с даты начала использования изобретения.
--------------------------------
<1> Ведомости СНД СССР и ВС СССР. 1991. N 25. Ст. 703.
Примеры государственного стимулирования изобретателей имели место и в постреволюционном законодательстве. Так, п. 1 Постановления СНК РСФСР от 20 октября 1928 г. "О мероприятиях по содействию изобретательству" предусматривал обязанность народных комиссариатов РСФСР, в ведении которых состоят промышленные предприятия, а также Народного комиссариата здравоохранения РСФСР организовать в своем составе бюро содействия изобретательству. В задачи таких бюро входит:
а) оказание изобретателям в необходимых случаях научной и технической помощи, как то: выполнение чертежей, производство расчетов, постройка моделей и т.п.;
б) выяснение технической и экономической ценности изобретений;
в) содействие получению изобретателями патентов как в пределах Союза ССР, так и за границей и оказание им патентно-правовой помощи при разработке и оформлении договоров об эксплуатации изобретений;
г) отбор технически и экономически ценных изобретений, содействие и наблюдение за их реализацией в промышленной и хозяйственной практике;
д) в отдельных случаях, по усмотрению бюро, премирование изобретателей.
Предусмотренная настоящей статьей помощь изобретателям может по усмотрению бюро оказываться бесплатно.
В Постановлении Совмина СССР от 21 августа 1973 г. N 584 "Об утверждении Положения об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях" <1> есть целый раздел - разд. VIII "Право на вознаграждение и другие права и льготы авторов открытий, изобретений и рационализаторских предложений", содержащий отсылки к инструкциям о порядке выплаты вознаграждения за изобретения и рационализаторские предложения <2> и об определении размера вознаграждения за изобретения и рационализаторские предложения, не создающие экономии <3>.
--------------------------------
<1> Свод законов СССР. М., 1990. Т. 2. С. 78.
<2> Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств СССР. 1974. N 5.
<3> Там же. N 6.
2. В настоящее время в соответствии со ст. 12 Федерального закона от 18 декабря 2006 г. N 231-ФЗ "О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" положения п. п. 1, 3 и 5 ст. 32, ст. ст. 33 и 34 Закона СССР от 31 мая 1991 г. N 2213-1 "Об изобретениях в СССР", п. 3 ст. 21, п. п. 1 и 3 ст. 22 и ст. 23 Закона СССР от 10 июля 1991 г. N 2328-1 "О промышленных образцах" о льготах и материальном стимулировании применяются на территории Российской Федерации до принятия законодательных актов Российской Федерации о развитии изобретательства и художественно-конструкторского творчества (см. комментарий к ст. 1345 ГК).
Налоговым кодексом РФ предусмотрены отдельные меры, направленные на уменьшение налогового бремени в связи с осуществлением деятельности по созданию и использованию объектов патентного права.
Так, подп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ в числе операций, не подлежащих налогообложению (освобождаемых от налогообложения), называет реализацию (а также передачу, выполнение, оказание для собственных нужд) на территории Российской Федерации исключительных прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, а также прав на использование указанных результатов интеллектуальной деятельности на основании лицензионного договора.
Согласно ст. 221 НК РФ при исчислении налоговой базы авторы изобретений и промышленных образцов имеют право на получение профессиональных налоговых вычетов в сумме фактически произведенных и документально подтвержденных расходов. Если эти расходы не могут быть подтверждены документально, они принимаются к вычету в размерах, показанных в таблице.
Виды деятельности Нормативы затрат (в процентах к сумме
начисленного дохода)Создание научных трудов и разработок 20 Открытия, изобретения и создание промышленных образцов (к сумме дохода, полученного за первые два года использования) 30 Пункт 2 ст. 262 НК РФ определяет расходы налогоплательщика на научные исследования и (или) опытно-конструкторские разработки, относящиеся к созданию новой или усовершенствованию производимой продукции (товаров, работ, услуг), в частности, расходы на изобретательство, осуществленные им самостоятельно или совместно с другими организациями (в размере, соответствующем его доле расходов) либо на основании договоров, по которым он выступает в качестве заказчика таких исследований или разработок, признаются для целей налогообложения после завершения этих исследований или разработок (завершения отдельных этапов работ) и подписания сторонами акта сдачи-приемки.
Расходы налогоплательщика на научные исследования и (или) опытно-конструкторские разработки, осуществленные в целях создания новых или совершенствования применяемых технологий, создания новых видов сырья или материалов, которые не дали положительного результата, также подлежат включению в состав прочих расходов равномерно в течение одного года в размере фактически осуществленных расходов.
Расходы на приобретение исключительных прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, а также прав на использование указанных результатов интеллектуальной деятельности на основании лицензионного договора, как и расходы на патентование и (или) оплату правовых услуг по получению правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности и на научные исследования и (или) опытно-конструкторские разработки, признаваемые объектами патентного права, входят в число расходов, на которые согласно п. 1 ст. 346.16 НК РФ при определении объекта налогообложения налогоплательщик уменьшает полученные доходы.
3. Пункт 12 Положения о патентных и иных пошлинах за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, с государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на наименование места происхождения товара, а также с государственной регистрацией перехода исключительных прав к другим лицам и договоров о распоряжении этими правами, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 10 декабря 2008 г. N 941 <1>, предусматривает льготы по уплате патентных пошлин для отдельных категорий лиц. Так, физическое лицо, являющееся единственным автором изобретения, полезной модели, промышленного образца и испрашивающее патент на свое имя либо являющееся единственным автором изобретения, полезной модели, промышленного образца и обладателем соответствующего патента, уплачивает 50% пошлин за регистрацию заявки на выдачу патента на изобретение и принятие решения по результатам формальной экспертизы и другие действия.
--------------------------------
<1> Собрание законодательства РФ. 2008. N 51. Ст. 6170.
От уплаты пошлин освобождаются:
- физическое лицо, являющееся ветераном Великой Отечественной войны, ветераном боевых действий на территории СССР, на территории Российской Федерации и на территориях других государств;
- коллектив авторов, испрашивающих патент на свое имя, или патентообладателей, каждый из которых является ветераном Великой Отечественной войны, ветераном боевых действий.
Уплата пошлин в размере 20% установленного размера осуществляется:
- физическим лицом, являющимся инвалидом или учащимся (воспитанником) государственного, муниципального или иного образовательного учреждения, реализующего образовательную или профессиональную программу обучения (за исключением послевузовской);
- коллективом авторов, испрашивающих патент на свое имя, или патентообладателей, каждый из которых является инвалидом или учащимся.
Льготы при уплате тарифов и условия их предоставления установлены гл. XI Тарифов на услуги, предоставляемые федеральным государственным учреждением "Федеральный институт промышленной собственности Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам" <1>.
--------------------------------
<1> Патенты и лицензии. 2009. N 2.
§ 2. Патентные права
Статья 1356. Право авторства на изобретение, полезную модель или промышленный образец
Комментарий к статье 1356
1. Далеко не у всех результатов интеллектуальной деятельности закон признает наличие автора (или по крайней мере не считает фигуру автора юридически значимой для таких результатов, как ноу-хау, не говоря уж о средствах индивидуализации). Но все объекты патентного права имеют автора-гражданина, потому что создание этих объектов обусловлено ярко выраженной творческой деятельностью (ст. ст. 1228, 1347 ГК). Соответственно, должны существовать и личные неимущественные права автора. Какие именно?
В п. 2 ст. 1228 ГК РФ установлено, что в любом случае автору результата интеллектуальной деятельности принадлежит право авторства, а вот иные личные неимущественные права - только в случаях, прямо предусмотренных Кодексом. Пункт 2 ст. 1345 ГК РФ говорит только о праве авторства, комментируемая статья раскрывает это право. Поскольку иные неимущественные права автора в нормах патентного права не упоминаются, получается, что право авторства - это единственное неимущественное право автора объекта патентного права. Данное положение является особенностью патентного права по сравнению с авторским правом, предусматривающим множество личных неимущественных прав автора произведения (см. ст. 1255 ГК). Это сознательный выбор законодателя. Так, например, благодаря отсутствию у автора изобретения такого неимущественного права, как право на имя, граждане освобождены от того, чтобы при всяком использовании запатентованного объекта указывать имя изобретателя. Следует также обратить внимание на то, что закон не позволяет регистрировать объекты патентных прав анонимно: имя автора всегда указывается в заявке на получение патента, в государственных реестрах и в самом патенте. Автор всего лишь вправе отказаться от упоминания своего имени при официальном раскрытии информации Роспатентом (см. п. 1 ст. 1385, п. 1 ст. 1394 ГК).
Право авторства характеризуется возможностью для гражданина признаваться автором созданных им объектов патентного права. Абсолютный характер права авторства проявляется в том, что автор вправе пресекать попытки всех третьих лиц присвоить себе авторство. Как всякое личное неимущественное право, право авторства неразрывно связано с личностью: в комментируемой статье продублированы общие положения ч. 2 п. 2 ст. 1228 ГК РФ о том, что это право неотчуждаемо от автора и непередаваемо; отказ автора от своего права не допускается и юридических последствий не влечет. Эти общие положения усилены в комментируемой статье указанием на то, что переход или передача исключительного имущественного права, первоначально всегда принадлежащего автору (п. 3 ст. 1228 ГК), не могут повлечь перехода или передачи права авторства. Бесспорно, подлежат применению и общие положения ч. 3 п. 2 ст. 1228 ГК РФ: авторство как таковое охраняется бессрочно (субъективное право авторства со смертью автора прекращается). Соответственно, на требования о защите права авторства (авторства) не распространяется исковая давность (абз. 2 ст. 208 ГК).
2. Вопрос о моменте возникновения права авторства на объекты патентного права в литературе является одним из наиболее спорных. Большинство современных отечественных исследователей патентного права считают, что право авторства возникает только с момента государственной регистрации изобретения, полезной модели или промышленного образца <1>. Но следует отметить, что совершенно определенно закон говорит о том, что государственная регистрация объектов патентных прав является условием признания не всех интеллектуальных прав, а лишь исключительного права (см. п. 1 ст. 1232, ст. 1353, ч. 2 п. 1 ст. 1363 ГК), при этом срок действия даже исключительного права исчисляется с момента, предшествующего государственной регистрации (см. п. 1 ст. 1363 ГК и комментарий к ней). Об "иных" интеллектуальных патентных правах нельзя сказать даже этого: право на получение патента (ст. 1357 ГК) по своему определению может существовать только в период догосударственной регистрации соответствующего результата. Ясно, что с неотделимыми от личности правами ситуация еще сложнее. Так, государственная регистрация объекта патентных прав может состояться и после смерти автора - значит, в этом случае надо признать, что права авторства вообще никогда не было? Следует согласиться с А.П. Сергеевым, что безотносительно к теоретическим разногласиям "закон, во всяком случае, признает и охраняет права создателей разработок с момента достижения творческого результата и выражения его в объективной форме, поскольку именно с этого времени появляется опасность его присвоения другими лицами" <2>. Верховный Суд РФ вообще однозначно определяет: законом не предусмотрено, что право авторства зависит от выдачи патента, оно "возникает у гражданина в силу самого факта создания его творческим трудом соответствующего результата творческой деятельности" <3>.
--------------------------------
<1> См.: Городов О.А. Патентное право: Учеб. пособие. М.: ТК Велби; Проспект, 2005. С. 358 - 361; Гаврилов Э.П., Еременко В.И. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный). М.: Экзамен, 2009. С. 430 (автор - В.И. Еременко).
<2> Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ТК Велби; Проспект, 2007. С. 504.
<3> Определение Верховного Суда РФ от 26 мая 2009 г. N КАС09-244.
Возможно, следует признать, что до возникновения охраняемого объекта патентных прав личное неимущественное право автора носит условный характер - государственная регистрация подтверждает или отвергает существование этого права. Что касается реализации права авторства и его охраны (или охраны авторства), то она действительно возможна только с момента признания государством за решением значения объекта патентного права и выдачи патента (см. п. п. 2 - 3 ст. 1354 ГК). Прекращение срока действия патента (удостоверенного им исключительного права) не влечет прекращения охраны права авторства (авторства).
3. Формальное закрепление права авторства выражается в сведениях, вносимых в соответствующий государственный реестр и в выдаваемый на основании государственной регистрации патент, который, как сказано в п. 1 ст. 1354 ГК РФ, удостоверяет в том числе и авторство на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Внесение имени автора в патент устанавливает такую презумпцию авторства, которая может быть опровергнута только через признание патента недействительным. В связи с этим имеют существенную специфику способы защиты нарушенного права авторства (авторства) в зависимости от того, внесен или не внесен нарушитель в качестве автора в патент. При защите права авторства (авторства) лица, указанного в качестве автора в патенте, применяются общие способы защиты, указанные в п. 1 ст. 1251 ГК РФ, за исключением требования о признании права авторства (это право и так признается бесспорным). Иная ситуация, если свое фактическое право авторства отстаивает лицо, в патенте не указанное. В данном случае специальным и необходимым способом защиты (не исключающим применение общих способов, упомянутых в п. 1 ст. 1251 ГК) является требование о признании в судебном порядке патента недействительным (подп. 4 п. 1 ст. 1398 ГК). Тот же специальный способ защиты применяется в случае, если заинтересованными лицами защищается авторство умершего автора.
Статья 1357. Право на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец
Комментарий к статье 1357
1. Как и все права на результаты интеллектуальной деятельности, имеющие автора, право на получение патента первоначально принадлежит самому автору (п. 1 комментируемой статьи). Фактически право на получение патента реализуется подачей заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Следовательно, право на получение патента существует со дня создания технического достижения и до момента подачи заявки на выдачу патента. Значит, как это ни парадоксально, право на получение патента действует исключительно в период, предшествующий государственной регистрации объекта патентных прав.
Таким образом, право на получение патента уже исходя из его сущности не может быть квалифицировано как право исключительное. Но право на получение патента не является и личным неимущественным правом, поскольку оно оборотоспособно, т.е. может быть отчуждаемо и передаваемо. Данные обстоятельства и привели к тому, что право на получение патента отнесено законодателем к "иным" интеллектуальным правам (п. 3 ст. 1345 ГК).
2. Важнейшей юридической характеристикой права на получение патента является его оборотоспособность. В п. 2 комментируемой статьи установлены различные способы возникновения рассматриваемого права у иных помимо автора лиц. Во-первых, право на получение патента может перейти от автора к другому лицу ("переход" осуществляется без договора). Во-вторых, право на получение патента может быть передано автором другому лицу ("передача" осуществляется на основании договора). Субъектный состав вторичных правообладателей закон не ограничивает - ими могут быть и юридические лица, и публичные образования. Закон также не ограничивает количество переходов или передач права на получение патента.
Как переход, так и передача права на получение патента устанавливаются в случаях и по основаниям, предусмотренным в законе, - комментируемая статья ограничений по конкретным случаям перехода или передачи не содержит. В п. 2 комментируемой статьи прямо назван такой случай перехода права на получение патента, как универсальное правопреемство (наследование и реорганизация юридического лица). Возможны ли иные случаи бездоговорного перехода этого права (например, в результате обращения взыскания на имущество правообладателя)? Учитывая смешанный характер рассматриваемого права (содержит элементы неимущественные и имущественные), представляется, что переход права на получение патента к другим лицам при обращении взыскания на имущество правообладателя возможен только в случае, если правообладателем является юридическое лицо.
Что касается передачи права на получение патента, то оно осуществляется на основании договора. Из содержания рассматриваемого права можно вывести, что распоряжение этим правом на основании договора возможно только в форме его отчуждения. Договор об отчуждении права на получение патента хотя и касается распоряжения "иным" интеллектуальным правом, является общегражданским: правила договора об отчуждении исключительного права к нему неприменимы. Единственной специальной нормой является требование к форме договора об отчуждении права на получение патента: он должен быть заключен в простой письменной форме, несоблюдение этой формы влечет ничтожность договора (п. 3 комментируемой статьи). В остальном должны применяться общие положения ГК РФ об обязательствах и договорах (разд. III части первой ГК РФ), в том числе правила определения цены в возмездном договоре, когда цена в нем не предусмотрена и не может быть определена исходя из условий договора (п. 3 ст. 424 ГК).
Договор об отчуждении права на получение патента не обязательно должен оформляться в виде отдельного документа. Так, условие о передаче рассматриваемого права может быть предусмотрительно включено даже в договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, который прямо не предусматривает создания объектов патентных прав <1>.
--------------------------------
<1> Пункт 8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26 марта 2009 г. "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации".
В числе договоров, по которым право на получение патента может быть передано другим лицам, в п. 2 комментируемой статьи назван трудовой договор. Речь идет о служебных объектах патентных прав. Не возникает никаких сложностей, если в трудовом договоре прямо прописана передача работодателю рассматриваемого права на случай создания патентоспособного результата. Но в п. 3 ст. 1370 ГК РФ установлено, что право на получение патента на служебное изобретение, полезную модель или промышленный образец принадлежит работодателю и по умолчанию. При толковании данного положения возникают определенные сложности: как оно согласуется с нормами комментируемой статьи о первоначальной принадлежности автору права на получение патента? Прежде всего надо сказать, что эта проблема перешла в патентное право из авторского права - вопрос заключается в том, может ли правовая система, приверженная принципу признания автором только физического лица, устанавливать в отдельных случаях первоначальное возникновение интеллектуальных прав за другим лицом. Континентальное европейское законодательство (в отличие от англосаксонской модели) от этого принципа отступить не может: имущественные (и в прямо указанных случаях "иные") права на служебный объект интеллектуальных прав возникают у работодателя не первоначально, но потому, что они передаются автором сразу после достижения результата <1>. Как представляется, данная передача права (в нашем случае - права на получение патента) как раз и основана на трудовом договоре <2>: просто если в самом трудовом договоре о служебных объектах патентных прав не сказано ни слова, происходит восполнение условий договора нормами закона. Но, может быть, точнее было бы говорить о том, что право на получение патента, первоначально возникающее у автора, не передается, а переходит к работодателю на бездоговорной основе, в силу специального указания закона. Такой вывод напрашивается при рассмотрении вопроса о возникновении исключительного права на объекты патентных прав (см. п. 3 настоящего комментария).
--------------------------------
<1> См.: Липцик Д. Авторское право и смежные права / Пер. с фр. М. Федотова. М.: Ладомир; Изд-во ЮНЕСКО, 2002. С. 127.
<2> См.: Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. А.Л. Маковского. М.: Статут, 2008. С. 530 (автор - Л.А. Трахтенгерц).
3. Благодаря оборотоспособности права на получение патента в патентном праве помимо автора и обладателя исключительного права самостоятельным субъектом может быть признан и заявитель - лицо, подающее заявку на выдачу патента. Автор, передавший свое право на получение патента, уже не имеет отношения к процедуре выдачи патента <1>. Патент выдается на имя заявителя - таким образом, и исключительное право будет принадлежать заявителю, который не обязательно является автором (см. ст. 1374 ГК). В целом, исходя из положений ст. 1228 ГК РФ, "производный характер исключительного права патентообладателя очевиден" <2>. Но в связи с этим возникает серьезный юридический вопрос: можно ли говорить, что автор, уступивший свое "иное" право на получение патента по договору, автоматически передал по этому договору и исключительное право на объект патентных прав? Даже если предположить возможность существования исключительного права до выдачи патента, договор об отчуждении исключительного права должен был бы под страхом недействительности пройти процедуру государственной регистрации, в то время как договор об отчуждении права на получение патента такой регистрации не предусматривает. Может быть, исключительное право на объект патентных прав первоначально возникает не у автора, а у заявителя? Данное предположение следует отвергнуть: принцип первоначального возникновения интеллектуальных прав у автора не знает исключений <3>.
--------------------------------
<1> См.: Определение Верховного Суда РФ от 26 мая 2009 г. N КАС09-244.
<2> Маковский А.Л. Исключительные права и концепция части четвертой Гражданского кодекса // Гражданское право современной России. М.: Статут, 2008. С. 139.
<3> Но надо сказать, даже Верховный Суд РФ как-то обмолвился, что "исключительное право на использование служебного изобретения и право на получение патента на такое изобретение изначально принадлежат работодателю (если договором не предусмотрено иное)" (решение Верховного Суда РФ от 22 апреля 2009 г. N ГКПИ09-431).
В то же время в соответствии со ст. 1241 ГК РФ допускается бездоговорный переход исключительного права в случаях и по основаниям, которые установлены законом. Следовательно, не остается иного выхода, кроме как признать, что исключительное право на объект патентных прав возникает у заявителя, который не является автором, в связи с переходом к нему данного исключительного права без заключения договора по специальному основанию - в результате передачи или перехода к заявителю права на получение патента; данный переход не подлежит государственной регистрации (точнее, он поглощается государственной регистрацией исключительного права первого патентообладателя). С учетом такой конструкции становится понятен следующий вывод А.Л. Маковского: "Первый патентообладатель, не являющийся автором, может основывать свое исключительное право использовать соответствующий интеллектуальный продукт только на правомерном переходе к нему от автора права на получение патента" <1>.
--------------------------------
<1> Маковский А.Л. Указ. соч. С. 139.
4. Право на получение патента, бесспорно, возникает в момент создания решения в объективной форме. В отношении этого права комментируемая статья совершенно однозначно указывает на его условный характер: существует риск непатентоспособности решения. Соответственно, если в государственной регистрации решения будет отказано, все интеллектуальные права считаются невозникшими. Если договором об отчуждении права на получение патента не установлено иное, риск непатентоспособности несет приобретатель такого права (п. 4 комментируемой статьи). Это означает, что приобретатель права на получение патента не вправе требовать от отчуждателя возврата сумм, уплаченных за передаваемое право, и возмещения убытков, связанных с подачей заявки на получение патента (патентные пошлины, плата патентным поверенным и т.п.).
5. Переход или передача права на получение патента не отражаются на личном неимущественном праве автора: заявитель, обладающий правом на получение патента, при подаче заявки обязан сообщить сведения о фактическом авторе изобретения, полезной модели или промышленного образца (см. подп. 1 п. 2 ст. 1375, подп. 1 п. 2 ст. 1376, подп. 1 п. 2 ст. 1377 ГК). Следует отметить, что Роспатент не проверяет у заявителя права на получение патента <1>. В связи с этим данные об авторстве при выдаче патента вносятся в реестр со слов заявителя <2>. Однако нарушение права авторства, в том числе и заявителем, которому автор передал право на получение патента, может явиться основанием для признания патента недействительным (см. п. 3 комментария к ст. 1356 ГК).
--------------------------------
<1> Абзац 7 п. 6.1 Административного регламента, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 29 октября 2008 г. N 327.
<2> Данное положение является традиционным для континентального права. См.: Канторович Я.А. Основные идеи гражданского права. Харьков: Юрид. изд-во НКЮ УССР, 1928. С. 233.
Статья 1358. Исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец
Комментарий к статье 1358
1. В п. 1 комментируемой статьи излагается общее понятие исключительного права (ст. 1229 ГК) с уточнением субъектов и объектов этого права. По своему содержанию это принадлежащее патентообладателю абсолютное имущественное право, включающее в себя правомочия: а) самому использовать объект патентных прав любым не противоречащим закону способом; б) по своему усмотрению разрешать другим лицам использование объекта; в) запрещать другим лицам использование объекта.
Первоначальным патентообладателем является лицо, подавшее заявку на получение патента (не обязательно автор - см. комментарий к ст. 1357 ГК). Отчуждение (переход) исключительного права приводит к появлению новых патентообладателей. Закон предусматривает возможность выдачи одного патента на имя нескольких лиц (ч. 2 п. 1 ст. 1393 ГК). В п. п. 2 и 3 ст. 1348 ГК РФ установлены нормы, регулирующие имущественные отношения между соавторами, которые одновременно являются и обладателями исключительного права. Эти же нормы применяются к отношениям между несколькими патентообладателями и в том случае, когда некоторые из них или все они не являются авторами объекта патентных прав (п. 4 комментируемой статьи).
2. В п. 2 комментируемой статьи приведен перечень конкретных способов использования объектов патентных прав. Данный перечень является открытым, однако нельзя говорить о том, что он примерный. На самом деле в этом перечне сконцентрированы все известные варианты использования <1>. Открытость перечня направлена в будущее - на случай, если научно-техническое развитие сделает возможным какое-либо использование, которое на сегодняшний день невозможно представить.
--------------------------------
<1> См.: Маковский А.Л. Указ. соч. С. 134.
Способы использования объектов патентных прав указывают одновременно и на случаи нарушения исключительного права, если использование объекта производится без разрешения патентообладателя, т.е. не по лицензионному договору. Случаи бездоговорного использования прямо оговорены в законе (ст. ст. 1359 - 1361 ГК) и образуют закрытый перечень.
3. Первыми из способов использования всех объектов патентных прав в подп. 1 п. 2 комментируемой статьи названы определенные действия с продуктами, т.е. с материальными вещами, в которых применены запатентованные решения. Ответственность за внедоговорное использование продукта является автономной. Так, нарушителями исключительного права признаются как производитель, так и продавец продукции, в которой использовано запатентованное решение <1>.
--------------------------------
<1> Постановление ФАС Московского округа от 27 апреля 2009 г. N КГ-А40/3009-09-П по делу N А40-59426/07-67-487. См. также по аналогии п. 7 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума ВАС РФ от 13 декабря 2007 г. N 122.
Ввоз на территорию Российской Федерации продукта - традиционно автономный способ использования, обусловленный территориальным принципом действия, исключительного патентного права. Ввоз продукта считается нарушением исключительного права, если используемое в продукте решение зарегистрировано в России. В отношении объектов патентного права закон не содержит оговорку о том, что ввоз продукта является нарушением исключительного права только в том случае, если он осуществляется "в целях распространения" (как это сделано в подп. 4 п. 2 ст. 1270 ГК в отношении объектов авторского права). В то же время необходимо принимать во внимание общие ограничения исключительного права. Поэтому, например, ввоз продукта на территорию Российской Федерации для удовлетворения личных нужд не будет считаться нарушением в соответствии с п. 4 ст. 1359 ГК РФ. Традиционно непростой проблемой является разграничение ввоза и транзита продукта. В целом эта проблема должна разрешаться в рамках таможенных правил, принятых для транзита товаров, ввоз которых на территорию данной страны запрещен. Однако есть все основания считать, что, как писал столетие назад А.А. Пиленко, "если из страны, где изготовление данного продукта дозволено, этот последний перевозится по русской территории или под русским флагом в страну, где продажа его также не запрещена, то, по-видимому, нет оснований считать права русского патентодержателя нарушенными" <1>.
--------------------------------
<1> См.: Пиленко А.А. Право изобретателя. М.: Статут, 2001. С. 449 (Серия "Классика российской цивилистики").
Изготовителем продукта будет считаться лицо, создавшее продукт как собственными силами, так и заказавшее его создание для себя. Соответственно, подрядчик, изготовивший продукт без согласия патентообладателя, не может быть признан нарушителем исключительного права - таким нарушителем является заказчик <1>. Изготовление продукта без согласия патентообладателя считается нарушением само по себе, если только изготовитель не докажет, что такое использование продукта подпадает под общие ограничения исключительного права.
--------------------------------
<1> См. по аналогии п. 13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19 июня 2006 г. N 15 "О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных правах".
С произведенной продукцией изготовитель может осуществлять два действия: либо применять ее для собственных нужд, либо вводить в оборот. Разделение этих действий возможно в том случае, когда патентообладатель сам изготовляет продукцию, а затем предоставляет ее по лицензионному договору определенному лицу только для применения (без права введения в оборот) либо же, наоборот, только для введения в оборот (например, продажа по договору комиссии). Изготовитель-патентообладатель, продающий свою продукцию сам или посредством другого лица, уже не вправе ограничивать покупателей в способах использования этой продукции ("исчерпание права" - см. п. 6 ст. 1359 ГК). Следует также заметить, что полученное лицензиатом от патентообладателя разрешение только на изготовление продукции будет абсурдно, если с ней нельзя будет совершать никаких других действий. Смысл лицензионного договора в этом случае теряется.
"Предложение о продаже" продукта специально упомянуто в числе действий, прямо нарушающих исключительное право. С точки зрения общегражданских норм "предложение о продаже" - это прежде всего оферта (ст. 435, п. 2 ст. 437 ГК). По словам А.А. Пиленко, "оферта несомненно наказуема, если она касается изготовленного уже продукта; оферта вероятно наказуема, если она касается продукта, имеющего быть изготовленным или ввезенным в страну. Всякое выставление на продажу (на выставке, в магазине и т.д.) несомненно наказуемо" <1>. В то же время суды, удовлетворяя иски патентообладателей о нарушении их исключительного права, в своих решениях часто специально оговаривают запрет на рекламу. "Введением продукта в оборот" помимо его продажи являются все действия по предоставлению прав владения, пользования или распоряжения продуктом независимо от того, преследуется ли при этом цель извлечения прибыли (дарение, аренда, доверительное управление и т.п.).
--------------------------------
<1> Пиленко А.А. Указ. соч. С. 448.
Необходимо обратить внимание на то, что контрафактная продукция сама по себе не относится к вещам, изъятым из оборота <1>.
--------------------------------
<1> См. ответ на вопрос 11 в Обзоре законодательства и судебной практики Верховного Суда РФ за второй квартал 2006 г., утвержденном Постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 27 сентября 2006 г.
Хранение продукта признается самостоятельным нарушением исключительного права только в том случае, если хранение осуществляется для целей введения продукта в оборот. Как представляется, наличие этих целей презюмируется - опровержение презумпции должно быть возложено на лицо, у которого обнаружена контрафактная продукция. В гражданском праве под хранением вещей понимается договорная конструкция, однако "хранение продукта" в рассматриваемом контексте должно пониматься в его бытовом значении. Нарушителем исключительного права является лицо, не только передавшее продукт на хранение третьему лицу, но и хранящее контрафактную продукцию у себя. Поклажеприниматель по договору хранения субъектом ответственности не является.
4. В подп. 2 - 4 п. 2 комментируемой статьи указаны варианты использования запатентованного способа (который, как известно, может быть только изобретением). Способ отличается от продукта тем, что является в чистом виде бестелесным объектом. К способу неприменимы понятия "изготовление", "ввоз", "продажа" и т.п. Передача информации о способе также не может считаться его недозволенным распространением в смысле патентного права <1>. Поэтому использованием способа являются все действия с продуктом (или с устройством как разновидностью продукта), в котором реализован способ. Что касается способа как такового, то суды считают, что его реклама также является использованием изобретения.
--------------------------------
<1> См.: Пиленко А.А. Указ. соч. С. 449 - 450. За разглашение без согласия автора или заявителя сущности изобретения, полезной модели либо промышленного образца до официального опубликования сведений о них предусмотрена административная ответственность (ст. 7.12 КоАП РФ).
Существует несколько вариантов практической реализации запатентованного способа.
Реализация способа может проявиться только при получении продукта (подп. 2 п. 2 комментируемой статьи). Э.П. Гаврилов указывает, что в этом случае наступает "косвенная охрана" способа, суть которой заключается в том, что исключительное право распространяется не только на запатентованный способ, но и на продукт, полученный этим способом, "например, если запатентован способ изготовления пива, то владелец патента может контролировать (запрещать или разрешать) гражданский оборот пива, изготовленного запатентованным способом" <1>. Изобретение может быть запатентовано, если оно является новым способом получения известного продукта. В этом случае бремя доказывания того, что продукт получен именно этим способом, возлагается на патентообладателя. Но изобретение может быть запатентовано и тогда, когда оно является способом получения нового продукта, неизвестного на дату приоритета. В этом случае устанавливается презумпция того, что все идентичные продукты получены запатентованным способом. Соответственно, бремя доказывания обратного возлагается на изготовителя продукта. Так, в суде рассматривалось дело, касающееся изготовления стекол, которые суд признал новым продуктом, при изготовлении которого, по мнению патентообладателя, использовался запатентованный им способ. Экспертиза пришла к выводу, что установление факта применения конкретного способа при изготовлении стекла возможно только при экспертном наблюдении за действующим оборудованием и технологическим процессом выпуска этого стекла. Однако изготовитель воспрепятствовал экспертному наблюдению. Суд пришел к выводу, что изготовитель не доказал факт неиспользования им патента, в связи с чем признал, что стекло следует считать полученным запатентованным способом <2>.
--------------------------------
<1> Гаврилов Э. Патентное право в части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации: комментарий к главе 72 // Хозяйство и право. 2007. N 12. С. 8 - 9.
<2> Постановление ФАС Поволжского округа от 27 октября 2003 г. по делу N А57-7546/00-19-11-13.
Реализация запатентованного способа может автоматически проявиться безотносительно к тому, в каком именно устройстве он используется (подп. 3 п. 2 комментируемой статьи). В этом случае все устройства различных производителей могут функционировать только в случае реализации способа. Получается, что изготовители устройств используют запатентованный способ. В.И. Еременко указывает на то, что это положение является особенностью российского законодательства, и приводит следующий пример: "Если получен патент на способ обработки видеосигнала, у патентообладателя необходимо получить разрешение на ввоз, изготовление, применение, предложение о продаже, продажу, иное введение в оборот или хранение телевизоров, в которых аппаратно или программно реализуется такой способ обработки" <1>.
--------------------------------
<1> Гаврилов Э.П., Еременко В.И. Указ. соч. С. 442 (автор - В.И. Еременко).
Запатентованный способ может заключаться в чистом виде в "процессе осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств" (п. 1 ст. 1350 ГК). Тогда реализация способа будет заключаться в осуществлении данного процесса, т.е. непосредственно путем применения способа (подп. 4 п. 2 комментируемой статьи). Примером может служить: патент РФ N 2019105 "Способ борьбы с нежелательной растительностью" (имеется в виду способ борьбы с сорняками - см. п. 5 настоящего комментария).
5. В п. 3 комментируемой статьи установлена важнейшая предпосылка защиты прав патентообладателя: ему необходимо доказать, что используется именно его изобретение, полезная модель или промышленный образец. Тождество решений, использованных лицом, которое не обладает исключительным правом, определяется экспертизой, назначенной судом (но выводы экспертизы оцениваются судом на общих основаниях). Эксперт проводит сравнение приведенных в патенте признаков объектов патентных прав с признаками, которые использованы в противопоставляемом продукте или способе. Полное формальное совпадение приведенных в патенте признаков и будет означать использование чужого объекта патентных прав. При неполном совпадении в отношении изобретения и полезной модели эксперт выясняет, не является ли расхождение эквивалентным признаком, "то есть равнозначным, равноценным, позволяющим получить одинаковый результат одинаковым в принципе путем" <1>. Эквивалентный признак приравнивается к признаку, приведенному в патенте на изобретение и полезную модель (к промышленным образцам учение об эквивалентных признаках не применяется). В качестве примера можно привести случай, когда суд признал (вопреки мнению эксперта), что "содержание в чае "RED-SLIM TEA" фрагментов чашелистиков и листочков подчашия гибискуса эквивалентно содержанию лепестков гибискуса в формуле изобретения истца применительно к технологии изготовления чая" <2>.
--------------------------------
<1> Гаврилов Э. Патентное право в части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации: комментарий к главе 72. С. 10.
<2> Постановление ФАС Московского округа от 28 апреля 2009 г. по делу N КГ-А40/10092-08.
Иллюстрацией сравнения признаков способа может служить следующий пример из судебной практики. Рассматривался запатентованный способ борьбы с сорняками, признаками которого являлись: обработка культурных возделываемых растений (признак N 1) производными сульфанилмочевины общей формулы, указанной в формуле изобретения (признак N 2), в количестве от 4 до 250 г на 1 га (признак N 3). В рекламном проспекте ответчика было указано, что рекламируемое им производное сульфанилмочевины, а именно трифлусульфурон-метил (совпадение с признаком N 2), применяется путем наземного опрыскивания посевов (совпадение с признаком N 1) в количестве 15 г на 1 га (совпадение с признаком N 3). В результате суд пришел к выводу о нарушении исключительного права патентообладателя <1>.
--------------------------------
<1> Постановление ФАС Московского округа от 12 ноября 2008 г. по делу N К-А40/9331-08.
Если в противопоставленном объекте отсутствует хотя бы один признак запатентованного решения, "то нет факта использования и, следовательно, нельзя утверждать, что нарушено исключительное право" <1>. Подтверждением тому служит пример из судебной практики: "В папке, производимой ответчиком, отсутствует существенный признак, указанный в независимом пункте 1 описания полезной модели "Папка" N 72659, а именно наличие на переднем листе отверстий. Таким образом, ответчик не использует каждый признак полезной модели" <2>.
--------------------------------
<1> Гаврилов Э. Патентное право в части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации: комментарий к главе 72. С. 9.
<2> Постановление ФАС Московского округа от 8 апреля 2009 г. по делу N КГ-А40/2283-08.
В то же время объект патентных прав считается использованным, если в противопоставляемом продукте или способе помимо всех до единого признаков запатентованного решения присутствуют дополнительные признаки <1>.
--------------------------------
<1> Пункт 11 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума ВАС РФ от 13 декабря 2007 г. N 122.
Статья 1359. Действия, не являющиеся нарушением исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец
Комментарий к статье 1359
1. Система ограничений исключительного права разработана только в современных законодательствах - еще в начале XX в. ее попросту не существовало, поскольку исторически интеллектуальная собственность развивалась в категориях "монополии" и "привилегии", по своему определению первоначально ограничений не предполагавших. В наше время общей предпосылкой введения ограничений исключительного патентного права является "обеспечение баланса между монопольными правами патентообладателя и правами и законными интересами других лиц" <1>. Комментируемая статья как раз и содержит случаи такого ограничения, а конкретно - случаи свободного использования запатентованного решения. Соответственно, использование объекта патентных прав в указанных случаях не является нарушением исключительного права (абз. 1 комментируемой статьи). Свободное использование означает использование бездоговорное (т.е. не требует получения согласия патентообладателя). Спецификой патентного права по сравнению с авторским правом является незначительное количество случаев бездоговорного использования с выплатой патентообладателю компенсации.
--------------------------------
<1> Определение Конституционного Суда РФ от 28 мая 2009 г. N 613-О-О.
В ст. ст. 1360 и 1361 ГК РФ приведены иные случаи бездоговорного использования объектов патентного права, которые по своей сути не относятся к случаям свободного использования. Следует отметить, что все случаи бездоговорного использования не распространяются на контрафактную продукцию - действия с ней всегда будут являться нарушением исключительного права патентообладателя. В этой связи следует обращать особое внимание на случаи, когда свободное использование объектов патентного права допускает изготовление и ввоз продукции без согласия патентообладателя.
2. Начать анализ случаев свободного использования объектов патентных прав следует с конца перечня, помещенного в комментируемой статье (подп. 6), - с института исчерпания исключительного права. Все остальные случаи свободного использования применяются лишь тогда, когда они не покрываются исчерпанием права. Суть исчерпания права заключается в том, что допускается осуществление без согласия патентообладателя и без выплаты ему компенсаций всех действий, предусмотренных подп. 1 п. 2 ст. 1358 ГК РФ (кроме изготовления), в отношении материального носителя в случае, если этот материальный носитель был законно введен в оборот на территории Российской Федерации патентообладателем или с разрешения патентообладателя. Так, покупка вертолета предполагает его свободное использование в полном объеме: собственник может летать на нем в личных целях, может использовать для эвакуации пострадавших при землетрясении и в других случаях без объяснения мотивов и целей своих действий. Следует обратить внимание на то, что исчерпание права на запатентованные продукты является несравненно более полным по сравнению с исчерпанием авторского исключительного права (см. ст. 1272 ГК). Ограничение, вызванное исчерпанием права, разумеется, не распространяется на случаи приобретения контрафактной продукции. Исчерпание права не предполагает возможности изготовления продукции, содержащей идентичные решения, которые использованы в продукте, правомерно введенном в оборот. "Институт исчерпания прав, - по мнению А.Л. Маковского, - один из наиболее важных ограничителей исключительных прав, проявляющий себя постоянно и в массовом количестве" <1>.
--------------------------------
<1> Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. А.Л. Маковского. С. 299 (автор - А.Л. Маковский).
3. Вторым по значимости случаем свободного использования запатентованного решения следует признать использование объекта патентных прав "для удовлетворения личных, семейных, домашних или иных не связанных с предпринимательской деятельностью нужд, если целью такого использования не является получение прибыли или дохода" (подп. 4 комментируемой статьи). Использование объекта чужих патентных прав в данном случае возможно прежде всего при непосредственном изготовлении лицом продукта (изделия), содержащего запатентованное решение (своими руками или по заказу). При этом не играет роли, изготовлен продукт в результате параллельного независимого творчества или с использованием чужих идей (в том числе непосредственно с использованием материалов патентной заявки). Следует признать, что под свободное использование продукта подпадает и его "ввоз на территорию Российской Федерации" лицом, собирающимся использовать продукт в личных целях. Представляется, что личные цели при этом должны презюмироваться. Использование запатентованного способа как "процесса осуществления действий" допускается во всех случаях.
Прежде всего, рассматриваемый случай относится к гражданам, но может быть применим и к юридическим лицам. При этом по аналогии с п. 5 Постановления Пленума ВАС РФ от 22 октября 1997 г. N 18 "О некоторых вопросах, связанных с применением положений Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре поставки" следует признать, что под целями, которые не связаны с личным использованием, надо понимать цели использования продукта или способа для обеспечения деятельности организации или гражданина-предпринимателя (оргтехника, офисная мебель, транспортные средства, материалы для ремонтных работ и т.п.). Для юридического лица, наверное, можно признать использованием в личных целях очистку с применением запатентованного решения снега на внутренней территории завода для прохода своих работников. Но, например, влажная уборка полов в торговом центре уже должна считаться связанной с обеспечением предпринимательской деятельности.
4. Близко примыкает к свободному использованию запатентованного решения предусмотренное в подп. 5 комментируемой статьи "разовое изготовление в аптеках по рецептам врачей лекарственных средств с использованием изобретения". В то же время имеются некоторые особенности. Прежде всего речь идет только об использовании изобретения, потому что лекарственное средство - это не устройство (значит, не полезная модель) и не изделие (значит, не промышленный образец). Лекарственные средства всегда изготавливаются либо из определенного вещества, либо определенным способом, а такие технические решения могут быть только изобретениями (ч. 1 п. 1 ст. 1350 ГК). Обращает на себя внимание и множественность задействованных лиц: врач, который выписывает рецепт; провизор, который изготовляет лекарство в аптеке; наконец, лицо, для которого изготавливается лекарство. Вопреки бытующему мнению в данном случае не требуется специального указания на то, что для свободного использования лекарства мало его изготовить, надо его еще и продать, т.е. ввести в оборот. Купли-продажи здесь нет: лекарство изготавливается за плату, но по заказу лица, предъявляющего рецепт, т.е. налицо договор подряда. Соответственно, рассматриваемый способ вообще не предполагает введения изготовленного лекарства в оборот (нарушением исключительного права будет как раз продажа заказчиком изготовленного лекарства). Исторически данный способ свободного использования следует признать осколком некогда принятого законодательством положения, по которому "из соображений публичного интереса, не допускающего привилегирования таких изобретений, которые касаются общественного блага", вообще не допускалась защита патентным правом лекарственных веществ и способов их приготовления <1>. Теперь, как известно, лекарства не только патентуются, но патентообладателю даже предоставляются льготы по увеличению срока действия исключительного права (см. п. 2 ст. 1363 ГК). Поэтому потребовалась подробная регламентация случаев свободного использования запатентованного лекарственного вещества или способа его приготовления. Надо признать, что регламентация получилась излишне подробной: с одной стороны, сама сущность изготовления лекарственного средства по рецепту предполагает разовый характер такого изготовления, с другой же стороны, количество изготовлений новых порций лекарства по одному рецепту может быть очень велико.
--------------------------------
<1> См.: Канторович Я.А. Указ. соч. С. 232.
5. В подп. 1 комментируемой статьи предусмотрено свободное применение запатентованных объектов в отношении иностранных транспортных средств и космической техники, находящихся на территории Российской Федерации временно (т.е. транзитом или при осуществлении международных перевозок, при туризме и т.д.) или случайно (вынужденные посадки и т.п.). Рассматриваемый случай демонстрирует коррекцию территориального принципа действия исключительного права: если решение, используемое в транспортном средстве, запатентовано только в России, то зарубежные страны не связаны этим патентом - там использование решения является свободным. Тогда, соответственно, ввоз в Россию этих транспортных средств квалифицируется как нарушение исключительного права российского патентообладателя (см. подп. 1 п. 2 ст. 1358 ГК). Данный случай выводится из-под действия исключительного права ради обеспечения "международного экономического обмена" <1>. Исторически уже в 1920-х гг. прошлого века некоторые страны исключили из своего законодательства действие патентного права на "орудия передвижения (пароходы, локомотивы), прибывающие в страну на время" <2>. Современное регулирование характеризуется более серьезными ограничениями. Во-первых, рассматриваемый случай свободного использования применяется на условиях взаимности между государствами. Во-вторых, требуется, чтобы объект патентных прав применялся исключительно для нужд транспортных средств или космической техники. Так, например, применением для нужд транспортного средства должно признаваться использование навигатора, но не встроенной музыкальной аппаратуры. Общие принципы применения рассматриваемого ограничения патентных прав сформулированы в ст. 5.ter Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 г. (из русского перевода этой нормы комментируемая статья заимствовала и многие тяжеловесные обороты).
--------------------------------
<1> См.: Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. А.Л. Маковского. С. 298 (автор - А.Л. Маковский).
<2> Канторович Я.А. Указ. соч. С. 232.
6. В подп. 2 комментируемой статьи предусмотрено свободное использование объекта патентных прав при проведении научного исследования запатентованного продукта (способа) или при проведении над ним научного эксперимента. Указание на научный характер исследования и эксперимента характеризует его уровень, но вряд ли имеется в виду только фундаментальная наука. Доказывать научный характер исследования или эксперимента должно лицо, проводящее соответствующие исследование или эксперимент. Как указал Конституционный Суд РФ, рассматриваемое ограничение введено в целях обеспечения баланса интересов всех лиц, которым гарантирована свобода научного и технического творчества, и не предполагает введения запатентованного решения в оборот <1>. Не допускается, очевидно, и собственно применение запатентованного продукта или способа экспериментатором или исследователем.
--------------------------------
<1> Определение Конституционного Суда РФ от 16 октября 2003 г. N 389-О. См. также очень показательное Постановление Президиума ВАС РФ от 16 июня 2009 г. N 2578/09 по делу N А40-65668/08-27-569.
7. В подп. 3 комментируемой статьи предусмотрено свободное использование запатентованных решений при чрезвычайных обстоятельствах. Принципиальнейшее отличие данного использования от всех других случаев, предусмотренных комментируемой статьей, заключается в том, что оно осуществляется без согласия патентообладателя, но с выплатой ему вознаграждения - "соразмерной компенсации". В связи с правом патентообладателя на компенсацию закон устанавливает обязанность уведомления патентообладателя о совершившемся использовании. Споры о размере и порядке выплаты компенсации рассматриваются в суде (подп. 8 п. 1 ст. 1406 ГК). Необходимость выплаты компенсации патентообладателю в случае, который с моральных позиций как раз не предполагает никакого вознаграждения, объясняется, видимо, тем, что на практике, конечно, используются те решения, которые специально создаются на случай ликвидации последствий стихийных бедствий, катастроф и аварий. Соответственно, выплата компенсации должна стимулировать создание подобных решений.
Варианты использования запатентованных решений при ликвидации последствий чрезвычайных обстоятельств, очевидно, включают в себя изготовление и применение материальных носителей, ввоз их на территорию Российской Федерации, непосредственное применение запатентованных способов. Учитывая непредсказуемый характер чрезвычайных обстоятельств, можно предположить, что материальные носители могут также без согласия патентообладателя изготавливаться заранее и храниться на случай их возможного использования <1>. Перечень субъектов, которые могут использовать запатентованные решения при чрезвычайных обстоятельствах и, соответственно, являются обязанными лицами по выплате компенсации патентообладателю, закон не ограничивает.
--------------------------------
<1> В литературе распространена иная точка зрения, ограничительно толкующая свободное использование запатентованного решения при чрезвычайных обстоятельствах. См.: Сергеев А.П. Указ. соч. С. 526; Городов О.А. Указ. соч. С. 394.
Статья 1360. Использование изобретения, полезной модели или промышленного образца в интересах национальной безопасности
Комментарий к статье 1360
1. Комментируемая статья предусматривает специфичный случай ограничения исключительного права. Это ограничение устанавливается в интересах "национальной безопасности", как следует из названия комментируемой статьи. Законодатель перенес данный оборот из п. 4 ст. 13 Патентного закона РФ, но в самом тексте комментируемой статьи расшифровал "национальную безопасность" как "оборону и безопасность". Данные формулировки уже напрямую связаны с формулировками ч. 3 ст. 55 Конституции РФ и ч. 2 п. 2 ст. 1 ГК РФ. Таким образом, в комментируемой статье предусмотрен частный случай ограничения гражданских прав в целях обеспечения обороны страны и безопасности государства. Как представляется, именно таким должно быть содержание понятия "в интересах национальной безопасности".
Комментируемая статья предусматривает случай использования результата интеллектуальной деятельности без согласия правообладателя, но с выплатой за это использование вознаграждения ("соразмерной компенсации"). В этом отношении использование объекта патентных прав в интересах национальной безопасности сходно с использованием объекта при чрезвычайных обстоятельствах (подп. 3 ст. 1359 ГК). Однако имеются существенные особенности, позволившие законодателю выделить рассматриваемый случай ограничения исключительного права в отдельную статью.
2. В целом по сравнению со случаями ограничения исключительного права, описываемыми в ст. 1359 ГК РФ, использование объекта патентных прав в интересах национальной безопасности производится не в общественных интересах (в широком смысле), а в интересах государства, которые только косвенно связаны с общественными интересами. Что касается использования объекта патентных прав при чрезвычайных обстоятельствах, то оно осуществляется, во-первых, спонтанно (стихийные бедствия, катастрофы и аварии не прогнозируются); во-вторых, любым субъектом, который ликвидирует последствия чрезвычайных обстоятельств; в-третьих, имеет кратковременный характер (до ликвидации последствий чрезвычайных обстоятельств). Использование же объекта в интересах национальной безопасности означает постоянное ограничение исключительного права. По существу, это напоминает принудительное лицензирование; в литературе даже высказано мнение, что принятию решения об использовании объекта в интересах национальной безопасности должен предшествовать отказ патентообладателя от заключения лицензионного соглашения в общем порядке <1>. Но отличие рассматриваемого случая от принудительного лицензирования заключается как раз в том, что законодатель решительно отказался от применения к данному случаю установленных ст. 1362 ГК РФ процедур. Принудительное лицензирование с общегражданской точки зрения представляет собой заключение договора в обязательном порядке (см. комментарий к ст. 1362 ГК). Использование же объекта патентных прав в интересах национальной безопасности осуществляется в принципе на бездоговорной основе: разрешение на использование объекта, как следует из текста комментируемой статьи, дает не патентообладатель (и суд не понуждает патентообладателя к даче согласия), а государство. Причем разрешение использовать объект патентных прав в интересах национальной безопасности дается без согласования с патентообладателем - последний только уведомляется о состоявшемся разрешении в кратчайший, как сказано в комментируемой статье, срок.
--------------------------------
<1> См.: Гаврилин Ю.В. Ограничение прав патентообладателя: Научно-практический комментарий к статье 11 Патентного закона РФ // СПС "КонсультантПлюс".
В литературе можно встретить отождествление рассматриваемого случая ограничения исключительного права с реквизицией в пользу государства исключительных прав <1>. В законодательстве прошлых лет, где не были изжиты прямые аналогии с правом собственности, подобные термины могли употребляться <2>. Но сегодня подобное отождествление недопустимо даже в качестве образного сравнения: исключительное право в интересах национальной безопасности в пользу государства не отчуждается, правообладатель патента не лишается. Итак, в комментируемой статье закреплена возможность ограничения исключительного права патентообладателя в форме принудительного (бездоговорного) предоставления государству права постоянного использования объекта патентных прав на возмездной основе.
--------------------------------
<1> См.: Гришаев С.П. Комментарий к Патентному закону Российской Федерации (постатейный) (п. 4 комментария к ст. 13) // СПС "КонсультантПлюс".
<2> См.: Пиленко А.А. Указ. соч. С. 557 - 560.
3. Рассматриваемое ограничение исключительного права вводится государством - Российской Федерацией в лице Правительства РФ. Учитывая беспрецедентный характер ограничения, следует предположить, что Правительство РФ не вправе делегировать свои полномочия в сфере национальной безопасности каким-либо федеральным исполнительным органам власти, не говоря уж об органах субъектов Российской Федерации. Разрешение использовать объект чужих патентных прав должно быть выдано в форме ненормативного правового акта Правительства РФ. Видимо, в этом акте должны быть указаны конкретные лица или органы, которым разрешается использовать объект патентных прав в интересах национальной безопасности. Не подлежит сомнению, что разрешение Правительства РФ может быть признано недействительным в судебном порядке (ст. 13 ГК, п. 1 ч. 1 ст. 27 ГПК, п. 2 ч. 2 ст. 34 АПК). Бремя доказывания наличия условий ограничения исключительного права возлагается на Правительство РФ. Споры о размере и порядке выплаты вознаграждения патентообладателю рассматриваются в судебном порядке в силу прямого указания закона (подп. 8 п. 1 ст. 1406 ГК) <1>.
--------------------------------
<1> См. также п. 56 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26 марта 2009 г. "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации".
Статья 1361. Право преждепользования на изобретение, полезную модель или промышленный образец
Комментарий к статье 1361
1. Исторически, когда еще не были изжиты аналогии с правом собственности, право преждепользования даже могло именоваться в законодательстве "правом сервитута в патенте" <1>. С точки зрения современного законодательства, как сказано в комментируемой статье, право преждепользования - это право лица, не являющегося патентообладателем, на безвозмездное использование решения, тождественного запатентованному. Право преждепользования к интеллектуальным правам не относится, напротив, оно выступает ограничением чужого исключительного патентного права <2>. Соответственно, действия преждепользователя не являются нарушением прав патентообладателя, поскольку "право преждепользования относится к условиям, исключающим ответственность за использование объектов патентного права" <3>. Выделение норм о преждепользовании в отдельную статью вызвано некоторыми особенностями данной конструкции в сравнении со случаями свободного использования объекта патентных прав (см. ст. 1359 ГК). Право преждепользования является не столько случаем свободного использования, сколько вариантом противопоставлений патенту. Не зря Конституционный Суд РФ поставил право преждепользования в один ряд с возможностью признания патента недействительным в качестве сдерживания беспрецедентной монополии патентообладателя "в целях обеспечения баланса интересов всех участников технического и научного творчества" <4>. Но в отличие от случаев признания патента недействительным, которые имеют публичное значение (свободное использование решения становится свободным для всех), право преждепользования защищает только его носителя, на третьих лиц не распространяется, само по себе патента не порочит. Поэтому преждепользование, действительно, является правом - субъективным гражданским правом, принадлежащим конкретному лицу.
--------------------------------
<1> Канторович Я.А. Указ. соч. С. 237.
<2> См.: Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. А.Л. Маковского. С. 300 (автор комментария - А.Л. Маковский).
<3> Пункт 11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26 апреля 2007 г. N 14 "О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака".
<4> Определение Конституционного Суда РФ от 4 декабря 2007 г. N 966-О-П.
2. Преждепользование известно только патентному праву, поскольку только в патентном праве признается, что охраняемое решение не является уникальным (неповторимым) - оно может быть разработано одновременно несколькими лицами при параллельном творчестве <1>. Слова комментируемой статьи о тождественном решении, созданном независимо от автора запатентованного решения, указывают как раз на случай параллельного творчества, при котором защищаются интересы творца, пренебрегшего процедурой официального признания результатов своего творчества. В то же время право преждепользования не ставит под сомнение принцип государственной регистрации охраняемых решений - параллельное творчество принимается во внимание только "до даты приоритета".
--------------------------------
<1> См.: Сергеев А.П. Указ. соч. С. 25, 528.
В соответствии со ст. 1406 ГК РФ споры о праве преждепользования рассматриваются в судебном порядке. Преждепользователь может обратиться в суд с требованием об установлении права преждепользования. Однако подавляющее число случаев признания права преждепользования в судебном порядке связано с рассмотрением возражений против иска патентообладателя к преждепользователю о пресечении нарушения исключительного права. Но в любом случае право преждепользования возникает не по решению суда, а в силу самого факта создания и использования объекта <1>. Право преждепользования не подлежит государственной регистрации, соответственно, "не предусматривается выдача патентным ведомством пользователю публичного документа, подтверждающего наличие у него этого субъективного права" <2>. Судебное решение выступает актом, лишь подтверждающим наличие права преждепользования в определенном объеме.
--------------------------------
<1> Пункт 8 Обзора практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности, утвержденного информационным письмом Президиума ВАС РФ от 13 декабря 2007 г. N 122.
<2> Бриксов В.В. Соотношение патентного права и права преждепользования // Вестник ВАС РФ. 2005. N 7. С. 121. См. также: Сергеев А.П. Указ. соч. С. 528; Гаврилин Ю.В. Указ. соч.
3. При установлении права преждепользования в судебном процессе установлению и доказыванию подлежат следующие обстоятельства:
а) использование преждепользователем решения, тождественного запатентованному решению (см. п. 3 ст. 1358 ГК). Сама тождественность решения, использованного преждепользователем, доказывается судебной экспертизой;
б) независимость создания тождественного решения. Независимость проявляется в самостоятельном характере творчества преждепользователя: это означает, что решение "не было разработано на основе описаний, чертежей, моделей лица, получившего патент на полезную модель" <1>. Судебная практика подтверждает данное положение. Так, например, несамостоятельной была признана разработка, в которой непосредственно принимал участие автор запатентованного решения <2>. В целом же самостоятельность преждепользователя в разработке предполагается; несамостоятельность - это факт, который доказывается патентообладателем <3>;
--------------------------------
<1> Гришаев С.П. Интеллектуальная собственность: Учеб. пособие. М.: Юристъ, 2004 // СПС "КонсультантПлюс".
<2> Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 7 августа 2001 г. по делу N Ф08-2449/2001.
<3> Постановление ФАС Северо-Западного округа от 27 июля 2006 г. по делу N А56-35601/04.
в) добросовестность использования решения. Можно смотреть на добросовестность преждепользователя как на общегражданскую категорию. Тогда следует учитывать, что, по распространенному мнению, в п. 3 ст. 10 ГК РФ закреплена презумпция добросовестности. Но в литературе высказано и такое мнение: добросовестность в нашем случае означает как раз независимость в создании решения <1> и, следовательно, она (добросовестность) поглощается условием независимости создания тождественного решения;
--------------------------------
<1> См.: Сергеев А.П. Указ. соч. С. 528; Гришаев С.П. Интеллектуальная собственность: Учеб. пособие.
г) использование или приготовление к использованию тождественного решения на территории России до даты приоритета запатентованного объекта. Данное обстоятельство, имеющее особое значение в признании права преждепользования, доказывает преждепользователь. К моменту, в котором было зафиксировано использование, предъявляется только одно требование: "до даты приоритета", указанной в патенте. Длительность использования (один день или несколько лет) роли не играет. В судебно-арбитражной практике содержатся примеры того, как устанавливается использование тождественного патенту решения на определенную дату или промежуток времени: поставка товара, содержащего запатентованное решение <1>; реализация изготовленной продукции <2>; акт ввода в эксплуатацию оборудования по производству продукции, товарные накладные, акт сдачи-приемки оказанных услуг по изготовлению рекламных листовок на производимую продукцию <3>. Особую роль в доказательстве существования права преждепользования играет техническая документация, по которой производилась продукция, содержащая запатентованное решение, исследованию подлежат чертежи, сертификаты соответствия и протоколы испытаний <4>. Наличие утвержденных в установленном порядке технических условий (ТУ), технического описания (ТО) на производство продукции также рассматривается как доказательство изготовления продукции либо приготовления к ее изготовлению <5>. В качестве подтверждения даты приготовления к использованию выступает, например, приобретение комплекса оборудования для производства продукции <6>;
--------------------------------
<1> Постановления ФАС Московского округа от 18 декабря 2004 г. по делу N КА-А40/5718-00, ФАС Северо-Западного округа от 9 октября 2001 г. по делу N А56-8882/01.
<2> Постановление ФАС Поволжского округа от 9 сентября 1999 г. по делу N А55-2249/99-15.
<3> Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 18 февраля 2009 г. по делу N А74-595/08-Ф02-268/09.
<4> Постановление ФАС Северо-Западного округа от 5 марта 2009 г. по делу N А56-10043/2005.
<5> Постановления ФАС Уральского округа от 12 июля 2004 г. по делу N Ф09-2083/04-ГК, от 9 января 2004 г. по делу N А62-4090/01; ФАС Московского округа от 18 декабря 2004 г. по делу N КА-А40/5718-00; ФАС Северо-Западного округа от 27 июля 2006 г. по делу N А56-35601/04.
<6> Постановление ФАС Северо-Западного округа от 2 октября 2008 г. по делу N А56-45085/2007.
д) объем преждепользования. Установление более ранней даты использования тождественного решения, чем дата приоритета изобретения, еще не является достаточным условием для возникновения права преждепользования <1>, все-таки право преждепользования - это право не просто использовать тождественное решение, но использовать его в определенном объеме (без расширения объема использования, достигнутого или намеченного к использованию до даты приоритета). Соответственно, ответчик при ссылке на свое право преждепользования должен указать на объем использования и представить доказательства этого объема <2>. В материалах судебной практики указывается, что "под объемом использования понимается количество продукта, изделий, производимых с использованием запатентованного объекта или в отношении которых сделаны необходимые приготовления для их производства" <3>. Подчеркивается, что "при определении таких объемов следует принимать во внимание не только количество фактически изготовленных до даты приоритета изделий, но и количество изделий, для выпуска которых были сделаны необходимые приготовления" <4>. Практически установление объема производства должно выражаться формулой "изготовление (продажа, иное использование) стольких-то единиц изделия в день (или в месяц, в год и т.п.)". В литературе отмечается, что "по смыслу закона не существует максимального или минимального периода использования аналогичного запатентованного решения с точки зрения нижнего предела. Он может составлять месяц, шесть месяцев, год, два, десять лет и т.п." <5>. Поскольку законодатель предъявляет требования только по последней дате, на которую можно ссылаться по объему использования (день, непосредственно предшествующий дате приоритета заявки), обоснованным выглядит вывод, что "фактический или предполагаемый объем использования определяется на ту дату (период времени), которая будет выбрана преждепользователем" <6>.
--------------------------------
<1> Постановления ФАС Московского округа от 21 февраля 2005 г. по делу N КГ-А40/180-05; ФАС Северо-Западного округа от 15 марта 2005 г. по делу N А56-10204/04.
<2> Постановление ФАС Московского округа от 29 июля 2002 г. по делу N КГ-А40/4806-02.
<3> Постановление ФАС Московского округа от 21 февраля 2005 г. по делу N КГ-А40/180-05.
<4> Постановление ФАС Северо-Западного округа от 27 июля 2006 г. по делу N А56-35601/04.
<5> Бриксов В.В. Указ. соч. С. 134.
<6> Гаврилов Э.П. Преждепользование и послепользование в патентном праве // СПС "КонсультантПлюс".
4. В комментируемой статье определены субъекты права преждепользования. Устанавливая наличие права преждепользования, суд указывает и на тот способ, которым преждепользователь использует запатентованное решение (т.е. производит продукцию, продает ее и т.д.). Бесспорно, преждепользователем является изготовитель продукта. Судебная практика считает, что признание преждепользователем производителя продукции автоматически означает освобождение от ответственности за нарушение исключительного права и тех лиц, которые приобретали продукцию у производителя для последующей перепродажи или иного использования, "поскольку такие действия преждепользователя и третьих лиц защищаются в тех случаях, когда не нарушается объем использования" <1>. Преждепользователем может быть признано лицо, всего лишь ввозящее запатентованную полезную модель из-за рубежа, поскольку импорт продукции, содержащей запатентованное решение, является использованием объекта патентных прав <2>.
--------------------------------
<1> Бриксов В.В. Указ. соч. С. 132.
<2> Постановление ФАС Московского округа от 21 февраля 2005 г. по делу N КГ-А40/180-05. См. также Постановление ФАС Северо-Западного округа от 9 октября 2001 г. по делу N А56-8882/01; Определение ФАС Северо-Западного округа от 14 мая 2003 г. по делу N А56-8882/01.
5. Пункт 2 комментируемой статьи посвящен передаче (точнее было бы сказать, передаче и переходу) права преждепользования. В этой части наблюдается единственное расхождение между Патентным законом РФ и частью четвертой ГК РФ. Если по ст. 12 Патентного закона РФ допускалась передача права преждепользования "только совместно с производством, на котором имело место использование", то п. 2 комментируемой статьи говорит: "...только вместе с предприятием, на котором имело место использование тождественного решения...". В принципе эта терминология для российского законодателя традиционна: в законодательстве 20-х гг. XX в. было установлено, что переуступить право преждепользования можно не иначе как вместе с предприятием <1>. Но содержание термина "предприятие" изменилось. В соответствии со ст. 132 ГК РФ предприятие признается самостоятельным объектом недвижимости, соответственно, права на него возникают в случае государственной регистрации предприятия (не совокупности недвижимых вещей, входящих в имущественный комплекс!). Таких предприятий в России почти нет. Следовательно, после 1 января 2008 г. передача права преждепользования в составе предприятия означает, что отчуждается недвижимость, а форма договора купли-продажи предприятия и требования к государственной регистрации договора определяются в соответствии со ст. 560 ГК РФ. Наличие предприятия требуется только в случае перехода права преждепользования - закон не выдвигает наличие регистрации прав на предприятие условием признания права преждепользования.
--------------------------------
<1> См.: Канторович Я.А. Указ. соч. С. 237.
Статья 1362. Принудительная лицензия на изобретение, полезную модель или промышленный образец
Комментарий к статье 1362
1. Принудительное лицензирование может рассматриваться как ограничение исключительного права в части свободы распоряжения этим правом. В ст. 5 Парижской конвенции по охране промышленной собственности принудительная лицензия трактуется как мера по "предотвращению злоупотреблений, которые могут возникнуть в результате осуществления исключительного права, предоставляемого патентом". Существует два принципиально разных случая принудительного лицензирования: во-первых, в связи с неиспользованием патентообладателем запатентованного решения (п. 1 комментируемой статьи) и, во-вторых, в связи с патентованием зависимого изобретения (п. 2 комментируемой статьи). Принудительная лицензия - это предоставление определенному лицу права использования запатентованного результата, исключительное право на который принадлежит другому лицу, по решению суда и на установленных судом условиях (ст. 1239 ГК). Принудительная лицензия может быть только простой (неисключительной) и распространяться только на территорию в пределах Российской Федерации. Государственная регистрация принудительной лицензии осуществляется на основании решения суда (п. 3 комментируемой статьи). Права и обязанности сторон по этой лицензии возникают не с момента вступления решения суда в законную силу, а с момента государственной регистрации.
Большое количество оценочных категорий в комментируемой статье <1> не должно вызывать удивления, поскольку все эти категории подлежат установлению судом, который принимает решения исходя из конкретных обстоятельств каждого дела. Следует, однако, заметить, что судебная практика, связанная с рассмотрением конкретных дел по выдаче принудительных лицензий, на сегодняшний день в России отсутствует.
--------------------------------
<1> Речь идет о таких категориях, как "недостаточное использование объекта патентных прав", "недостаточное предложение товаров", "условия, соответствующие установившейся практике", "уважительные причины", "возникновение обстоятельств вновь маловероятно", "важное техническое достижение", "существенные экономические преимущества" и др.
2. Принудительное лицензирование осуществляется в связи с неиспользованием объекта патентных прав. Мысль о том, что "собственность обязывает", всегда была популярна в социологии и философии права. Но реальное воплощение этой мысли изначально присутствовало только в патентном законодательстве. Исторически существовало два подхода. Вначале общепринятый подход заключался в установлении краткого срока, в течение которого патентообладатель должен начать использование объекта, в противном случае действие патента просто прекращалось. Гораздо позднее возникло регулирование, когда при тех же обстоятельствах, но уже при наличии общественного интереса патентное ведомство могло выдать "разрешение на эксплуатацию изобретения против воли изобретателя и определить вознаграждение по своему усмотрению". Интересно, что в СССР уже в 1920-е гг. принципиальные вопросы, связанные с выдачей принудительной лицензии, решались в судебном порядке <1>.
--------------------------------
<1> См.: Канторович Я.А. Указ. соч. С. 236.
В п. 2 комментируемой статьи отражен, конечно, современный подход: при неиспользовании или недостаточном использовании (далее - неиспользование) объектов патентных прав самим патентообладателем он может быть понужден к выдаче принудительной лицензии <1>. Судебная практика рассматривает эту ситуацию как случай заключения договора в обязательном порядке (п. 1 ст. 445 ГК), что влечет обязательное досудебное урегулирование отношений и рассмотрение судом только преддоговорных споров (ст. 446 ГК) <2>.
--------------------------------
<1> Парижская конвенция по охране промышленной собственности не исключает и лишения прав на патент в случае, когда выдача принудительных лицензий окажется недостаточной для предотвращения злоупотреблений (ст. 5). Российский законодатель от этого варианта отказался.
<2> Абзац 3 п. 18 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26 марта 2009 г. "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации".
Обстоятельства, в силу которых патентообладатель становится обязанным заключить лицензионный договор, имеют существенную специфику по сравнению с общегражданскими правилами. Предпосылки, условия и процедура выдачи принудительной лицензии следующие:
а) общие предпосылки принудительного лицензирования, находящиеся между собой в причинно-следственной связи, - неиспользование объекта патентных прав в течение определенного срока и одновременно в связи с этим отсутствие достаточного предложения соответствующих товаров, работ, услуг. Термин "соответствующие", по-видимому, должен означать товары, работы, услуги, при производстве, выполнении и оказании которых должно использоваться запатентованное решение. Сроки неиспользования исчисляются со дня выдачи патента (не с даты приоритета!) и установлены в четыре года для изобретения и промышленного образца и в три года - для полезной модели;
б) наличие потенциального лицензиата (далее - лицензиат) - любого лица, желающего и готового использовать объект патентных прав. Указание на то, что лицензиат готов использовать запатентованное решение, возможно, должно толковаться таким образом, что лицензиат обязан предоставить доказательства своей возможности выпускать соответствующие товары, выполнять работы, оказывать услуги. то касается доказывания наличия обеих предпосылок для принудительного лицензирования, то, учитывая отрицательный характер фактов (неиспользование объекта и отсутствие предложения), следует предположить, что их наличие презюмируется, соответственно опровержение этих фактов должно быть возложено на патентообладателя <1>;
--------------------------------
<1> В пользу такого подхода целесообразно в целях аналогии закона сослаться на ч. 1 п. 3 ст. 1486 ГК РФ.
в) досудебное урегулирование, при котором лицензиат должен направить патентообладателю оферту с предложением заключить с ним лицензионный договор "на условиях, соответствующих установленной практике". Оферта должна содержать все существенные условия договора (ч. 2 п. 1 ст. 435 ГК). Помимо существенных условий, предписанных в ст. 1235 ГК РФ, должны быть приняты во внимание положения комментируемой статьи. В целом лицензиат должен как минимум указать в оферте предмет договора (конкретный объект патентных прав с указанием номера и даты выдачи патента), способы использования объекта ("объем использования"), размер, порядок и сроки платежей по договору. В соответствии с ч. 1 п. 1 ст. 445 ГК РФ патентообладатель должен в течение 30 дней со дня получения оферты направить лицензиату извещение об акцепте, либо об отказе от акцепта, либо об акцепте оферты на иных условиях (протокол разногласий к проекту договора). Лицензиат вправе обратиться в суд с иском о предоставлении принудительной лицензии только после неполучения акцепта от патентообладателя или получения оферты на иных условиях;
г) иск о предоставлении принудительной лицензии подается лицензиатом в течение 30 дней со дня получения от патентообладателя оферты на иных условиях либо истечения срока для акцепта (ч. 2 п. 1 ст. 450 ГК). Предполагаемые условия предоставления принудительной лицензии (те же существенные условия, что были указаны в оферте) должны быть приведены в исковом требовании <1>;
--------------------------------
<1> Абзац 4 п. 18 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26 марта 2009 г. "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации".
д) рассмотрение спора осуществляется в суде. В случае установления судом обеих предпосылок для принудительного лицензирования патентообладатель может воспользоваться правом на возражения, суть которых сводится к тому, что он должен доказать уважительность причин, по которым произошло неиспользование им запатентованного решения. Принятие судом этих возражений влечет за собой отказ в удовлетворении требований лицензиата. Сущность собственно спора лицензиата и патентообладателя касается определения условий принудительной лицензии. Суд соответственно рассматривает имеющиеся разногласия сторон по отдельным условиям этой лицензии;
е) вынесение судом решения при удовлетворении исковых требований: суд принимает решение о предоставлении лицензии (решение о предоставлении лицензиату права использования запатентованного решения) и указывает в резолютивной части решения условия предоставления лицензии (условия лицензионного договора) <1>. Права патентообладателя защищаются тем, что независимо от предложений сторон по цене лицензионного договора суд устанавливает суммарный размер платежей не ниже цены лицензии, определяемой при сравнимых обстоятельствах;
--------------------------------
<1> Там же.
ж) прекращение принудительной лицензии. Односторонний отказ от принудительной лицензии недопустим как со стороны патентообладателя, так и со стороны лицензиата. Лицензия прекращается по общим правилам, предусмотренным в ст. 450 ГК РФ для прекращения договора, т.е. по соглашению сторон или в судебном порядке по иску любой из сторон при существенном нарушении договора другой стороной (п. 2 ст. 450 ГК) или в связи с существенным изменением обстоятельств (ст. 451 ГК) <1>. В ч. 3 п. 1 комментируемой статьи содержится специальное основание для прекращения лицензионного договора в судебном порядке по иску патентообладателя: действие принудительной лицензии может быть прекращено, если исчезли предпосылки для принудительного лицензирования и "их возникновение вновь маловероятно". Это означает, что патентообладатель начал использовать свое решение, в связи с чем на рынке присутствует (будет присутствовать) достаточное предложение соответствующих товаров, работ, услуг, даже если лицензиат прекратит использование запатентованного решения. Во всех случаях прекращения лицензионного договора в судебном порядке суд должен установить срок и порядок прекращения принудительной лицензии. Права лицензиата прекращаются на будущее время в момент установленного срока прекращения принудительной лицензии.
--------------------------------
<1> Абзац 5 п. 18 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26 марта 2009 г. "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации".
3. Принудительное лицензирование может осуществляться в связи с патентованием зависимого изобретения. Зависимое изобретение долгое время трактовалось в отечественном законодательстве как патентоспособное изобретение, которое усовершенствовало, дополняло или изменяло другое охраняемое изобретение <1>. В современной литературе суть зависимого изобретения ясно видна в случаях, когда при использовании одного запатентованного изобретения "автоматически" используется другое запатентованное изобретение или запатентованная полезная модель <2>. Формально же "закон признает в качестве зависимого запатентованное изобретение, все признаки которого, приведенные в независимом пункте формулы, используются при использовании запатентованных другого изобретения или полезной модели" <3>. Соответственно, использование зависимого изобретения всегда будет нарушать права обладателя патента на основное изобретение (полезную модель). Закон при условии доказанности обладателем зависимого патента того, что его изобретение представляет собой важное техническое достижение и имеет существенные экономические преимущества перед основным изобретением или полезной моделью, наделяет обладателя зависимого патента правом требовать предоставления ему принудительной лицензии по использованию основного патента.
--------------------------------
<1> См.: Гаврилов Э.П. Зависимые изобретения и столкновения патентных заявок // Патенты и лицензии. 2008. N 3; СПС "КонсультантПлюс".
<2> См.: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части четвертой (постатейный) / Отв. ред. Л.А. Трахтенгерц. М.: Контракт; Инфра-М, 2009; СПС "КонсультантПлюс" (п. 2 комментария к ст. 1362, автор - А.Д. Корчагин).
<3> Определение ВАС РФ от 21 ноября 2007 г. N 8905/07.
Таким образом, основаниями выдачи принудительной лицензии в данном случае являются в совокупности наличие двух патентов (основного и зависимого), невозможность использования зависимого изобретения без нарушения прав обладателя основного патента, значимость зависимого изобретения в техническом и экономическом плане. Особенностью принудительной лицензии, выданной по решению суда в связи с зависимым изобретением, является то, что обладатель зависимого патента может передать другим лицам свои права лицензиата только путем отчуждения патента. При доказанности оснований для выдачи принудительной лицензии исключаются какие-либо специальные возражения обладателя основного патента. Не установлено и специальных оснований для прекращения действия принудительной лицензии.
Баланс интересов при выдаче рассматриваемой принудительной лицензии достигается тем, что обладатель основного патента имеет право на получение простой (неисключительной) лицензии на использование зависимого изобретения (ч. 3 п. 2 комментируемой статьи). Данная лицензия также является принудительной, т.е. выдается по решению суда в случае разногласий сторон по условиям ее выдачи в порядке, установленном комментируемой статьей (в той части, в которой она не противоречит сущности такой лицензии).
Статья 1363. Сроки действия исключительных прав на изобретение, полезную модель и промышленный образец
Комментарий к статье 1363
1. Важнейшей особенностью всякого исключительного права, несмотря на его абсолютный характер, является ограниченность его действия сроком, установленным в законе. Сроки действия исключительного права являются компромиссом между интересами патентообладателя и интересами общества, обусловлены соблюдением разумного баланса интересов <1>. Если сроки действия исключительного авторского права за всю свою историю увеличились многократно, то в патентном праве - крайне незначительно и остаются весьма краткими. Интересное обоснование этому можно найти у А.А. Пиленко: патентная защита должна быть тем короче, чем быстрее бьется пульс промышленной жизни данной страны <2>.
--------------------------------
<1> Сергеев А.П. Указ. соч. С. 25 - 26.
<2> См.: Пиленко А.А. Указ. соч. С. 546.
2. Принципиальным является вопрос о начале действия исключительного права. Норма ч. 1 п. 1 комментируемой статьи сформулирована достаточно четко: этот срок исчисляется "со дня подачи первоначальной заявки на выдачу патента". По формальным причинам данная формулировка критикуется в литературе, поскольку термин "первоначальная заявка" используется только для патентов, выдаваемых по выделенным заявкам (п. 4 ст. 1381 ГК) <1>. Очевидно, следует читать: "...со дня подачи заявки (первоначальной заявки)". Несмотря на общепризнанность этого правила современным законодательством, его включение в ГК РФ вызывается практической необходимостью: отсутствие в Патентном законе РФ указания на начало срока действия исключительного права порождало попытки объявить началом срока действия исключительного права момент выдачи патента <2>, каковой момент, как известно, может на несколько лет отстоять от даты подачи заявки (см. § 5 гл. 72 ГК). Дату подачи заявки следует отличать от даты приоритета, они не всегда совпадают (см. ст. ст. 1381, 1382 ГК).
--------------------------------
<1> См. Гаврилов Э.П., Еременко В.И. Указ. соч. С. 460 (автор - В.И. Еременко).
<2> См.: Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. А.Л. Маковского. С. 521 - 522 (автор - Л.А. Трахтенгерц).
В абз. 2 п. 1 комментируемой статьи содержится норма, значения которой не стоит недооценивать: "Защита исключительного права, удостоверенного патентом, может быть осуществлена лишь после государственной регистрации изобретения, полезной модели или промышленного образца и выдачи патента". Во-первых, здесь установлено важное дополнение по сравнению с общей нормой п. 1 ст. 1232 ГК РФ: для защиты исключительного права недостаточно одной только государственной регистрации объекта, необходима еще и выдача патента (в соответствии со ст. 1393 ГК государственная регистрация объекта и выдача патента неразрывно связаны). В доказательственном плане "именно патент удостоверяет исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец" <1>. Во-вторых, установлены связи между юридическим фактом, с наступлением которого исчисляется срок действия исключительного права (дата подачи заявки), и фактом выдачи патента - реализация права на защиту существующего права "задним числом". В целом стоит обратить внимание на то, что законодатель избегает говорить о моменте возникновения исключительного права - только о моменте, с которого осуществляется его охрана, или (шире) о моменте его признания (п. 1 ст. 1232 ГК).
--------------------------------
<1> См. абз. 2 п. 48 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26 марта 2009 г. "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации".
3. В комментируемой статье связь между исключительным правом и патентом в целом выражается словосочетанием "исключительное право, удостоверенное патентом", но можно встретить выражения, касающиеся, например, продления срока действия одного патента. Уже в 1920-х гг. в литературе отмечалось, что "новейшие законодательства употребляют термин "патент", обозначающий не только документ, которым удостоверяется право изобретателя на исключительное пользование своим изобретением, но само это исключительное право" <1>. Таким образом, "исключительное право" и "патент" выступают синонимами. Но термин "патент" не охватывает личных неимущественных прав автора, хотя формально право авторства удостоверяется патентом точно так же, как и исключительное право (ст. 1354 ГК). Прекращение действия патента не влияет на существование права авторства (см. комментарий к ст. 1356 ГК). В любом случае стоит обратить внимание на слова Э.П. Гаврилова о том, что "патент, как документ, удостоверяющий приоритет и авторство, не прекращает свое действие и после истечения удостоверяемого им срока действия исключительного права, а содержащаяся в ст. 1363 запись о прекращении действия патента не совсем точна" <2>. Но стоит подумать и о том, что, быть может, не совсем точной является норма ст. 1354 ГК РФ, говорящая об удостоверении патентом личных неимущественных прав автора.
--------------------------------
<1> Канторович Я.А. Указ. соч. С. 224.
<2> Гаврилов Э.П. Сроки действия исключительных прав на изобретения, полезные модели и промышленные образцы // Патенты и лицензии. 2008. N 11 // СПС "КонсультантПлюс". Автор считает, что толкование, по которому в ст. 1363 ГК РФ имеется в виду прекращение действия патента только в той его части, в которой он удостоверяет исключительное право, имеет очень мало шансов "устоять" в судах.
4. В комментируемой статье установлены основные (п. 1) и дополнительные (п. п. 2 и 3) сроки действия исключительного права (сроки действия патента) для различных объектов:
а) основной, он же общий, срок действия исключительного права на изобретение - 20 лет (дополнительные сроки существуют только для изобретений, указанных в п. 2 комментируемой статьи);
б) максимальный общий срок действия исключительного права на полезную модель - 13 лет (10 лет основного срока + 3 года дополнительного срока);
в) максимальный общий срок действия исключительного права на промышленный образец - 25 лет (15 лет основного срока + 10 лет дополнительного срока).
Самый большой срок действия исключительного права для промышленного образца объясняется тем, что промышленный образец может быть объектом двойной охраны - патентного и авторского права <1>, установление же 25-летнего срока обусловлено повышением привлекательности для авторов патентной формы охраны (нечто среднее между сроками охраны патентного и авторского права). Считается, что требование о минимальном 25-летнем сроке охраны промышленного образца ("произведения прикладного искусства") выводится из ст. 7(4) Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений <2>.
--------------------------------
<1> См. п. 24 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26 марта 2009 г. "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации".
<2> См.: Липцик Д. Указ. соч. С. 76. Различие между "художественным произведением" как объектом авторского права и "произведением прикладного искусства" как промышленным образцом встречалось только в старой литературе, причем это различие признавалось весьма шатким (см.: Канторович Я.А. Указ. соч. С. 239 - 242).
5. Порядок продления срока действия патента, о котором упоминается в п. 4 комментируемой статьи, в настоящее время определяется Административным регламентом исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение (далее - Административный регламент, утвержденный Приказом Минобрнауки России N 327). Сроки действия исключительного права продлеваются органом, выдающим патент, т.е. Роспатентом. Продление срока допускается только по инициативе патентообладателя.
В соответствии с Административным регламентом, утвержденным Приказом Минобрнауки России N 327, действие исключительного права на полезную модель или промышленный образец продлевается в пределах дополнительного срока при соблюдении одних только формальных требований: наличия заявления правообладателя (с необходимыми приложениями), соблюдения сроков подачи данного заявления и уплаты соответствующих патентных пошлин. Заявление о продлении срока действия патента должно быть подано в течение последнего года действия основного срока исключительного права на полезную модель или промышленный образец или в течение шести месяцев по истечении указанного срока. Восстановление пропущенных сроков, установленных для подачи заявления, не предусмотрено. При соблюдении этих формальных требований Роспатент обязан продлить действие патента без каких-либо дополнительных проверок.
6. Иная ситуация с дополнительными сроками действия патента на изобретения. В п. 2 комментируемой статьи установлены специальные правила продления срока действия исключительного права на отдельные прямо указанные изобретения, а именно изобретения, относящиеся к лекарственным средствам, пестицидам или агрохимикатам. Под лекарственным средством понимается лекарственное средство, как оно определено в ст. 4 Федерального закона от 22 июня 1998 г. N 86-ФЗ "О лекарственных средствах", а под пестицидами и агрохимикатами понимаются пестициды и агрохимикаты, как они определены в ст. 1 Федерального закона от 19 июля 1997 г. N 109-ФЗ "О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами" <1>. В этих же Законах предусматриваются требования к государственной регистрации указанных веществ и разрешительные действия по их использованию.
--------------------------------
<1> См. п. п. 10.3 и 10.4 Административного регламента, утвержденного Приказом Минобрнауки России N 327.
Продление срока действия исключительного права на указанные изобретения допускается на основании решения Роспатента по заявлению патентообладателя только при наличии в совокупности двух условий:
1) для применения лекарственного средства, пестицида или агрохимиката требуется получение разрешения, позволяющего начать использовать эти вещества;
2) со дня подачи заявки на выдачу патента до дня получения первого разрешения прошло более пяти лет.
Срок продления действия исключительного права на изобретения определяется по математической формуле: "На время, прошедшее со дня подачи заявки на выдачу патента на изобретение до дня получения первого разрешения на применение изобретения, за вычетом пяти лет". То есть, если, например, с даты подачи заявки до даты получения разрешения прошло семь лет, срок действия исключительного права продлевается на два года (7 - 5 = 2). Отсюда становится понятно, почему срок не может быть продлен, если между датой подачи заявки и датой получения разрешения прошло менее пяти лет, например три года, в этом случае по формуле никакого срока не высчитывается (3 - 5 < 0). Законом установлено ограничение: "Срок действия патента на изобретение не может быть продлен более чем на пять лет". То есть, если с даты подачи заявки до даты получения разрешения прошло более 10 лет, срок в любом случае увеличивается только на пять лет.
Порядок продления срока действия исключительного права на изобретение также установлен Административным регламентом, утвержденным Приказом Минобрнауки России N 327, и в части формальных требований идентичен порядку продления срока действия исключительного права на полезную модель и промышленный образец (см. п. 2 настоящего комментария). Однако принципиальным отличием в отношении изобретения является то, что Роспатент проводит дополнительную проверку по существу, т.е. проверяет возможность отнесения изобретения к лекарственным средствам, пестицидам или агрохимикатам, на применение которых получено разрешение <1>. Есть особенности и в сроках подачи заявления о продлении срока действия патента: оно подается только в период действия патента и ограничено истечением одного из двух пресекательных шестимесячных сроков - или с даты получения разрешения, или с даты выдачи патента (не с даты подачи заявки и не с даты приоритета!) в зависимости от того, какая дата наступила позднее.
--------------------------------
<1> См. п. 10.11 Административного регламента, утвержденного Приказом Минобрнауки России N 327.
7. Как указывал более столетия назад А.А. Пиленко, "первым и наиболее безусловным случаем прекращения привилегий является их естественная смерть, истечение того срока жизни, который им положен" <1>. Комментируемая статья не считает нужным сообщать такую очевидную вещь, как то, что с истечением срока действия исключительного права оно прекращается. Последствием прекращения исключительного права является его переход в общественное достояние (ст. 1364 ГК). Пункт 5 комментируемой статьи обращает внимание на случаи досрочного прекращения исключительного права и признания патента недействительным. Досрочное прекращение исключительного права (ст. 1399 ГК) может быть необратимым (при подаче патентообладателем заявления о досрочном прекращении патента) или же прекратившимся под условием (при неуплате в установленный срок патентной пошлины за поддержание патента в силе). В первом случае объект патентных прав досрочно переходит в общественное достояние, во втором случае об этом говорить не приходится в связи с возможностью восстановления действия патента (ст. 1400 ГК). Признание патента недействительным влечет прекращение исключительного права только в том случае, если патент признается недействительным полностью (ст. 1398 ГК). Следует признать, что исключительное право в этом случае является невозникшим, несмотря на то что период, когда оно считалось действующим, учитывается при решении вопросов действительности лицензионных договоров в части расчетов по ним <2>.
--------------------------------
<1> Пиленко А.А. Указ. соч. С. 545.
<2> См. п. 55 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26 марта 2009 г. "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации".
8. В связи с тем что ГК РФ несколько изменил (увеличил) сроки действия исключительного права на полезную модель и промышленный образец, возникает вопрос о действии закона во времени - этот вопрос разрешен в п. 49 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26 марта 2009 г. "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации".
Статья 1364. Переход изобретения, полезной модели или промышленного образца в общественное достояние
Комментарий к статье 1364
1. Комментируемая статья является новеллой российского патентного законодательства. Более того, В.И. Еременко указывает, что данная норма неизвестна никакому иному патентному законодательству, кроме российского, и представляет собой явное заимствование из авторского права, причем усеченное <1>. Действительно, традиционными являются нормы о переходе в общественное достояние объектов авторского права (ст. 1282 ГК) и большинства объектов смежных прав (ст. ст. 1318, 1327, 1331 ГК). Но режим общественного достояния распространен в ГК РФ не только на объекты патентного права: установлено, что помимо объектов патентных прав в общественное достояние по истечении срока действия исключительного права переходят селекционное достижение (ст. 1425 ГК), топология (ст. 1457 ГК). Интересно, что в общественное достояние переходят только те результаты интеллектуальной деятельности, которые имеют автора. Таким образом, российский законодатель при кодификации норм об интеллектуальных правах создал целую систему результатов интеллектуальной деятельности, переходящих в общественное достояние. Можно выявить несколько обоснований позиции законодателя.
--------------------------------
<1> Гаврилов Э.П., Еременко В.И. Указ. соч. С. 464 (автор - В.И. Еременко).
Во-первых, в группу результатов, переходящих в общественное достояние, попали те объекты, которые повторно не могут быть признаны охраняемыми. Не то происходит, например, со средствами индивидуализации: прекращение правовой охраны товарного знака в связи с непродлением срока государственной регистрации отнюдь не означает, что этот же товарный знак не может быть зарегистрирован любым лицом. Здесь как раз молчание законодателя о переходе объекта в общественное достояние становится многозначительным - если переход в общественное достояние прямо не установлен законом, то нельзя говорить о том, что с прекращением исключительного права начинается свободное использование объекта интеллектуальных прав. В связи с этим положение п. 2 комментируемой статьи (объект патентных прав, перешедший в общественное достояние может свободно использоваться любым лицом без чьего-либо согласия или разрешения и без выплаты вознаграждения за использование) является не просто констатацией факта; как подчеркивает А.Л. Маковский, возможность использования интеллектуального продукта, ставшего общественным достоянием, "не только не прекращается и не исчезает, а, напротив, предоставляется всем и каждому" <1>.
--------------------------------
<1> Маковский А.А. Указ. соч. С. 132.
Во-вторых, нельзя забывать и об исторической традиции. Сейчас переход объекта интеллектуальных прав в общественное достояние представляется совершенно очевидной вещью. Так, Э.П. Гаврилов по поводу авторского права замечает, что слова "произведение, перешедшее в общественное достояние" являются "пышным словосочетанием, попросту означающим, что произведение перестало охраняться авторским правом" <1>. Но исторически смысл "общественного достояния" - категории, заимствованной в западных законодательствах из права собственности, заключался в ограничении государственного вмешательства: главное, что результаты интеллектуальной деятельности по окончании срока установленной для правообладателя монополии могут использоваться всяким, но при этом никто (и в первую очередь - государство) не может приобрести на них исключительные права <2>. Именно в связи с этим надо обратить внимание на акцент, который делает законодатель в п. 2 комментируемой статьи: объект патентных прав свободно используется без чьего-либо согласия. Как представляется, главный смысл "перехода в общественное достояние" заключается в цели, ради которой вводится данная категория: общественные интересы начинают противопоставляться не интересам правообладателя, а интересам государства, и общественные интересы одерживают вверх над интересами государства. С этой точки зрения нормы комментируемой статьи, распространяющие категорию "общественное достояние" на объекты патентного права, лишними не являются.
--------------------------------
<1> Гаврилов Э.П., Еременко В.И. Указ. соч. С. 263 (автор - Э.П. Гаврилов).
<2> См.: Липцик Д. Указ. соч. С. 231.
2. Если же говорить об отличиях перехода в общественное состояние объектов патентного права по сравнению с объектами авторского права, то они заключаются в разных подходах к выморочному исключительному праву. В авторском праве в соответствии со ст. 1283 ГК РФ государство не приобретает выморочного исключительного права - это право досрочно прекращается и переходит в общественное достояние. Такой порядок является принципиальным - в дореволюционной литературе указывалось, что "в этом заключается отличительная особенность авторского права по сравнению с собственностью материальной" <1>. Но в действующем ГК РФ законодатель не предусмотрел специальной нормы в отношении исключительного патентного права. Следовательно, приходится признать, что выморочное исключительное патентное право переходит к государству на общих основаниях на оставшийся срок правовой охраны.
--------------------------------
<1> Гражданское уложение. Проект Высочайше учрежденной Редакционной комиссии по составлению Гражданского уложения / Под ред. И.М. Тютрюмова. В 2 т. СПб., 1910. Т. 1. С. 1127.
§ 3. Распоряжение исключительным правом на изобретение,
полезную модель или промышленный образец
Статья 1365. Договор об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец
Комментарий к статье 1365
1. До вступления в силу части четвертой ГК РФ договор об отчуждении исключительного права именовался договором об уступке патента. С учетом приведения всех договорных форм о передаче прав на интеллектуальную собственность к единой терминологии термин "уступка" заменен термином "отчуждение", что разграничивает данные договоры с договорами об уступке прав требования.
Пункт 5 ст. 10 Патентного закона РФ предусматривал, что патентообладатель может передать исключительное право на изобретение, полезную модель, промышленный образец (уступить патент) любому физическому или юридическому лицу. Договор об уступке патента упоминается в действующем Налоговом кодексе РФ (ст. 257) и в ряде других нормативных правовых актов, в большей степени носящих публично-правовой характер <1>.
--------------------------------
<1> Например: письмо Минфина России от 22 июня 2006 г. N 07-05-06/155 "О признании интеллектуальной собственности нематериальным активом" // Финансовый вестник. Финансы, налоги, страхование, бухгалтерский учет. 2006. N 17; письмо от 9 декабря 2008 г. N 12-04-03/4070 "О порядке учета средств от распоряжения правами на результаты научно-технической деятельности"; письмо ФНС России от 27 февраля 2006 г. N 04-2-05/2 "О порядке применения отдельных положений Налогового кодекса Российской Федерации"; Отраслевые особенности бюджетного учета в социально-трудовой сфере в части корреспонденции счетов по типовым отраслевым операциям, утвержденные Минздравсоцразвития России 19 февраля 2008 г. // СПС "КонсультантПлюс".
Сторонами в договоре являются патентообладатель и приобретатель права. В качестве патентообладателя, как и приобретателя исключительного права, может выступать как физическое, так и юридическое лицо, а также публично-правовое образование, от имени которого выступают соответствующие государственные органы или органы местного самоуправления. Если исключительное право на результат интеллектуальной деятельности принадлежит нескольким лицам совместно (п. 2 ст. 1229 ГК), то для государственной регистрации необходимо волеизъявление всех лиц, которым оно принадлежит, относительно возможности распоряжения данным исключительным правом.
Патентообладатель при отчуждении исключительного права не сохраняет за собой никаких имущественных прав. В том случае, если патентообладатель является автором, за ним сохраняется право авторства.
2. Договор об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель и промышленный образец может быть как консенсуальным, так и реальным, возмездным или безвозмездным и соответственно односторонним или двусторонним.
Существенными условиями договора об отчуждении исключительного права на изобретение и иные объекты патентного права являются условия о предмете договора (номер патента, объем правовой охраны, срок действия исключительного права), в возмездном договоре - условие о вознаграждении или порядке его определения, в безвозмездном - указание на безвозмездный характер договора. Согласно п. 3 ст. 1234 ГК РФ при отсутствии в возмездном договоре об отчуждении исключительного права условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным. При этом правила определения цены, предусмотренные п. 3 ст. 424 ГК РФ, не применяются. Эти условия необходимо включить в договор для государственной регистрации. Однако и другие условия могут носить характер существенных, в частности условия об обременениях исключительного права действующими лицензиями и теми лицензиями, которые могут иметь место в будущем в силу указания на них в законе.
Срок не является существенным условием договора, поскольку исключительное право передается на весь срок действия исключительного права, т.е. срок действия патента.
3. Договор об отчуждении исключительного права подлежит государственной регистрации (ст. 1369 ГК) и без государственной регистрации является недействительным (п. 2 ст. 1234 ГК). Исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец переходит от правообладателя к приобретателю в момент государственной регистрации этого договора. Ежегодно Роспатентом регистрируется более 1,5 тыс. договоров об отчуждении исключительного права на изобретения и другие объекты патентного права <1>.
--------------------------------
<1> См.: Ежегодные отчеты Федеральной службы по собственности, патентам и товарным знакам // fps.ru.
Для государственной регистрации договора необходимы:
1) заявление о регистрации в одном экземпляре;
2) два экземпляра договора или выписки из договора, содержащей его существенные условия, соглашения об изменении или расторжении договора;
3) документ, подтверждающий уплату пошлины в установленном порядке;
4) доверенность, удостоверяющая полномочия представителя в случае ведения дел через представителя;
5) копия договора или выписки из договора (незаверенная).
В случае регистрации договора по соглашению сторон на двух представленных подлинных экземплярах договора или выписки из договора проставляется отметка о регистрации с указанием номера и даты регистрации. Особенности государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец установлены Административным регламентом исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по регистрации договоров о предоставлении права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, охраняемые программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем, а также договоров коммерческой концессии на использование объектов интеллектуальной собственности, охраняемых в соответствии с патентным законодательством Российской Федерации <1>.
--------------------------------
<1> Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2009. N 22.
4. К договору об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец применяются общие положения о договорах об отчуждении исключительного права (ст. 1234 ГК), а также общие положения о договорах, обязательствах, сделках. Так, п. 5 ст. 1234 ГК РФ устанавливает последствия существенного нарушения приобретателем обязанности выплатить правообладателю в установленный договором об отчуждении исключительного права срок вознаграждение за приобретение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности: прежний правообладатель вправе требовать в судебном порядке перевода на себя прав приобретателя исключительного права и возмещения убытков, если исключительное право перешло к его приобретателю. Если исключительное право не перешло к приобретателю, то при нарушении им обязанности выплатить в установленный договором срок вознаграждение за приобретение исключительного права правообладатель может отказаться от договора в одностороннем порядке и потребовать возмещения убытков, причиненных расторжением договора.
Статья 1366. Публичное предложение заключить договор об отчуждении патента на изобретение
Комментарий к статье 1366
1. Пункт 1 комментируемой статьи предоставляет заявителю, являющемуся автором изобретения, право не уплачивать патентные пошлины в отношении заявки на выдачу патента на изобретение и в отношении патента, выданного по такой заявке. Основная социальная цель данной нормы заключается в предоставлении возможности лицам, не имеющим достаточных денежных средств, подавать заявки на выдачу патента на изобретение.
Юридическим средством, позволяющим реализовать это право, является заявление в Роспатент о том, что заявитель обязуется заключить договор об отчуждении патента на условиях, соответствующих установившейся практике.
Поскольку такое заявление не содержит существенных условий договора об отчуждении патента, его следует квалифицировать как адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать оферту (п. 1 ст. 437 ГК).
В п. 1 комментируемой статьи говорится о приложении такого заявления к поданной заявке на выдачу патента на изобретение. Однако такое заявление может быть подано и после заявки на выдачу патента на изобретение. Так, если при подаче заявки на выдачу патента на изобретение была уплачена пошлина за регистрацию заявки и принятие решения по результатам формальной экспертизы, а в последующем было подано заявление о том, что в случае выдачи патента заявитель, являющийся автором изобретения, обязуется заключить договор об отчуждении патента, с заявителя не будет взиматься пошлина за проведение экспертизы заявки на изобретение по существу и принятие решения по ее результатам и иные пошлины, включая пошлины за поддержание патента в силе. Комментируемой статьей не предусмотрена возможность возврата пошлин, уплаченных заявителем до подачи заявления о заключении договора об отчуждении патента.
Положение о патентных и иных пошлинах <1> утверждено Постановлением Правительства РФ от 10 декабря 2008 г. N 941.
--------------------------------
<1> Положение о патентных и иных пошлинах за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, с государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на наименование места происхождения товара, а также с государственной регистрацией перехода исключительных прав к другим лицам и договоров о распоряжении этими правами.
Заявителями могут быть одновременно несколько физических лиц, которые являются соавторами. В этом случае заявление о заключении договора об отчуждении патента должно быть подписано всеми заявителями на основании п. 3 ст. 1348 во взаимосвязи с п. 3 ст. 1229 ГК РФ. При заключении договора об отчуждении патента на стороне патентообладателя будут выступать все лица, на имя которых выдан патент на изобретение.
Приобретателем патента по договору об отчуждении патента, предусмотренному п. 1 комментируемой статьи, может быть только гражданин РФ или российское юридическое лицо, первым уведомившее об этом заявителя (патентообладателя) и Роспатент. Положение п. 1 комментируемой статьи об уведомлении патентообладателя не совсем точно. До выдачи патента уведомляется заявитель и только после выдачи патента - патентообладатель.
Предусмотренный п. 1 комментируемой статьи договор об отчуждении патента должен быть заключен на условиях, соответствующих установившейся практике. Сам термин "установившаяся практика" во многом является оценочным, так как при определении цены возмездного договора об отчуждении патента на изобретение не применяются правила, предусмотренные п. 3 ст. 424 ГК РФ.
Сведения о заявлении об обязательстве заключить договор об отчуждении патента на изобретение должны публиковаться в официальном бюллетене Роспатента.
Положение об официальных изданиях Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам утверждено Приказом Роспатента от 26 февраля 2009 г. N 32.
2. В целях соблюдения фискальных интересов п. 2 комментируемой статьи возлагает обязанность по уплате всех патентных пошлин, от уплаты которых был освобожден заявитель (патентообладатель) на основании заявления, указанного в п. 1 комментируемой статьи, на лицо, заключившее с патентообладателем договор об отчуждении патента. При этом все эти пошлины должны быть уплачены до регистрации договора об отчуждении патента, а документы, подтверждающие уплату всех патентных пошлин, должны быть приложены к заявлению о регистрации договора, подаваемому в Роспатент.
3. Пункт 3 комментируемой статьи предусматривает правовые последствия непоступления в течение двух лет со дня публикации сведений о выдаче патента на изобретение, в отношении которого было сделано заявление, указанное в п. 1 комментируемой статьи, в Роспатент письменных уведомлений от граждан РФ и российских юридических лиц о желании заключить договор об отчуждении патента. По истечении указанного срока патентообладатель может подать в Роспатент ходатайство об отзыве заявления, указанного в п. 1 комментируемой статьи. Подача такого ходатайства является правом, а не обязанностью патентообладателя. В случае подачи ходатайства патентообладателем должны быть уплачены все патентные пошлины, от уплаты которых он был освобожден.
Роспатент обязан публиковать в официальном бюллетене сведения об отзыве заявления, предусмотренного п. 1 комментируемой статьи.
Статья 1367. Лицензионный договор о предоставлении права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца
Комментарий к статье 1367
1. Одним из видов договоров, посредством которых осуществляется распоряжение исключительным правом, является лицензионный договор.
Комментируемая статья содержит общие положения о лицензионном договоре о предоставлении права использования объектов патентных прав.
По лицензионному договору патентообладатель (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить лицензиату право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в установленных договором пределах.
2. Существенными условиями лицензионного договора являются:
- предмет договора (точная характеристика объекта патентных прав);
- указание конкретных способов использования объекта патентных прав;
- условие о размере вознаграждения лицензиару (в возмездном лицензионном договоре).
Точная характеристика объекта патентных прав достигается путем указания номера и даты выдачи патента - документа, удостоверяющего исключительное право.
По лицензионным договорам на использование объектов патентных прав может передаваться техническая (конструкторская и технологическая) документация, в которой описаны запатентованные технические и (или) технологические решения.
Указание на конкретные способы использования объекта патентных прав является существенным условием, так как в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 1235 ГК РФ право использования результата интеллектуальной деятельности, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.
При указании конкретных способов использования объектов патентных прав стороны могут включить в лицензионный договор условия о количестве производимой с использованием объектов патентных прав продукции и условия об обеспечении лицензиатом качества такой продукции.
Условие о размере вознаграждения лицензиару является существенным условием возмездного лицензионного договора. В соответствии с абз. 1 п. 5 ст. 1235 ГК РФ лицензионный договор предполагается возмездным. В соответствии с абз. 2 п. 5 ст. 1235 ГК РФ при отсутствии в возмездном лицензионном договоре условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным. При этом правила определения цены, предусмотренные п. 3 ст. 424 ГК РФ, не применяются.
В соответствии с п. 13.6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 5 и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ N 29 от 26 марта 2009 г. "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", если лицензионным договором прямо не предусмотрена его безвозмездность, но при этом в нем не согласовано условие о размере вознаграждения или о порядке его определения, соответствующий договор в силу абз. 2 п. 5 ст. 1235 ГК РФ считается незаключенным.
Вознаграждение по возмездному лицензионному договору уплачивается за предоставление права использования объекта патентных прав (см. п. 13.7 указанного Постановления от 26 марта 2009 г. N 5/29).
3. Сторонами лицензионного договора могут быть граждане, юридические лица и публичные образования.
4. Предусмотренный комментируемой статьей лицензионный договор заключается в письменной форме и подлежит государственной регистрации в Роспатенте. Несоблюдение письменной формы или требования о государственной регистрации лицензионного договора влечет его недействительность (абз. 3 п. 2 ст. 1235 ГК). Лицензионный договор о предоставлении права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца считается заключенным с момента его государственной регистрации (п. 3 ст. 433 ГК).
Правила государственной регистрации договоров <1> утверждены Постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2008 г. N 1020.
--------------------------------
<1> Правила государственной регистрации договоров о распоряжении исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных и перехода без договора исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных.
Государственной регистрации подлежат также соглашения об изменении условий лицензионных договоров. Следует обратить внимание на то, что в соответствии с п. 2 Правил государственной регистрации договоров государственной регистрации подлежат изменения, касающиеся существенных условий зарегистрированного договора. Однако в соответствии с п. 50 Постановления от 26 марта 2009 г. N 5/29 государственной регистрации подлежат соглашения об изменении условий договоров, посредством которых осуществляется распоряжение исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец, включая лицензионные договоры, в том числе в отношении размера предусмотренных договором платежей. Учитывая изложенное, следует полагать, что государственной регистрации подлежат соглашения об изменении любых условий лицензионных договоров, в том числе и не являющихся существенными.
5. Лицензионный договор является двусторонним (взаимным) договором, так как предполагает наличие взаимных прав и обязанностей.
К диспозитивным (обычным) условиям договора относят условия о территории и сроке действия лицензионного договора. Если срок действия не определен лицензионным договором, такой договор по общему правилу считается заключенным на пять лет, но не более срока действия исключительного права (п. 4 ст. 1235 ГК). Если территория, на которой допускается использование объекта патентных прав, не указана в лицензионном договоре, лицензиат вправе осуществлять использование объекта патентных прав на всей территории Российской Федерации (п. 3 ст. 1235 ГК).
Кроме того, в лицензионные договоры, как правило, включают условия о поддержании лицензиаром патента в силе в течение срока действия договора, а также условия о принятии лицензиаром мер, направленных на защиту исключительного права. Последнее условие целесообразно включать в договоры о предоставлении простой (неисключительной) лицензии, так как лицензиат по такому лицензионному договору лишен возможности самостоятельно защищать исключительное право, если нарушение исключительного права затрагивает права лицензиата, полученные им на основании лицензионного договора.
К лицензионному договору, предусмотренному комментируемой статьей, применяются положения ст. ст. 1236 и 1238 ГК РФ.
Так, упомянутый комментируемой статьей лицензионный договор может предусматривать предоставление лицензиату права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца:
- с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (простая (неисключительная) лицензия);
- без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (исключительная лицензия).
Если лицензионным договором не предусмотрено иное, лицензия предполагается простой (неисключительной).
Как отмечено в п. 14 Постановления от 26 марта 2009 г. N 5/29, при применении п. 1 ст. 1236 ГК РФ судам следует учитывать, что по общему правилу лицензионный договор (независимо от вида такого договора) предполагает сохранение за лицензиаром права самому использовать соответствующий результат интеллектуальной деятельности. Вместе с тем договором об исключительной лицензии может быть специально предусмотрено, что такое право за лицензиаром не сохраняется.
6. Лицензиат по лицензионному договору при письменном согласии лицензиара может предоставить право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца другому лицу по сублицензионному договору в пределах тех прав и тех способов использования, которые предусмотрены лицензионным договором для лицензиата.
Как отмечено в п. 17 Постановления от 26 марта 2009 г. N 5/29, согласие лицензиара может быть дано как в самом лицензионном договоре без указания конкретных сублицензиатов, так и отдельно - на заключение конкретного сублицензионного договора. При этом лицензиар вправе ограничить свое согласие возможностью заключения сублицензионных договоров о предоставлении только отдельных способов использования результата интеллектуальной деятельности из числа тех, которые были предоставлены лицензиату.
Статья 1368. Открытая лицензия на изобретение, полезную модель или промышленный образец
Комментарий к статье 1368
1. Пункт 1 комментируемой статьи предоставляет патентообладателю право уплачивать патентные пошлины за поддержание патента в силе не в полном размере, а в размере 50%.
Юридическим средством, позволяющим реализовать это право, является заявление в Роспатент о том, что патентообладатель обязуется заключить с любым лицом лицензионный договор на условиях, сообщенных патентообладателем в Роспатент.
Заявление о возможности предоставления любому лицу права использования объекта патентных прав (открытой лицензии) является публичной офертой, так как должно содержать все существенные условия лицензионного договора (п. 2 ст. 437 ГК). Условия лицензии Роспатент публикует за счет патентообладателя.
Для патентообладателя заключение лицензионного договора в этом случае является обязательным (ст. 445 ГК).
Отличия открытой лицензии от публичного предложения заключить договор об отчуждении патента на изобретение (см. комментарий к ст. 1366 ГК) заключаются в следующем. Заявление об открытой лицензии может быть подано только патентообладателем в отношении не только изобретений, но и полезных моделей и промышленных образцов. Подача заявления об открытой лицензии освобождает патентообладателя от уплаты только патентных пошлин за поддержание патента в силе на 50%. Лицензионный договор может быть заключен с любым лицом, включая иностранцев, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц.
Размер патентной пошлины за поддержание патента в силе уменьшается на 50% начиная с года, следующего за годом публикации Роспатентом сведений об открытой лицензии. В комментируемой статье под годом имеется в виду не календарный год, а соответствующий год действия патента.
С лицом, изъявившим желание заключить лицензионный договор, патентообладатель обязан заключить лицензионный договор на условиях простой (неисключительной) лицензии.
Пункт 1 комментируемой статьи не отвечает на вопрос о том, должен ли патентообладатель заключить второй и последующие лицензионные договоры на условиях простой (неисключительной) лицензии в случае последовательного изъявления несколькими лицами желания использовать соответствующий объект патентных прав. Исходя из буквального толкования п. 1 комментируемой статьи на этот вопрос следует дать положительный ответ.
2. Пункт 2 комментируемой статьи предусматривает правовые последствия неполучения патентообладателем в течение двух лет со дня публикации сведений об открытой лицензии предложений в письменной форме о заключении лицензионного договора.
По истечении указанного срока патентообладатель может подать в Роспатент ходатайство об отзыве заявления об открытой лицензии. Подача такого ходатайства является правом, а не обязанностью патентообладателя.
При подаче патентообладателем такого ходатайства к нему должны быть приложены документы, подтверждающие доплату патентных пошлин за поддержание патента в силе за период, прошедший со дня публикации сведений об открытой лицензии. Сведения об отзыве заявления публикуются Роспатентом в официальном бюллетене.
Статья 1369. Форма и государственная регистрация
Комментарий к статье 1369
1. Нормы комментируемой статьи являются специальными по отношению к общим нормам о форме сделок (ст. ст. 161, 162 ГК) и государственной регистрации сделок (ст. 164 ГК) и п. п. 3, 6 ст. 1232 ГК РФ о государственной регистрации объектов интеллектуальных прав и перехода прав на них. Государственная регистрация отчуждения исключительного права на результат интеллектуальной деятельности по договору, а также залога этого права и предоставления права использования такого результата по договору осуществляется посредством государственной регистрации соответствующего договора Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатентом).
Несоблюдение требования о государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности либо договора о предоставлении другому лицу права использования такого результата влечет недействительность соответствующего договора. При несоблюдении требования о государственной регистрации перехода исключительного права без договора такой переход считается несостоявшимся.
С учетом положений п. п. 3, 4 ст. 165 ГК РФ названные договоры при уклонении одной из сторон от регистрации могут быть признаны действительными. Если сделка, требующая государственной регистрации, совершена в надлежащей форме, но одна из сторон уклоняется от ее регистрации, суд вправе по требованию другой стороны вынести решение о регистрации сделки. В этом случае сделка регистрируется в соответствии с решением суда. Сторона, необоснованно уклоняющаяся от государственной регистрации сделки, должна возместить другой стороне убытки, вызванные задержкой в совершении или регистрации сделки.
2. К другим договорам, посредством которых осуществляется распоряжение исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец, относятся договоры залога, коммерческой концессии, продажи предприятия, аренды предприятия, в состав которого входят исключительные права на перечисленные объекты, и др. Спорным является вопрос о необходимости государственной регистрации договора доверительного управления исключительными правами. Его природа по-разному трактуется наукой и практикой: от полного отрицания государственной регистрации <1> до необходимости регистрации договоров доверительного управления как договоров, изменяющих патентообладателя или объем закрепленных за ним прав <2>.
--------------------------------
<1> Евдокимова В.Н. Вопросы правомочности лицензиара в лицензионном договоре // Адвокат. 2000. N 7.
<2> Гаврилов Э.П. Договоры об уступке патентных прав и лицензионные патентные договоры // СПС "КонсультантПлюс", 2005.
Договоры, которые не влекут перехода или предоставления прав на результат интеллектуальной деятельности, не требуют государственной регистрации. Так, например, договор комиссии или агентирования не влечет перехода прав к посреднику (комиссионеру, агенту), в связи с чем в государственной регистрации не нуждается. Подлежат регистрации те договоры, которые совершают посредники в интересах клиента (комитента, принципала), в частности лицензионные договоры.
С целью избежания различных трактовок Постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2008 г. N 1020 "О государственной регистрации договоров о распоряжении исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных и перехода без договора исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных" определен перечень договоров, подлежащих государственной регистрации. К ним относятся договоры:
- об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец;
- о залоге (последующем залоге) исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец;
- о предоставлении права использования изобретения, полезной модели, промышленного образца.
3. Как отмечается в п. 50 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26 марта 2009 г. "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", при отсутствии государственной регистрации договоры, перечисленные в комментируемой статье, считаются недействительными.
Государственной регистрации подлежат также изменения, касающиеся существенных условий зарегистрированного договора о распоряжении исключительным правом, и расторжение зарегистрированного договора о распоряжении исключительным правом. Соглашения об изменении условий договоров, в том числе в отношении размера предусмотренных договором платежей, являются их неотъемлемой частью, на данные соглашения распространяется требование об обязательной государственной регистрации.
С учетом положений ст. ст. 389 и 391 ГК РФ уступка права (требования) по названным договорам, а равно перевод долга, вытекающего из этих договоров, также подлежат государственной регистрации в Роспатенте.
Порядок государственной регистрации договоров, объектом которых являются изобретение, полезная модель, промышленный образец, установлен Постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2008 г. N 1020, согласно которому государственная регистрация договоров и изменений осуществляется при соблюдении следующих условий:
а) документы представлены в отношении зарегистрированных изобретения, полезной модели, промышленного образца;
б) сведения о правообладателе (патентообладателе), предмете договора (номер патента, свидетельства, объем правовой охраны, срок действия исключительного права) или сторонах по договору соответствуют сведениям, имеющимся в Государственном реестре изобретений РФ, Государственном реестре полезных моделей РФ, Государственном реестре промышленных образцов РФ;
в) в возмездном договоре об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец или о предоставлении права использования изобретения, полезной модели, промышленного образца имеется условие о вознаграждении или порядке его определения;
г) в договоре не содержится внутренних противоречий;
д) права, являющиеся предметом договора, не выходят за пределы имеющихся у стороны договора прав;
е) при расторжении договора в одностороннем порядке в договоре содержится положение о возможности такого порядка расторжения договора.
Для государственной регистрации договоров должны быть представлены следующие документы:
а) заявление о государственной регистрации;
б) договор в двух экземплярах;
в) документ, подтверждающий уплату пошлины в установленном размере;
г) копия договора (незаверенная).
Отдельные особенности государственной регистрации договоров определены Приказом Минобрнауки России от 29 октября 2008 г. N 321 "Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по регистрации договоров о предоставлении права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, охраняемые программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем, а также договоров коммерческой концессии на использование объектов интеллектуальной собственности, охраняемых в соответствии с патентным законодательством Российской Федерации".
§ 4. Изобретение, полезная модель и промышленный образец,
созданные в связи с выполнением служебного задания
или при выполнении работ по договору
Статья 1370. Служебное изобретение, служебная полезная модель, служебный промышленный образец
Комментарий к статье 1370
1. В комментируемой статье предусматриваются особенности правового регулирования творческой деятельности работника конкретного предприятия, научно-исследовательской деятельности институтов, лабораторий, других организаций, когда изобретение, полезная модель, промышленный образец создаются при исполнении основной служебной обязанности гражданами, которыми могут быть инженеры, работающие в соответствующих отделениях (бюро) на предприятиях, квалифицированные специалисты конкретного профиля на производстве и т.д. Во всех подобных случаях указанные результаты творческой деятельности признаются соответственно служебным изобретением, служебной полезной моделью, служебным промышленным образцом.
Важно подчеркнуть, что право авторства во всех указанных случаях принадлежит работнику (автору). А вот исключительное право (имущественное право) и право на получение патента принадлежат работодателю. Таково общее правило. Однако в комментируемой статье предусмотрена возможность в договоре между работником и работодателем установить иное правило, т.е. соглашением сторон в договоре может быть указано, что исключительное право и право на получение патента также принадлежат работнику (автору). Если такого дополнительного соглашения между сторонами нет, то работник обязан письменно уведомить работодателя о создании конкретного результата творческой деятельности, в отношении которого возможна правовая охрана. В таком случае работодатель должен проявить инициативу и подать заявку в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. К заявке должны быть приложены все необходимые документы, предусмотренные в ст. 1375 ГК РФ. Важным условием для рассмотрения заявки и решения вопроса по существу ее содержания является срок подачи заявки. Этот срок для работодателя, получившего письменное уведомление работника о готовности конкретного результата творческой деятельности, установлен в четыре месяца. В пределах этого срока работодатель должен осуществить свое право подачи заявки в соответствующий федеральный орган. Если в пределах указанного срока работодатель не подаст заявку и не передаст право на получение патента другому лицу (кроме работника), то это право подачи заявки принадлежит работнику. При соблюдении всех правил проведения экспертизы по заявке работнику будет выдан патент, по которому он является не только автором созданного творческого объекта, но и патентообладателем. Работодатель в этом случае имеет право в течение срока действия патента использовать служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец в своем производстве, уплатив вознаграждение автору (работнику) на условиях простой (неисключительной) лицензии на основании договора, в котором должны быть предусмотрены размер, условия и порядок оплаты работнику, но если возникает спор об оплате, то он разрешается в судебном порядке.
2. В комментируемой статье предусмотрены другие варианты регулирования отношений между работодателем и работником по результатам творческой деятельности работника. Так, работодатель может подать своевременно заявку и получить патент, тогда он признается патентообладателем, но закон работодателю предоставляет право принять решение о сохранении информации об изобретении, полезной модели или промышленного образца в тайне и сообщить об этом работнику, кроме того, работодатель может передать право на получение патента другому лицу (не работнику). Законодательством еще предусматривается вариант, когда работодатель не получает патент по поданной заявке по зависящим от него причинам, например с просрочкой подачи или неполнотой необходимых документов в заявке и по другим причинам. Во всех указанных случаях работник имеет право на вознаграждение, размер которого, условия и порядок выплаты работодателем определяются соглашением сторон в договоре, а в случае спора дело рассматривается судом.
3. В п. 5 комментируемой статьи предусмотрен особый вариант создания объектов творческой деятельности работником конкретной организации, когда он (работник) свою творческую функцию осуществляет с использованием денежных средств, технических и иных материалов, принадлежащих работодателю, но делает это не в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или по конкретному заданию работодателя и с его разрешения. Такие результаты творческой деятельности не являются служебными. Право на получение патента и исключительное право в таких случаях принадлежат работнику. Работодатель при этом имеет право потребовать от работника (автора) предоставить ему возможность получения безвозмездной простой (неисключительной) лицензии для использования результата интеллектуальной деятельности для собственных нужд в течение всего срока действия исключительного права либо возмещения расходов, понесенных им (работодателем) в связи с созданием изобретения, полезной модели или промышленного образца его работником.
Статья 1371. Изобретение, полезная модель или промышленный образец, созданные при выполнении работ по договору
Комментарий к статье 1371
1. В комментируемой статье предусмотрено регулирование отношений по созданию результатов творческой деятельности при выполнении конкретного вида договоров, в которых прямо не указывалось на создание изобретения, полезной модели или промышленного образца. К таким договорам относятся договор подряда, договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ. Очевидно, объекты творческой деятельности могут быть созданы работниками указанных видов подрядных организаций. Однако право на получение патента и исключительное право на такие результаты творческой деятельности принадлежат подрядчику (исполнителю) как юридическому лицу, но договором между подрядчиком и заказчиком может быть предусмотрено иное, т.е. право на получение патента и исключительное право могут быть переданы заказчику. Одно во всех вариантах остается неизменным - то, что право авторства на созданный объект всегда принадлежит гражданину - действительному разработчику, решившему конкретные технические задачи по изобретению, полезной модели, промышленному образцу. В соответствии с этим автор имеет право на вознаграждение за использование любого результата творческой деятельности. Порядок, размер и сроки оплаты предусмотрены в п. 4 ст. 1370 ГК РФ.
2. Между субъектами договора порядок использования изобретения предусматривается договором. Если патент и исключительное право на изобретение, полезную модель, промышленный образец получает подрядчик (исполнитель), то заказчику принадлежит право на использование любого из указанных объектов в целях, для достижения которых был заключен соответствующий договор. Для этого заказчик получает простую (неисключительную) лицензию на весь срок действия патента без выплаты за это использование дополнительного вознаграждения. Право использования любого из указанных объектов сохраняется у заказчика и в том случае, когда подрядчик (исполнитель) передает право на получение патента другому лицу или продает сам патент иному покупателю.
Если по договору сторон право на получение патента и неисключительное право переданы заказчику, то подрядчик (исполнитель) имеет право созданные результаты творческой деятельности использовать для собственных нужд на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия патента, но в договоре могут быть предусмотрены и иные условия пользования.
Статья 1372. Промышленный образец, созданный по заказу
Комментарий к статье 1372
В статье отдельно предусмотрено регулирование отношений между заказчиком и подрядчиком, когда предметом договора является заказ на создание промышленного образца. По общему правилу статьи в таком случае право на получение патента и исключительное право принадлежат заказчику. Подрядчик в этом случае может использовать образец для собственных нужд на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии. Основной интерес в такой ситуации принадлежит заказчику. Но по договору возможно иное решение, по которому право на получение патента и исключительное право передаются подрядчику. Тогда интерес заказчика защищается его правом использовать промышленный образец для собственных нужд и также на условиях безвозмездной простой (неисключительной) лицензии в течение всего срока действия патента.
При любом варианте договора право авторства на созданный промышленный образец принадлежит гражданину, творческим трудом которого он создан. Во всех случаях автор имеет право на вознаграждение в соответствии с п. 4 ст. 1370 ГК РФ.
Статья 1373. Изобретение, полезная модель, промышленный образец, созданные при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту
Комментарий к статье 1373
1. В комментируемой статье предусмотрено правовое регулирование отношений по использованию результатов творческой деятельности с учетом особенностей субъектного состава договорных отношений (контрактов), заключаемых для государства или муниципальных нужд. По общему правилу право на получение патента и исключительное право принадлежат организации, выполняющей государственный или муниципальный контракт (т.е. исполнителю). Но государственным или муниципальным контрактом может быть предусмотрено, что это право принадлежит Российской Федерации, субъекту Федерации или муниципальному образованию, от имени которых выступает государственный или муниципальный заказчик.
Возможны и другие варианты решения вопроса о получении патента и приобретении исключительного права. Так, допускается получение патента совместно исполнителем и Российской Федерацией, исполнителем и субъектом Федерации или исполнителем и муниципальным образованием. Если в соответствии с контрактом право на получение патента принадлежит только Российской Федерации, субъекту Федерации или муниципальному образованию, то заявка на выдачу патента может быть подана в течение шести месяцев со дня письменного уведомления исполнителя о готовности изобретения, полезной модели или промышленного образца. Но если в этот срок заказчик не подаст заявку, то право на получение патента будет принадлежать исполнителю. В таком случае по требованию заказчика патентообладатель обязан предоставить третьему лицу безвозмездную простую (неисключительную) лицензию на использование указанных объемов творческой деятельности для государственных или муниципальных нужд.
Возможно досрочное прекращение действия патента по инициативе исполнителя, при этом он обязан сообщить об этом заказчику и по его требованию передать патент на безвозмездной основе Российской Федерации, субъекту Федерации или муниципальному образованию.
2. Автором изобретения, полезной модели, промышленного образца всегда является гражданин, которому выплачивается вознаграждение в соответствии с п. 4 ст. 1370 ГК РФ.
§ 5. Получение патента
1. Заявка на выдачу патента, ее изменение и отзыв
Статья 1374. Подача заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец
Комментарий к статье 1374
1. Заявка на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец подается в Роспатент. Такая заявка может быть подана только тем лицом, которое обладает правом на получение патента в соответствии с ГК РФ (см. комментарий к ст. ст. 1357, 1370 - 1373). Правом на получение патента обладают автор, правопреемник автора, работодатель автора, заказчик, подрядчик, исполнитель работ по государственному или муниципальному контракту для государственных или муниципальных нужд, государственный или муниципальный заказчик. Лицо, подающее заявку, называется заявителем. Заявителями могут быть граждане, юридические лица и публичные образования. Заявителями одновременно могут быть два лица и более.
2. В п. 2 комментируемой статьи содержится правило, в соответствии с которым при подаче заявки о выдаче патента заявление о выдаче патента представляется на русском языке. Прочие документы заявки о выдаче патента могут представляться как на русском, так и на другом языке. В случае представления прочих документов заявки о выдаче патента на другом языке к заявке о выдаче патента прилагается перевод таких документов на русский язык.
3. Заявление о выдаче патента подписывается заявителем. Если заявка о выдаче патента подается через патентного поверенного или иного представителя, заявление о выдаче патента должно быть подписано патентным поверенным или представителем, подающим заявку.
Полномочия патентного поверенного или иного представителя удостоверяются доверенностью, выданной заявителем.
Граждане, постоянно проживающие за пределами территории Российской Федерации, и иностранные юридические лица ведут дела с Роспатентом через патентных поверенных, зарегистрированных в Роспатенте, если международным договором РФ не предусмотрено иное (п. 2 ст. 1247 ГК).
Отношения, связанные с деятельностью на территории Российской Федерации патентных поверенных, требования к патентным поверенным, порядок их аттестации и регистрации, а также права, обязанности и ответственность патентных поверенных регламентированы Федеральным законом от 30 декабря 2008 г. N 316-ФЗ "О патентных поверенных".
4. Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец устанавливаются Министерством образования и науки РФ, которое осуществляет нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности в соответствии с Положением о Минобрнауки России (утверждено Постановлением Правительства РФ от 15 июня 2004 г. N 280).
Детальные требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец содержатся в соответствующих административных регламентах, утвержденных приказами Минобрнауки России <1>.
--------------------------------
<1> Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на промышленный образец и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на промышленный образец. Утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2008 г. N 325; Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на полезную модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на полезную модель. Утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2008 г. N 326; Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение. Утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2008 г. N 327.
5. Пункт 5 комментируемой статьи обязывает при подаче заявки на выдачу патента прилагать документ, подтверждающий уплату патентной пошлины в установленном размере. При наличии оснований для освобождения от уплаты патентной пошлины, либо уменьшения ее размера, либо отсрочки ее уплаты прилагаются соответствующие документы <1>.
--------------------------------
<1> Положение о патентных и иных пошлинах за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, с государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на наименование места происхождения товара, а также с государственной регистрацией перехода исключительных прав к другим лицам и договоров о распоряжении этими правами. Утверждено Постановлением Правительства РФ от 10 декабря 2008 г. N 941.
Статья 1375. Заявка на выдачу патента на изобретение
Комментарий к статье 1375
1. Пункт 1 комментируемой статьи содержит принципиальное требование, предъявляемое к заявке на выдачу патента на изобретение. Это требование заключается в единстве изобретения. Требование единства изобретения заключается в том, что заявка на выдачу патента на изобретение должна относиться либо к одному изобретению, либо к группе изобретений, при условии что они связаны между собой настолько, что образуют единый изобретательский замысел. Если заявка на выдачу патента на изобретение относится к одному изобретению, единство изобретения предполагается, если к группе изобретений, то все изобретения должны быть объединены единым изобретательским замыслом.
Единство группы изобретений признается соблюденным, если в формуле изобретения охарактеризована группа изобретений:
- одно из которых предназначено для получения (изготовления) другого (например, устройство или вещество и способ получения (изготовления) устройства или вещества в целом или их части);
- одно из которых предназначено для осуществления другого (например, способ и устройство для осуществления способа в целом или одного из его действий);
- одно из которых предназначено для использования другого (в другом) (например, способ и вещество, предназначенные для использования в способе; способ или устройство и их части);
- относящихся к объектам одного вида (несколько устройств, несколько веществ и т.д.), одинакового назначения, обеспечивающим получение одного и того же технического результата (варианты).
2. В п. 2 комментируемой статьи перечислены следующие документы заявки на выдачу патента на изобретение:
2.1. Заявление о выдаче патента на изобретение содержит указание на автора изобретения, лицо, на имя которого испрашивается патент, а также указание на место жительства или место нахождения каждого из них. Кроме того, в заявлении о выдаче патента на изобретение указываются адрес для переписки, название изобретения, данные о представителе заявителя (при наличии), а также перечень прилагаемых документов с указанием количества листов в одном экземпляре и количества экземпляров.
Заявление о выдаче патента на изобретение представляется на типографском бланке или в виде компьютерной распечатки по образцу, установленному соответствующим административным регламентом.
2.2. Описание изобретения содержит полные сведения об изобретении. Описание изобретения должно раскрывать изобретение с полнотой, достаточной для его осуществления. Описание начинается с названия изобретения. Если заявитель установил рубрику Международной патентной классификации, к которой относится заявляемое изобретение, перед названием изобретения указывается индекс этой рубрики. Обязательными разделами описания изобретения являются:
2.2.1. Область техники, к которой относится изобретение. В этом разделе указывается область применения изобретения. Если таких областей несколько, указываются преимущественные.
2.2.2. Уровень техники. В этом разделе приводятся сведения об известных заявителю аналогах изобретения с выделением из них аналога, наиболее близкого к изобретению (прототипа).
2.2.3. Раскрытие изобретения. В этом разделе сущность изобретения как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого изобретением технического результата. Технический результат выражается таким образом, чтобы обеспечить возможность понимания специалистом на основании уровня техники его смыслового содержания.
2.2.4. Краткое описание чертежей (если они содержатся в заявке). В этом разделе описания приводится перечень фигур с краткими пояснениями того, что изображено на каждой из них.
2.2.5. Осуществление изобретения. В этом разделе показывается, как может быть осуществлено изобретение с реализацией указанного заявителем назначения, предпочтительно путем приведения примеров и со ссылками на чертежи или иные графические материалы, если они имеются.
Описание изобретения может быть использовано для толкования формулы изобретения (п. 2 ст. 1354 ГК).
2.3. Формула изобретения с точки зрения правовой охраны заявляемого технического решения является основным элементом заявки и предназначена для определения объема правовой охраны, предоставляемой патентом (п. 2 ст. 1354 ГК).
Значение формулы изобретения заключается также в том, что изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения (п. 3 ст. 1358 ГК). Именно формула изобретения исследуется при установлении факта использования изобретения.
Формула изобретения должна быть полностью основана на описании, т.е. характеризуемое ею изобретение должно быть раскрыто в описании, а определяемый формулой изобретения объем правовой охраны должен быть подтвержден описанием.
Формула изобретения должна выражать сущность изобретения, т.е. содержать совокупность его существенных признаков, достаточную для достижения указанного заявителем технического результата.
Формула изобретения может быть однозвенной и многозвенной и включать один или несколько пунктов.
Однозвенная формула изобретения применяется для характеристики одного изобретения совокупностью признаков, не имеющей развития или уточнения применительно к частным случаям его выполнения или использования.
Многозвенная формула применяется для характеристики одного изобретения с развитием и (или) уточнением совокупности его признаков применительно к частным случаям выполнения или использования изобретения или для характеристики группы изобретений.
Многозвенная формула, характеризующая одно изобретение, имеет один независимый пункт и следующие за ним зависимые пункты.
Многозвенная формула, характеризующая группу изобретений, имеет несколько независимых пунктов, каждый из которых характеризует одно из изобретений группы. При этом каждое изобретение группы может быть охарактеризовано с привлечением зависимых пунктов, подчиненных соответствующему независимому пункту.
2.4. Сущность изобретения могут пояснять графические изображения (чертежи, схемы, рисунки, графики, эпюры, осциллограммы), а также фотографии и таблицы. Представление таких материалов не является обязательным. Однако, если на них имеется ссылка в описании изобретения, требуется представление названных материалов.
2.5. Реферат служит для целей информации об изобретении и представляет собой сокращенное изложение содержания описания изобретения, включающее название изобретения, характеристику области техники, к которой относится изобретение, и (или) области применения, если это не ясно из названия, характеристику сущности изобретения с указанием достигаемого технического результата.
3. Пункт 3 комментируемой статьи содержит общее правило об определении даты подачи заявки на изобретение. Правовое значение определения даты подачи заявки на изобретение заключается в том, что именно по этой дате устанавливается приоритет изобретения (п. 1 ст. 1381 ГК). Датой подачи заявки является дата поступления в Роспатент заявки, содержащей заявление о выдаче патента, описание изобретения и чертежи, если в описании на них имеется ссылка. Если указанные документы представлены не одновременно, дата подачи устанавливается по дате поступления последнего из документов.
Следует отметить, что для целей установления даты подачи заявки наряду с описанием, составленным в соответствии с требованиями Минобрнауки России, может быть признан документ, представленный на любом языке, внешне выглядящий как описание.
В п. 3 комментируемой статьи при определении даты подачи заявки на изобретение в перечне элементов заявки не указана формула изобретения. Дата подачи заявки может быть установлена и без представления формулы изобретения. Однако на этапе проведения формальной экспертизы заявки на изобретение заявителем должны быть представлены надлежащим образом оформленное описание, а также формула изобретения (п. 1 ст. 1384 ГК во взаимосвязи с п. 2 комментируемой статьи).
Статья 1376. Заявка на выдачу патента на полезную модель
Комментарий к статье 1376
1. Требование единства полезной модели заключается в том, что заявка на выдачу патента на полезную модель должна относиться либо к одной полезной модели, либо к группе полезных моделей, при условии что они связаны между собой настолько, что образуют единый творческий замысел. Если заявка на выдачу патента на полезную модель относится к одной полезной модели, единство полезной модели предполагается, если заявка на выдачу патента на полезную модель относится к группе полезных моделей, то все полезные модели должны быть объединены единым творческим замыслом.
Одной полезной моделью признается совокупность существенных признаков, достаточная для получения одного технического результата или нескольких технических результатов, при условии что совокупности существенных признаков, необходимые для получения каждого из них, совпадают.
Единство группы полезных моделей признается соблюденным, если в формуле полезной модели охарактеризована группа полезных моделей:
- одна из которых предназначена для изготовления другой (например, устройство и устройство для его изготовления);
- одна из которых предназначена для использования другой или в другой (например, устройство и его составная часть);
- относящихся к нескольким устройствам одного вида, одинакового назначения, обеспечивающих получение одного и того же технического результата (варианты).
2. В п. 2 комментируемой статьи перечислены следующие документы заявки на выдачу патента на полезную модель:
2.1. Заявление о выдаче патента на полезную модель содержит указание на автора полезной модели, лицо, на имя которого испрашивается патент, а также указание на место жительства или место нахождения каждого из них. Кроме того, в заявлении о выдаче патента на полезную модель указываются адрес для переписки, название полезной модели, данные о представителе заявителя (при наличии), а также перечень прилагаемых документов с указанием количества листов в одном экземпляре и количества экземпляров.
Заявление о выдаче патента на полезную модель представляется на типографском бланке или в виде компьютерной распечатки по образцу, установленному соответствующим административным регламентом.
2.2. Описание полезной модели должно раскрывать полезную модель с полнотой, достаточной для ее осуществления. Описание начинается с названия полезной модели. Если заявитель установил рубрику международной патентной классификации, к которой относится заявляемая полезная модель, перед названием полезной модели указывается индекс этой рубрики. Обязательными разделами описания полезной модели являются:
2.2.1. Область техники, к которой относится полезная модель. В этом разделе указывается область применения полезной модели. Если таких областей несколько, указываются преимущественные.
2.2.2. Уровень техники. В этом разделе приводятся сведения об известных заявителю аналогах полезной модели с выделением из них аналога, наиболее близкого к полезной модели (прототипа).
2.2.3. Раскрытие полезной модели. В этом разделе сущность полезной модели как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого полезной моделью технического результата.
2.2.4. Краткое описание чертежей (если они содержатся в заявке). В этом разделе описания приводится перечень фигур с краткими пояснениями того, что изображено на каждой из них.
2.2.5. Осуществление полезной модели. В этом разделе показывается, как может быть осуществлена полезная модель с реализацией указанного заявителем назначения, предпочтительно путем приведения примеров и со ссылками на чертежи или иные графические материалы, если они имеются.
Описание полезной модели может быть использовано для толкования формулы полезной модели (п. 2 ст. 1354 ГК).
2.3. Формула полезной модели с точки зрения правовой охраны заявляемого технического решения является основным элементом заявки и предназначается для определения объема правовой охраны, предоставляемой патентом (п. 2 ст. 1354 ГК).
Значение формулы полезной модели заключается также в том, что полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели (п. 3 ст. 1358 ГК). Именно формула полезной модели исследуется при установлении факта использования полезной модели.
Формула полезной модели должна быть полностью основана на описании, т.е. характеризуемая ею полезная модель должна быть раскрыта в описании, а определяемый формулой полезной модели объем правовой охраны должен быть подтвержден описанием.
Формула полезной модели должна выражать сущность полезной модели, т.е. содержать совокупность ее существенных признаков, достаточную для достижения указанного заявителем технического результата.
Формула полезной модели может быть однозвенной и многозвенной и включать один или несколько пунктов.
Однозвенная формула применяется для характеристики одной полезной модели совокупностью существенных признаков, не имеющей развития или уточнения применительно к частным случаям ее выполнения или использования.
Многозвенная формула применяется для характеристики одной полезной модели с развитием и (или) уточнением совокупности ее признаков применительно к частным случаям выполнения или использования полезной модели или для характеристики группы полезных моделей.
Многозвенная формула, характеризующая одну полезную модель, имеет один независимый пункт и следующие за ним один или несколько зависимых пунктов.
Многозвенная формула, характеризующая группу полезных моделей, имеет несколько независимых пунктов, каждый из которых характеризует одну из полезных моделей группы. При этом каждая полезная модель группы может быть охарактеризована с привлечением зависимых пунктов, подчиненных соответствующему независимому пункту.
2.4. Сущность полезной модели могут пояснять графические изображения (чертежи, схемы, рисунки, графики, эпюры, осциллограммы), а также фотографии и таблицы. Представление таких материалов необязательно. Однако, если на них имеется ссылка в описании полезной модели, представление указанных материалов является обязательным.
2.5. Реферат служит для целей информации о полезной модели и представляет собой сокращенное изложение содержания описания полезной модели, включающее название, характеристику области техники, к которой относится полезная модель, и (или) области применения, если это неясно из названия, а также характеристику сущности с указанием достигаемого технического результата.
3. Пункт 3 комментируемой статьи содержит общие правила установления даты подачи заявки на полезную модель. Правовое значение определения даты подачи заявки на полезную модель заключается в том, что именно по этой дате устанавливается приоритет полезной модели (п. 1 ст. 1381 ГК). Датой подачи заявки является дата поступления в Роспатент заявки, содержащей заявление о выдаче патента, описание полезной модели и чертежи, если в описании на них имеется ссылка. Если указанные документы представлены не одновременно, дата подачи устанавливается по дате поступления последнего из документов.
В п. 3 комментируемой статьи при определении даты подачи заявки на полезную модель в перечне элементов заявки не указана формула полезной модели. Дата подачи заявки может быть установлена и без представления формулы полезной модели. Однако на этапе проведения экспертизы заявки на полезную модель заявителем должна быть представлена формула полезной модели (п. 1 ст. 1390 ГК во взаимосвязи с п. 2 комментируемой статьи).
Статья 1377. Заявка на выдачу патента на промышленный образец
Комментарий к статье 1377
1. Пункт 1 комментируемой статьи содержит принципиальное требование, предъявляемое к заявке на выдачу патента на промышленный образец. Это требование заключается в единстве промышленного образца.
Единство промышленного образца признается соблюденным, если:
- на изображениях изделия и в перечне существенных признаков промышленного образца представлен один промышленный образец, являющийся художественно-конструкторским решением одного изделия, в том числе целого изделия, его самостоятельной части, набора (комплекта) из группы совместно используемых изделий;
- на изображениях изделия и в перечне существенных признаков промышленного образца представлена группа промышленных образцов, образующих единый творческий замысел и представляющих собой художественно-конструкторские решения одного и того же изделия, относящиеся к одному подклассу Международной классификации промышленных образцов, одно из которых определяет внешний вид изделия в целом, а другое (другие) - внешний вид видимой в процессе эксплуатации изделия его самостоятельной части (частей);
- на изображениях изделия и в перечне существенных признаков промышленного образца представлена группа промышленных образцов, образующих единый творческий замысел и представляющих собой художественно-конструкторские решения, определяющие внешний вид одного и того же изделия в целом и относящиеся к одному классу Международной классификации промышленных образцов, при этом каждое из решений определяет свой вариант внешнего вида изделия, а основные эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида изделия, обусловленные решениями-вариантами, совпадают (варианты).
2. В п. 2 комментируемой статьи перечислены документы заявки на выдачу патента на промышленный образец.
2.1. Заявление о выдаче патента на промышленный образец содержит указание на автора промышленного образца, лицо, на имя которого испрашивается патент, а также указание на место жительства или место нахождения каждого из них. Кроме того, в заявлении о выдаче патента на промышленный образец указываются адрес для переписки, название промышленного образца, данные о представителе заявителя (при наличии), а также перечень прилагаемых документов с указанием количества листов в одном экземпляре и количества экземпляров.
Заявление о выдаче патента на промышленный образец представляется на типографском бланке или в виде компьютерной распечатки по образцу, установленному соответствующим административным регламентом.
2.2. Комплект изображений изделия. Изображение внешнего вида изделия является основным документом, содержащим информацию о заявленном промышленном образце, используемую для определения объема правовой охраны промышленного образца, предоставляемой на основании патента, и информацию о совокупности признаков промышленного образца, включенных в перечень существенных признаков промышленного образца.
Значение изображений внешнего вида изделий заключается в том, что объем правовой охраны, предоставляемой патентом на промышленный образец, определяется совокупностью его существенных признаков, которые нашли отражение на изображениях изделия, при условии что эти признаки приведены в перечне существенных признаков промышленного образца.
2.3. Для раскрытия сущности промышленного образца дополнительно могут быть представлены чертеж общего вида изделия, эргономическая схема, конфекционная карта.
2.4. Описание промышленного образца должно раскрывать в словесной форме элементы (признаки) внешнего вида изделия, представленного на изображениях. Описание начинается с названия промышленного образца. Если заявитель установил рубрику Международной классификации промышленных образцов, к которой относится заявляемый промышленный образец, перед названием промышленного образца указывается индекс этой рубрики.
Обязательными разделами описания являются следующие разделы.
2.4.1. Назначение и область применения промышленного образца. В данном разделе приводятся сведения о назначении изделия, к которому относится промышленный образец, и об области применения изделия, указываются преимущественные области применения изделия.
2.4.2. Аналоги промышленного образца. В данном разделе приводятся сведения об известных заявителю аналогах промышленного образца. В качестве аналога промышленного образца указывается художественно-конструкторское решение изделия сходного внешнего вида, того же или однородного назначения, известное из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца.
При описании каждого из аналогов приводятся признаки аналогов с указанием тех из них, которые совпадают с признаками заявляемого промышленного образца. После описания аналога даны библиографические данные источника информации, в котором он раскрыт.
Наиболее близкий к заявленному промышленному образцу по совокупности существенных признаков аналог указывается как ближайший. В случае если заявлена группа промышленных образцов-вариантов, в качестве ближайшего аналога указывается один наиболее близкий для всех вариантов аналог.
2.4.3. Перечень изображений, дающих полное детальное представление о внешнем виде изделия, а также других материалов, иллюстрирующих промышленный образец (чертеж, эргономическая схема, конфекционная карта), в случае их представления.
2.4.4. Раскрытие сущности промышленного образца. Сущность промышленного образца выражается в совокупности существенных признаков, к которым относятся признаки, определяющие эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент, сочетание цветов.
К существенным признакам промышленного образца могут относиться линии, контуры, декор изделия, текстура или фактура материала изделия и (или) его орнаментация.
При раскрытии сущности промышленного образца указываются все существенные признаки промышленного образца, при этом выделяются существенные признаки заявленного промышленного образца, отличающие его от ближайшего аналога.
При описании существенных признаков приводятся ссылки на изображение внешнего вида изделия, а также на чертеж общего вида изделия, эргономическую схему, конфекционную карту, если они имеются. Для описания используются такие словесные характеристики признаков, которые позволяют однозначно идентифицировать описанный признак с соответствующим визуально воспринимаемым признаком изображения изделия.
2.5. Перечень существенных признаков промышленного образца вместе с изображениями внешнего вида изделий определяет объем правовой охраны, предоставляемой патентом на промышленный образец. Признаки перечня предназначены для идентификации тех признаков внешнего вида изделия, представленного на изображениях, которые определяют объем правовой охраны.
Перечень включает существенные признаки промышленного образца, обусловливающие эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида изделия, представленного на его изображениях, и признаки, указывающие на назначение изделия.
Несмотря на то что основная роль при определении объема правовой охраны отводится изображениям внешнего вида изделий, при составлении перечня существенных признаков промышленного образца нужно особое внимание уделять тому, чтобы существенные признаки промышленного образца, представленные на его изображениях, были включены в перечень существенных признаков.
3. В п. 3 комментируемой статьи содержатся общие правила определения даты подачи заявки на промышленный образец. О правовом значении определения этой даты см. комментарий к п. 3 ст. 1375 и п. 3 ст. 1376 ГК РФ.
Статья 1378. Внесение изменений в документы заявки на изобретение, полезную модель или промышленный образец
Комментарий к статье 1378
1. Комментируемая статья содержит общие правила о внесении изменений в документы заявки на изобретение, полезную модель или промышленный образец.
Пункт 1 комментируемой статьи регламентирует внесение в документы заявки исправлений и уточнений. Внесение таких исправлений и уточнений допускается при одновременном соблюдении двух требований. Во-первых, исправления и уточнения должны быть представлены до принятия по заявке решения о выдаче патента либо об отказе в выдаче патента. Во-вторых, исправления и уточнения не должны изменять сущность заявленных изобретения, полезной модели или промышленного образца.
Внесение изменений в документы заявки осуществляется путем представления заменяющих листов.
Абзац 2 п. 1 комментируемой статьи содержит условие, при котором дополнительные материалы признаются изменяющими сущность заявленных изобретения или полезной модели. Таким условием является наличие в дополнительных материалах признаков, подлежащих включению в формулу изобретения или полезной модели, если эти признаки:
- не были раскрыты на дату приоритета в документах, послуживших основанием для установления даты приоритета;
- не были раскрыты в формуле изобретения или полезной модели, если на дату приоритета заявка содержала формулу изобретения или полезной модели.
Абзац 3 п. 1 комментируемой статьи содержит условие, при котором дополнительные материалы признаются изменяющими сущность промышленного образца. Таким условием является наличие в дополнительных материалах признаков, которые подлежат включению в перечень существенных признаков промышленного образца и отсутствовали на дату подачи заявки на изображениях изделия.
2. Пункт 2 комментируемой статьи содержит общие положения об изменении сведений о заявителе, в том числе связанных с передачей права на получение патента заявителем другому лицу либо с изменением имени или наименования заявителя, а также об исправлении очевидных и технических ошибок.
Для изменения сведений о заявителе заявитель должен подать соответствующее ходатайство с указанием причины внесения изменений.
В отношении заявок на изобретения и полезные модели ошибка считается очевидной, если специалист в данной области техники понимает, что на дату подачи заявки подразумевалось нечто иное, чем написанное в заявке, и никакое иное исправление, кроме предложенного, не может быть произведено.
В отношении заявок на промышленный образец ошибка считается очевидной, если специалист в области дизайна заявленного изделия понимает, что на дату подачи заявки подразумевалось нечто иное, чем то, что написано в заявке, и никакое иное исправление, кроме предложенного, не может быть произведено.
К техническим ошибкам относятся грамматические и орфографические ошибки, обусловленные неправильным написанием слов, наличием опечаток и погрешностей в указании библиографических данных источников информации и т.п.
Такие изменения или исправления могут быть внесены в документы заявки до государственной регистрации изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствующем государственном реестре.
3. В п. 3 комментируемой статьи предусматривается льгота в отношении заявителей, которые по своей инициативе вносят изменения в документы заявки в течение двух месяцев со дня подачи заявки. Патентная пошлина за внесение таких изменений не взимается. После истечения двухмесячного срока внесение изменений в документы заявки по инициативе заявителя допускается при условии уплаты патентной пошлины.
4. Пункт 4 комментируемой статьи обязывает Роспатент при публикации сведений о заявке на изобретение учитывать все внесенные заявителем изменения при условии, что такие изменения представлены в Роспатент в течение 12 месяцев со дня подачи заявки.
Статья 1379. Преобразование заявки на изобретение или полезную модель
Комментарий к статье 1379
1. Положения п. 1 комментируемой статьи позволяют заявителю преобразовать заявку на изобретение в заявку на полезную модель путем подачи соответствующего заявления в Роспатент. Правовым последствием такого преобразования будет дальнейшее рассмотрение поданной заявки как заявки на полезную модель и, соответственно, прекращение рассмотрения заявки на изобретение.
Преобразование заявки на изобретение в заявку на полезную модель целесообразно тогда, когда заявляемое в качестве изобретения техническое решение не отвечает требованию изобретательского уровня.
Преобразование заявки на изобретение в заявку на полезную модель допускается до публикации сведений о заявке на изобретение, но не позднее даты принятия решения о выдаче патента, так как решение о выдаче патента может быть принято ранее публикации сведений.
Не может быть преобразована заявка на изобретение, когда к такой заявке заявителем приложено заявление о предложении заключить договор об отчуждении патента (см. комментарий к п. 1 ст. 1366 ГК), а также заявка на секретное изобретение. Кроме того, преобразование не проводится в отношении заявок на изобретение, отозванных или признанных отозванными.
Заявка на изобретение, преобразование которой в заявку на полезную модель не состоялось, остается заявкой на изобретение.
2. Положение п. 2 комментируемой статьи позволяет заявителю преобразовать заявку на полезную модель в заявку на изобретение. Правовым последствием такого преобразования будет дальнейшее рассмотрение поданной заявки как заявки на изобретение и, соответственно, прекращение рассмотрения заявки на полезную модель.
Преобразование заявки на полезную модель в заявку на изобретение допускается до даты принятия решения о выдаче патента.
Преобразование не проводится в отношении заявок на полезные модели, отозванных или признанных отозванными.
Заявка на полезную модель, преобразование которой в заявку на изобретение не состоялось, остается заявкой на полезную модель.
3. В п. 3 комментируемой статьи содержится важное правило о том, что при преобразовании заявки на изобретение или на полезную модель сохраняются приоритет и дата подачи первоначально поданной заявки, которая затем была преобразована.
Статья 1380. Отзыв заявки на изобретение, полезную модель или промышленный образец
Комментарий к статье 1380
Комментируемая статья позволяет заявителю отозвать поданную им заявку на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Такое право может быть реализовано заявителем до регистрации изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствующем государственном реестре путем подачи заявления. При поступлении такого заявления в установленный срок заявителю направляется уведомление об отзыве заявки.
Отозванной признается заявка с даты поступления заявления в Роспатент.
После направления заявителю уведомления об отзыве заявки рассмотрение заявки прекращается.
2. Приоритет изобретения, полезной модели
и промышленного образца
Статья 1381. Установление приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца
Комментарий к статье 1381
1. Патентное законодательство основано на идее первенства. Причиной этого служит характер технического творчества. В области художественного творчества, "изящных искусств", как сказали бы ранее, не просто интеллектуальная, а действительно творческая деятельность не может не породить результат, единственный в своем роде. Творчество в этой сфере субъективно в том смысле, что произведение искусства - всегда отражение личности его создателя, а все авторы разные. Невозможно найти двух людей, одинаково мыслящих, чувствующих и переживающих что-либо, тем более одинаково выражающих свои мысли и чаяния. Так созданы люди, и иного быть не может. Поэтому в принципе не могут появиться идентичные произведения. Если такое обнаружено, значит, одно из них несамостоятельное. Оно и охраняться не будет из-за отсутствия признака творческого характера труда художника (в широком значении этого слова), являясь подражанием, а не актом творчества.
В технической области картина иная. Здесь также постоянно появляется что-то новое, но скорее не для души, а для повседневной жизни. Люди, создавая себе более комфортные условия существования, совершенствуют окружающие их предметы, решая при этом сугубо практические, утилитарные задачи (когда речь идет об изобретениях, полезных моделях), не забывая при этом порой, что изделия должны быть не только удобны, функциональны, но и радовать своим внешним видом (промышленные образцы).
В области изобретательства не является редкостью параллельное творчество. История науки и техники знает немало примеров, когда над одной и той же насущной задачей одновременно, но совершенно независимо друг от друга трудились два (а бывало и более) человека и находили одинаковые решения этой задачи. Существовавшая до патентного права система привилегий уже тогда исходила из представления, что привилегию (преимущество) нельзя предоставить многим. Привилегия - удел избранных, иначе она станет обыденностью, перестав быть преимуществом.
Патентное право восприняло эту идею. Правовая охрана может быть предоставлена только одному субъекту. Именно он, получив патент, приобретает монопольное право эксплуатировать новую техническую идею. Все остальные могут это делать лишь по договору с ним.
Такой подход логически обязывает выбирать, возможно, из нескольких претендентов того единственного, кому будет выдан охранный документ. К тому же объектом правовой охраны может стать лишь действительно новая техническая идея. В патентном праве новизна понимается как неизвестность. Следовательно, прежде чем выдать патент, надо сравнить решение, найденное автором (и для него, конечно, новое), с тем, что уже известно другим, а значит, перестало быть для человеческого сообщества технической новинкой. Иными словами, необходимо проанализировать уже имеющуюся в мире информацию до определенного момента. В мире есть два подхода к установлению этого момента: действует либо система "первого заявителя", либо система "первого изобретателя". При первом подходе новизна (неизвестность) определяется на тот момент, когда публично (путем подачи заявки) была заявлена претензия на первенство в разрешении определенной практической задачи, иначе говоря, на момент подачи заявки в патентное ведомство. Преимущество у того, кто первым подал заявку. Патент выдается ему, все остальные заявки отклоняются. Такой подход преобладает в современном патентном праве, его "исповедует" и российский законодатель.
В США и Канаде действует система "первого изобретателя": в случае спора первенство отдается тому, кто раньше создал изобретение, даже если не он первым подал заявку.
Независимо от того, какая из названных систем применяется в стране, конкретная дата необходима для определения объема информации, подлежащей анализу в ходе экспертизы. Именно по ней определяется патентоспособность заявленного решения, т.е. наличие у него необходимых признаков. Она учитывается и при рассмотрении возражений других лиц против выдачи патента заявителю. Переоценить ее значение трудно. Традиционно она называется датой приоритета.
Институту приоритета в Патентном законе, действовавшем до принятия части четвертой ГК РФ, была посвящена одна общая для изобретений, полезных моделей и промышленных образцов статья - ст. 19. Сейчас ГК РФ содержит три статьи - 1381, 1392 и 1383, напрямую связанные с приоритетом.
В международных договорах также есть положения о приоритете. Это ст. 4 Парижской конвенции об охране промышленной собственности, ст. 8 Договора о патентной кооперации. Правда, в обеих статьях речь идет не о приоритете в целом (как родовом понятии), а о конвенционном приоритете (см. комментарий к ст. 1382 ГК). Статья 8 Евразийской патентной конвенции содержит бланкетную норму, гласящую: "Право приоритета признается в соответствии с Парижской конвенцией по охране промышленной собственности".
Правовая природа приоритета исследовалась в работах разных ученых. По мнению В.А. Дозорцева, "приоритет юридически закрепляет прерогативу одного лица по отношению к другим на изобретательское предложение... основная функция приоритета - установление на конкретную дату управомоченного субъекта, обладающего субъективным правом на объект промышленной собственности" <1>.
--------------------------------
<1> Дозорцев В.А. О понятии приоритета // Вопросы изобретательства. 1981. N 10. С. 7.
А.К. Юрченко, говоря, правда, о праве приоритета, утверждал, что это притязание на закрепление факта подачи заявки одним автором раньше других <1>.
--------------------------------
<1> Изобретательское право. Советское гражданское право. Ч. 2. 2-е изд. Л.: Изд-во ЛГУ, 1982. С. 385 (гл. 50, автор - А.К. Юрченко).
По мнению А.А. Евстифеева, приоритет - это право изобретателя требовать признания его авторства на заявленное в установленном порядке техническое решение и выдачи охранных документов <1>.
--------------------------------
<1> Евстифеев А.А. Основные категории российского патентного права. Екатеринбург: УрГЮА, 1999. С. 95.
В комментарии В.Г. Земченковой и М.В. Никитиной к законодательству РФ о промышленных образцах под приоритетом понимается первенство во времени для заявляемых материалов <1>.
--------------------------------
<1> Подготовлен для системы "Консультант Плюс", 2009.
Э.П. Гаврилов и В.И. Еременко говорят о первенстве в оформлении прав на техническое или художественно-конструкторское решение <1>.
--------------------------------
<1> Гаврилов Э.П., Еременко В.И. Указ. соч.
Итак, патентное право требует установления единственного правообладателя, который впервые нашел такое решение конкретной практической задачи, какого ранее никто не предлагал. Давно сказано: все познается в сравнении. Заявленное (указанное в заявке) решение проверяется на новизну путем сравнения его с теми сведениями, которые уже известны человечеству (ведется поиск аналогичных решений).
2. Временной отрезок, в рамках которого проверяются уже имеющиеся сведения, устанавливается национальным законодательством. В нашей стране дата, с которой начинается проверка информации, определена регламентами по изобретениям, полезным моделям и промышленным образцам. Для каждого вида источников сведений указана своя дата начала поиска, причем охвату подлежит немалый период времени. К примеру, п. 26.4 (2) Регламента по изобретениям установлено, что Роспатент проводит информационный поиск, где это возможно, с 1920 г.
Заканчивается период исследования для всех охраняемых объектов единообразно - днем подачи заявки в патентное ведомство (датой приоритета). Проанализировав все общедоступные сведения до этой даты, с уверенностью можно сделать вывод, что действительно ранее, до даты подачи современной заявки, нигде в мире не было известно об идентичном решении, а ее заявитель может рассчитывать на выдачу ему патента в силу его первенства (приоритета) по сравнению с другими заявителями.
Попутно можно отметить, что при такой формулировке - с использованием предлога "до" - поиск должен заканчиваться в день, предшествующий дате подачи заявки. Прямого указания на это в ГК РФ нет, о чем, по мнению Э.П. Гаврилова, остается сожалеть <1>, учитывая традиционную путаницу, связанную с применением предлогов "до" и "по" в языковой практике.
--------------------------------
<1> Гаврилов Э. Патентное право в части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации: комментарий к главе 72 // Хозяйство и право. 2007. N 12; СПС "КонсультантПлюс".
Сказанное позволяет сделать вывод о том, что правильное определение даты приоритета имеет конститутивное значение для квалификации заявленного решения в качестве охраняемого объекта и выдачи заявителю (за некоторыми исключениями) документа, удостоверяющего его исключительное право на запатентованный объект.
3. Пунктом 1 комментируемой статьи в качестве общего правила указывается на то, что приоритет устанавливается по дате подачи заявки в Роспатент. Что же считается такой датой? Когда материалы считаются поданными? Ответ не так однозначен, как кажется.
Поданная в Роспатент заявка подлежит регистрации путем присвоения ей регистрационного (десятизначного, а по секретным объектам - четырехзначного) номера. Затем в течение двух недель заявитель уведомляется о том, что его документы поступили в патентное ведомство с указанием даты их поступления и регистрационного номера.
Документы заявки могут быть направлены в Роспатент и по факсу, кроме тех, которые содержат государственную тайну (для них установлен специальный режим приема заявок, например, п. 14 Регламента по изобретениям). Но и при таком способе связи в дальнейшем (в пределах одного месяца с даты поступления заявки по факсу) обязательно должны быть представлены оригиналы документов, так как регистрационный номер заявке может быть присвоен только при поступлении оригинала (п. 13.1 (2) Регламента по изобретениям). Более того, документ, переданный по факсу, считается непоступившим до представления его оригинала.
Для идентификации документов, переданных разными способами, к их оригиналам прилагаются сопроводительные письма.
Казалось бы, такие технические детали оформления документов несущественны, не имеют отношения к приоритету. Ничуть не бывало. От соблюдения перечисленных условий зависит дата поступления заявки, а значит, и дата приоритета объекта промышленной собственности.
При любом нарушении установленного порядка (просрочка, отсутствие сопроводительного письма, неидентичность документов, переданных по факсу, их оригиналам) датой поступления заявки считается день подачи оригиналов документов, а это более поздняя дата (что невыгодно заявителю). Если же все условия соблюдены, это дата поступления документов по факсу, следовательно, более ранняя, что дает фору заявителю. В вопросах приоритета, первенства все может решить один день. Любая проволочка со стороны заявителя в течение, казалось бы, совсем небольшого отрезка времени (всего-то один месяц, а может быть, и того меньше) может оказаться для него роковой. Если в этот период другое лицо направит заявку на такой же объект промышленной собственности, причем представит сразу оригиналы документов по почте, приоритет по его заявке окажется более ранним. Это означает, что новизна по заявке первого заявителя окажется утраченной и ему откажут в выдаче патента.
Пунктом 2 комментируемой статьи введены правила установления приоритета на случай представления заявителем дополнительных материалов к заявке, что допускается в соответствии со ст. 1378 ГК РФ (см. соответствующий комментарий). Такими материалами обычно уточняются документы заявки, но если они изменяют сущность заявленного решения, они не могут быть приняты во внимание. Об этом уведомляется заявитель. В дальнейшем в рамках трехмесячного срока он может оформить дополнительные материалы в качестве самостоятельной заявки и подать их в Роспатент. В такой ситуации приоритет устанавливается по дате поступления дополнительных материалов. Анализ п. 2 комментируемой статьи позволяет выделить условия, при соблюдении которых срабатывает это специальное правило: во-первых, оформление дополнительных материалов в отдельную заявку; во-вторых, соблюдение трехмесячного срока для комплектования самостоятельной заявки; в-третьих, наличие уведомления Роспатента о невозможности рассмотрения материалов, представленных дополнительно, вкупе с первоначально представленными документами. И еще одно - четвертое - условие: первоначальная заявка к этому времени должна остаться в силе, т.е. она не отозвана и не признана отозванной.
4. В п. 3 комментируемой статьи закреплено правило о так называемом внутреннем приоритете в отличие от конвенционного - внешнего. Сходство их в том, что в обоих случаях одним и тем же лицом подается не одна, а как минимум две заявки. Но при конвенционном приоритете они подаются в патентные ведомства разных стран, а при внутреннем - все происходит в пределах одного государства, значит, направляются заявки в один и тот же национальный патентный орган, например в Роспатент. Еще одно отличие состоит в том, что при конвенционном приоритете последующая судьба национальной заявки юридически безразлична. Даже при ее отзыве или признании отозванной конвенционный приоритет может быть предоставлен. Нормой о внутреннем приоритете специально оговаривается, что более ранняя заявка этого же лица не должна быть отозвана или быть признана таковой, т.е. должна сохранить свою силу.
Итак, законом не запрещено, подав одну заявку (причем по п. 13.1 (1) Регламента об изобретениях и соответствующим статьям регламентов о полезных моделях и промышленных образцах допустима подача даже не всего комплекта документов заявки, а только заявления с просьбой о выдаче патента - подробнее см. комментарий к ст. 1382 ГК), через какое-то время подать еще одну на этот же объект патентных прав. Более того, заявителю позволено попросить, чтобы информационный поиск был ограничен датой подачи им не последней, а более ранней заявки. Он может испросить более ранний приоритет. Это даст ему преимущество перед теми, кто в интервале между моментом подачи им первой и последующей заявок направит свои заявки на идентичные объекты промышленной собственности. Правда, получить такое преимущество можно при выполнении ряда условий.
4.1. Со времени подачи первой заявки на изобретение должно пройти не более 12 месяцев, а для заявок на полезную модель и промышленный образец - не более шести месяцев. В связи с этим условием возник вопрос: а могут ли более ранняя и последующая заявки касаться не одного и того же охраняемого объекта? Можно ли сначала подать заявку на полезную модель, затем испросить внутренний приоритет по заявке на изобретение, и наоборот? Вопрос этот возник в связи с возможностью преобразования таких заявок друг в друга при соблюдении условий, сформулированных в ст. 1379 ГК РФ. Надо сказать, что изобретения и полезные модели имеют немало схожих черт. Различить их нелегко порой и специалистам. Полезные модели даже называют малыми изобретениями. В период разработки Патентного закона поступали предложения об исключении правовой охраны полезных моделей. И все же они присутствуют в российском патентном законодательстве. Думается, что современная редакция ст. ст. 1350 и 1351 ГК РФ еще более сблизила эти объекты, а следовательно, стало еще сложнее их идентифицировать в ходе экспертизы. Сейчас термин "устройство" задействован в определении полезной модели, и им же обозначен один из видов изобретений.
И все же вернемся к поставленному чуть ранее вопросу. Специалисты дают на него диаметрально противоположные ответы. По мнению Э.П. Гаврилова и В.И. Еременко, испросить внутренний приоритет по заявке на изобретение на основании более ранней заявки этого же лица на полезную модель, и наоборот, невозможно, потому что проведение экспертизы, в ходе которой придется решать и этот вопрос, - это административный раздел патентного права. А в этой отрасли действует принцип: разрешено то, что прямо указано в законе. Следовательно, заявки должны относиться к одному и тому же объекту: обе - к изобретению либо обе - к полезной модели <1>.
--------------------------------
<1> Гаврилов Э.П., Еременко В.И. Указ. соч.
Авторы комментария к части четвертой ГК РФ (отв. ред. - Л.А. Трахтенгерц), наоборот, утверждают, что "допускается пара "заявка на изобретение - заявка на полезную модель" и наоборот". Для них это очевидно, так как условия установления даты подачи (по которой устанавливается приоритет) для таких заявок одинаковы <1>.
--------------------------------
<1> Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации части четвертой. М.: Контракт; Инфра-М, 2009.
Интересно, какую позицию займут органы, которым придется рассматривать соответствующие споры?
4.2. Следующее условие: ранее поданная заявка не отозвана и не признана отозванной на дату подачи последующей заявки, по которой испрашивается внутренний приоритет (об этом уже шла речь при сравнении конвенционного и внутреннего приоритетов).
4.3. Необходимо, чтобы по ранее поданной заявке приоритет определялся по общему правилу (по дате ее подачи), т.е. по ней не испрашивался более ранний приоритет. Причина установления такого правила кроется в следующем. Как было отмечено, предоставление более раннего, чем дата подачи последующей заявки, приоритета дает преимущество лицу, подавшему обе эти заявки. Но подача просьбы о предоставлении такого преимущества (испрашивание более раннего приоритета) влечет признание первой заявки отозванной (абз. 2 п. 3 ст. 1381 ГК). Таким образом, невозможно несколько раз испрашивать более ранний приоритет. Иначе заявитель мог бы, подавая последующие заявки, по сути откладывать стадию публикации сведений о поданной заявке на сколь угодно длительное время.
5. Пунктом 4 комментируемой статьи предусмотрены правила определения приоритета для "выделенных" заявок.
Материалы одной заявки должны относиться к одному техническому новшеству либо к их группе, но связанных между собой настолько, что они составляют единый творческий замысел. Кратко это условие называется требованием единства. Оно общее для всех объектов патентных прав (см. ст. ст. 1375 - 1377 ГК). Поэтому, если окажется, что по существу в материалах заявки речь идет не об одном, а о нескольких невзаимосвязанных, например, изобретениях, заявитель вправе заявку разделить, точнее, оформить и направить отдельную заявку, которая и названа в законе выделенной. В отношении такой заявки также предоставлена льгота: приоритет по ней будет устанавливаться не по общему правилу (дате подачи выделенной заявки), а по дню представления первоначальной заявки, содержавшей материалы, касающиеся нескольких объектов патентных прав. При этом заявитель не лишается возможности испросить по первоначальной заявке более ранний приоритет, разумеется, при наличии к этому оснований по п. п. 2, 3 комментируемой статьи (подача одним заявителем нескольких заявок на один и тот же объект патентных прав, представление им дополнительных материалов). Тогда, соответственно, дата приоритета по выделенной заявке будет еще более ранней, чем дата поступления материалов выделенной заявки в Роспатент. В таком случае, наверное, можно говорить об удвоении льготы или двойной льготе по новизне.
Статья 1382. Конвенционный приоритет изобретения, полезной модели и промышленного образца
Комментарий к статье 1382
1. Благодаря участию Российской Федерации в Парижской конвенции об охране промышленной собственности заявку на объект промышленной собственности можно подать не только в России, но и за рубежом. Но подача заявки где бы то ни было автоматически делает сведения о сущности заявленного технического новшества известными, общедоступными, потому что сведения о поданной заявке подлежат обязательной публикации - это обязательное требование патентного законодательства. Следовательно, поданная заявка - помеха для того лица, которое пожелает запатентовать такое же, но им самим найденное техническое решение в другой стране. Одним из средств (наряду с международной заявкой), устраняющих данное препятствие, является конструкция конвенционного приоритета, введенная вышеназванной Парижской конвенцией. Ее ст. 4А (1) установлено, что "любое лицо, надлежащим образом подавшее заявку на патент на изобретение, полезную модель, промышленный образец или товарный знак в одной из стран Союза (по ст. 1 Конвенции страны, к которым применяется настоящая Конвенция, образуют Союз по охране промышленной собственности), или правопреемник этого лица пользуются для подачи заявки в других странах правом приоритета в течение сроков, указанных ниже". Продолжим: по подп. 1, 2 п. C ст. 4 Конвенции для изобретений и полезных моделей продолжительность такого срока - 12 месяцев, а для промышленных образцов - шесть. Отсчет этих сроков начинается с даты подачи первой заявки, при этом сам день подачи заявки в срок не включается. Такие же периоды времени указаны в ГК РФ (п. 1 ст. 1382). Кстати, здесь же для защиты добросовестного заявителя законодатель вводит возможность продления данных сроков, если своевременно обратиться в Роспатент ему не представилось возможности по обстоятельствам, не зависящим от заявителя. По-видимому, имеются в виду объективные трудности, которые не могут быть поставлены в вину заявителю. Он может лишь попытаться доказать наличие таких обстоятельств и их уважительность. Окончательную оценку им дает Роспатент, и он же вправе продлить общий 12-месячный срок, но не более чем на два месяца.
Возможность продлить пропущенный срок, пусть и по независящим от заявителя причинам, конечно, является для него льготой. Причем это правило распространяется не только на российских заявителей. По мнению некоторых авторов, в определенных ситуациях это может существенно ущемить интересы отечественных заявителей, тогда как ни в одной стране мира иностранным заявителям подобной льготы не предоставляется <1>.
--------------------------------
<1> Городов О.А., Соколов А.В. Об особенностях правовой охраны изобретений в Российской Федерации: некоторые выводы сравнительного анализа // Закон. 2007. N 10. С. 27 - 28.
Введение правила о конвенционном приоритете дает преимущество тому, кто подал первую заявку, даже если это произошло не в его стране. Дело в том, что для установления признака новизны предложенного решения проверяются все общедоступные сведения в мире (ведется информационный поиск с целью обнаружения аналога) в ретроспективном плане: анализируются данные, известные в мире ранее, до даты приоритета.
При таком подходе очевидно, что чем меньше временной интервал, в течение которого ведется поиск аналога, тем больше шансов, что в тот период еще не появилось сведений о таком же техническом решении. А правило о конвенционном приоритете как раз и позволяет сократить период, в рамках которого ведется информационный поиск, за счет подвижки назад (на дату подачи первой заявки в иностранном государстве) момента, завершающего поиск аналогов. Все сведения о найденных идентичных решениях, появившиеся позднее этой даты, уже не могут быть учтены.
С другой стороны, право конвенционного приоритета означает, что на протяжении 12 месяцев для самого заявителя (лица, подавшего заявку) поданная им заявка не включается в уровень техники, она не учитывается при установлении новизны, например, изобретения. Дело в том, что, подав заявку в другом государстве, в дальнейшем можно подать заявку на то же изобретение в свое национальное патентное ведомство (для российских граждан - в Роспатент). В таком случае эти две заявки одного заявителя (поданная за рубежом и "национальная" - поданная в своей стране) не сравниваются между собой. Первая, "зарубежная", заявка не учитывается при проведении экспертизы на патентоспособность по "национальной" заявке.
В то же время для остальных лиц заявка, поданная в таком порядке, подлежит учету, включается в уровень техники при выявлении признака новизны. Таким образом, если после подачи первой заявки в пределах срока конвенционного приоритета кто-либо другой в иной стране подаст заявку на такое же изобретение (назовем ее последующей), патентоспособность предложенного им решения будет проверяться в стране подачи последующей заявки не на дату ее поступления в соответствующее национальное патентное ведомство, а на дату подачи первой заявки, т.е. на более раннюю дату. Эта первая заявка (неважно, в каком государстве она была подана, лишь бы это была страна - участница Парижской конвенции) противопоставляется всем позднее поданным заявкам других лиц. По сути, она лишает любого последующего заявителя возможности получить патент, потому что экспертизой по его заявке с необходимостью будет установлено, что уже существует заявка на тождественное изобретение, т.е. до даты подачи последующей заявки (даты ее приоритета) иным лицом уже было найдено и стало известным в мире аналогичное техническое решение, а значит, новизна по последующей заявке утрачена, и поэтому найденное другим заявителем техническое решение не может быть запатентовано.
Юридическая сущность норм о конвенционном приоритете состоит в предоставлении преимущества первому заявителю. Но приобретает он его не автоматически. Для его получения надо (по сложившейся терминологии) "испросить конвенционный приоритет", подать ходатайство о его применении.
2. Терминологически по п. 2 комментируемой статьи ГК РФ заявителю, казалось бы, вменено в обязанность сообщить в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности о своем намерении воспользоваться конвенционным приоритетом ("должен сообщить"). В тексте подп. 1 п. D ст. 4 Парижской конвенции прямо указано, что лицо обязано подать заявление. Но при внимательном прочтении для такого вывода нет оснований, потому что в начале предложения обоих нормативных актов говорится о том лице, которое желает это сделать. Следовательно, это право заявителя. Только он решает, есть ли необходимость подстраховаться преимуществом, которое предоставляет конвенционный приоритет, либо дополнительные хлопоты излишни - и без них заявитель уверен в выдаче ему патента. Применять норму ст. 1382 ГК РФ он не обязан.
Легального определения понятия "конвенционный приоритет" не существует. Впрочем, так же, как и родового понятия "приоритет". В специальной юридической литературе не формулируется само понятие, но это не означает, что вопрос о правовой природе этого явления обойден вниманием исследователей. Некоторые авторы ведут речь о смысле самого приоритета, иные рассуждают о том, что означает право на такой приоритет.
И.А. Зенин считает, что "смысл данного приоритета состоит в том, что лицо, подавшее заявку на изобретение, например, в одну из стран - участниц Парижской конвенции, пользуется в течение 12 месяцев... преимущественным правом на его патентование в других странах" <1>.
--------------------------------
<1> Советское гражданское право: Учебник. М.: Юрид. лит., 1980. Т. 2. С. 428.
По мнению О.А. Городова, право на конвенционный приоритет означает, что любое лицо может в течение определенного срока истребовать правовую охрану во всех остальных странах-участницах с сохранением приоритета первой заявки <1>.
--------------------------------
<1> Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (постатейный). Часть четвертая / Э.П. Гаврилов, О.А. Городов, С.П. Гришаев и др. М.: ТК Велби; Проспект, 2007. С. 422.
В сущности оба автора ведут речь о возможностях, которые появляются у лица, пожелавшего воспользоваться конвенционным приоритетом, раскрывают содержание субъективного права на конвенционный приоритет.
Итак, для получения преимущества по сравнению с другими лицами необходимо сначала подать заявку за рубежом, затем еще раз подать заявку на этот же объект промышленной собственности в своей стране в пределах установленного срока, сообщив при этом о своем желании воспользоваться правом конвенционного приоритета. Технически это делается путем заполнения соответствующей графы заявления о выдаче патента. К примеру, по п. 10.6 (11) Регламента об изобретениях основание для испрашивания более раннего приоритета, чем дата подачи заявки, направленной в Роспатент, отмечается простановкой в соответствующих клетках бланка заявления о выдаче патента знака "X". Указываются также номер первой заявки, поданной в другом государстве, дата испрашиваемого приоритета (дата подачи этой первой заявки) и код страны, куда была подана первая заявка по стандарту ST.3 ВОИС.
Помимо специальных указаний в тексте самого заявления в Роспатент представляется заверенная копия первой заявки. Представление такой копии может быть заменено указанием цифровой библиотеки ведомства, в котором размещена электронная копия первой заявки, если Роспатенту обеспечен доступ к информационным ресурсам этого ведомства (п. 10.3 (2) Регламента по изобретениям).
Установленные российским законодательством правила соответствуют Парижской конвенции: подп. 1 п. D ст. 4 странам Союза по ОПС предоставлено право требовать от заявителя, обратившегося в национальное патентное ведомство, представления копии заявки, ранее поданной в другой стране - участнице Конвенции. Она подлежит заверению учреждением, ее принявшим, и не требует никакой легализации в дальнейшем. Кроме этого, странам Союза по ОПС разрешено требовать приложения к копии двух документов: 1) справки о дате подачи первой заявки, выданной учреждением, которое приняло заявку, и 2) перевода. Российская Федерация воспользовалась этими правами. Что касается возможности требовать перевода, то абз. 3 п. 3 ст. 1382 ГК РФ она ограничена только теми случаями, когда признание за заявителем права на конвенционный приоритет (точнее, притязания на такое право) связано с установлением патентоспособности изобретения. К тому же по логике изложения материала ст. 1382 ГК РФ право на перевод касается только документов на изобретения, поэтому требовать представления перевода документов, относящихся к полезным моделям и промышленным образцам, Роспатент не вправе.
Изложенный порядок рассчитан на случаи, когда желание воспользоваться конвенционным приоритетом выражается сразу при подаче заявки в российское патентное ведомство. Можно заявить об этом и позднее, но учитывая установленные ст. 1382 ГК РФ временные ограничения.
В данной статье не указан общий для всех объектов патентных прав срок. По заявкам на полезные модели и промышленные образцы сообщить о своем намерении можно до истечения двух месяцев со дня подачи заявки в Роспатент, а представить копию первой заявки, поданной ранее в ином государстве, - до истечения трех месяцев с этой же даты.
3. Иные правила установлены применительно к изобретениям (п. 3 ст. 1382 ГК). Во-первых, введен единый срок для волеизъявления и представления копии первой заявки. Во-вторых, он больше по продолжительности - 16 месяцев, но при этом (и это третье отличие) указана другая точка отсчета: день подачи первой заявки в патентное ведомство зарубежного государства - участника Парижской конвенции. Учитывая высокую вероятность пропуска установленного срока (даже при его немалой продолжительности), законодатель не отказывает жестко заявителю, пропустившему 16-месячный срок представления копии первой заявки, в возможности воспользоваться конвенционным приоритетом, но вводит дополнительные условия, при соблюдении которых федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности все же может признать право конвенционного приоритета за заявителем. Последний должен подать соответствующее ходатайство еще до истечения общего 16-месячного срока. Копию первой заявки в патентном ведомстве другой страны ему следует запросить не позднее 14 месяцев со дня подачи этой первой заявки в государстве - участнике Парижской конвенции. А представить полученную копию в Роспатент заявителю предписано в пределах двух месяцев с того дня, когда он получил ее от иностранного патентного органа.
Парижской конвенцией установлено, что основанием возникновения права приоритета признается всякая подача заявки, имеющая силу правильно оформленной национальной заявки в соответствии с национальным законодательством конкретной страны Союза по ОПС либо в соответствии с двусторонними или многосторонними соглашениями, заключенными между странами этого Союза. При этом под правильно оформленной национальной заявкой понимается всякая подача, достаточная для установления даты подачи заявки в соответствующей стране (подп. 2 и 3 п. A ст. 4 Конвенции). Речь, видимо, идет не столько о самой "всякой" подаче, сколько о представлении таких материалов заявки, которые позволяют считать, что подача заявки состоялась, а по представленным документам определенно может быть установлена дата их подачи.
По российскому законодательству документы, поступившие в Роспатент, могут быть зарегистрированы в качестве заявки, с указанием даты их поступления, если они (документы) содержат как минимум заявление о выдаче патента на русском языке (например, п. 13.1 (1) Регламента по изобретениям). Теперь кроме обычной почтовой связи допущена также подача документов по факсу, но и при таком способе связи регистрация (присвоение регистрационного номера) производится при поступлении оригиналов документов (п. 13.1 (2)). Правда, в таких случаях установлены специальные правила определения даты подачи заявки (подробнее см. комментарий к ст. 1381 ГК).
Таким образом, в Российской Федерации достаточно подать только заявление о выдаче патента на государственном языке нашей страны (русском), для того чтобы подача заявки считалась правильно оформленной (по терминологии текста Парижской конвенции). Разумеется, при этом должны быть соблюдены все правила заполнения бланка заявления на выдачу патента, установленные регламентами по изобретениям, полезным моделям и промышленным образцам.
Статья 1383. Последствия совпадения дат приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца
Комментарий к статье 1383
1. Комментируемая статья - яркий пример отражения в законе возможности параллельного творчества в области науки и техники, чего нет и быть не может в мире искусства. Для патентного права это "штатная" ситуация, пути выхода из которой даны в ст. 1383 ГК РФ.
Итак, в ходе экспертизы выяснилось, что поступила не одна, а две (не исключено, что и более) самостоятельные заявки от разных лиц в один и тот же день, в которых предложены одинаковые технические или дизайнерские решения. Законодатель употребляет термин "идентичные". По административным регламентам идентичность устанавливается в ходе экспертизы на основании формул. Таковыми считаются, например, изобретения, у которых полностью совпадает содержание независимых пунктов их формул (п. 24.10 Регламента по изобретениям).
У таких заявок совпадают даты приоритета, значит, они не могут быть противопоставлены друг другу. При наличии остальных признаков, необходимых для получения правовой охраны, новизна в такой ситуации у всех заявок не считается опороченной. Это случай так называемого столкновения заявок.
Как известно, один из "китов", на которых покоится патентное право (точнее, почти все законодательство об интеллектуальной собственности), - монополия правообладателя, применительно к патентным отношениям - патентообладателя. По логике монополист может быть только один, поэтому в п. 1 ст. 1383 ГК РФ прямо указано, что в описанной ситуации (поданы заявки несколькими лицами на одинаковые объекты с одной и той же датой приоритета) патент может быть выдан лишь по одной из поданных заявок. Значит, надо выбрать из них единственную, но которую?
Существующие правовые системы знают два пути решения этой непростой задачи.
Первый путь: патент выдается по заявке с более ранним приоритетом, все остальные отклоняются (система "первого заявителя").
Второй путь: при столкновении (конфликте) заявок путем проведения специального разбирательства определяется тот заявитель, который первым создал изобретение и довел его до стадии практического использования. Патент выдается ему, даже если он не первым подал заявку (система "первого изобретателя"). Это правило действует в США и Канаде.
Остальные страны, в числе которых и Россия, пошли по первому пути, но критерии определения более ранней заявки в них различаются. Во Франции, к примеру, учитывается не только дата, но часы и даже минуты поступления заявки в патентное ведомство.
2. По ранее действовавшему советскому законодательству учету подлежала доказанная дата отправки документов, а если совпадала и она, во внимание принимался регистрационный номер заявок: патент выдавался по той заявке, которая была ранее зарегистрирована. Затем российский законодатель воспринял другой вариант: по последней редакции Патентного закона РФ и сейчас ст. 1383 ГК РФ заявителям предложено самим договориться, кому из них (но все же одному!) будет выдан патент. Это притом, что каждый стремится его получить! Причем вариант введен жесткий: либо они договариваются, либо их заявки признаются отозванными (абз. 5 п. 1 ст. 1383 ГК). Трудно согласиться с М.В. Лабзиным, назвавшим такое решение законодателя элегантным <1>.
--------------------------------
<1> Лабзин М.В. Принадлежность исключительного права на один и тот же объект разным лицам // Патенты и лицензии. 2008. N 1.
Ранее действовавшее законодательство в принципе тоже допускало заключение соглашения между заявителями при столкновении заявок, так как норма об определении заявки, по которой подлежал выдаче патент, была диспозитивной.
При возникновении описанной ситуации федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности обязан уведомить всех изобретателей о поступлении одновременно нескольких заявок на идентичные объекты. Более обстоятельно эти вопросы урегулированы административными регламентами по изобретениям, полезным моделям и промышленным образцам, например п. 24.10 Регламента по изобретениям.
На достижение соглашения об определении будущего патентообладателя отведено 12 месяцев после получения извещения патентного ведомства.
Думается, что такой переговорный процесс - дело непростое, но эти переговоры должны быть проведены и завершены под страхом признания всех заявок отозванными. Правда, есть возможность подать ходатайство в Роспатент о продлении указанного срока не более чем на 10 месяцев (см. п. 5 ст. 1386 ГК), но это всего лишь отсрочка.
Итак, если консенсус будет достигнут, единственный патент выдается тому, кого выбрали и назвали сами заявители. Он становится патентообладателем. Остальные, так же как и он самостоятельно прошедшие от начала до конца весь путь создания технического новшества, в выданном патенте указываются в качестве соавторов.
Указание в патенте (пусть в качестве соавторов) всех заявителей означает, что они тоже стали правообладателями. Исключительное право, удостоверенное патентом, принадлежит всем им совместно (п. 3 ст. 1229 ГК). Следовательно, каждый сможет в дальнейшем это право реализовать.
Более того, в абз. 1 указанной статьи речь идет о том, что каждый может использовать результат интеллектуальной деятельности по своему усмотрению. Но не стоит забывать, что наличие не одного, а одновременно нескольких правообладателей ограничивает свободу каждого из них. Свои действия по использованию охраняемого объекта, распоряжению общим исключительным правом они должны согласовывать, заключая соответствующий договор.
Таким образом, каждый из них в силу прямого указания закона обладает исключительным правом. Это монополия по отношению ко всем остальным, не входящим в число соавторов (третьим), лицам. В теории права это абсолютное правоотношение. Одновременно между соавторами существует внутреннее, относительное по своей природе отношение, которое, по мысли законодателя, в первую очередь регулируется их договором.
Казалось бы, закон предлагает сравнительно бескровный вариант выхода из конфликта при столкновении заявок на идентичные объекты. Никто не обойден вниманием, все в конечном счете наделены правом. И все же возникает странная ситуация. Лиц, независимо друг от друга работавших над решением некой технической задачи, закон объявляет соавторами. В доктрине под соавторством понимается совместный труд. Правда, высказываются разные мнения о степени общности творчества, продолжительности совместной деятельности по созданию чего-либо нового (от начала до конца либо на определенном этапе). И все же соавторство мыслится как сотворчество, соучастие. Правы авторы одного из комментариев части четвертой ГК РФ, утверждая, что нормой ст. 1383 ГК РФ описан случай специального соавторства, который не отвечает критериям последнего. Они совершенно справедливо отмечают трудности, которые возникают, если автор и заявитель не совпадают <1>.
--------------------------------
<1> Гаврилов Э.П., Еременко В.И. Указ. соч.
Создатель (изобретатель) не может повлиять на выбор будущего патентообладателя, так как это прерогатива заявителей. Может быть, его (автора) категорически не устраивают другие соавторы по весьма уважительным причинам? Да, автор может потребовать, чтобы его имя не было указано, но лишь в информационных сообщениях о поданной заявке и о выдаче патента. В самом охранном документе его имя должно быть указано наряду с остальными соавторами (см., например, п. 28.2 Административного регламента по изобретениям и соответствующие пункты регламентов по полезным моделям и промышленным образцам).
Почему законодатель игнорирует мнение автора, понуждает его к соавторству? Может быть, из желания не усложнять и так достаточно длительный и непростой процесс патентования (тем более в ситуации столкновения заявок)? Между прочим, Патентный закон Союза ССР учитывал мнение авторов. Им мог быть выдан один патент, но с их согласия (так называемое объединение или присоединение заявок).
Все же, думается, не следует устранять изобретателя от решения вопросов соавторства. В уведомлении, посылаемом каждому заявителю, указываются номер заявки, содержащей идентичный объект, дата ее подачи и адрес для переписки с лицом, ее подавшим (п. 24.10.1 Административного регламента по изобретениям). В течение отведенных законом 12 месяцев вполне реально с ним связаться для выяснения его позиции. С учетом сказанного в п. 1 комментируемой статьи для случаев несовпадения автора и заявителя можно было бы сделать специальную оговорку об учете мнения автора.
Несколько заявок на идентичные объекты с одинаковой датой приоритета могут быть поданы и одним заявителем. И в этом случае патент может быть выдан лишь по одной из поданных заявок в силу недопустимости так называемого двойного патентования. Выбор единственной заявки предоставлен самому заявителю, который должен уведомить Роспатент тоже в пределах 12 месяцев, иначе все его заявки будут признаны отозванными.
3. Пункт 2 комментируемой статьи посвящен случаям столкновения заявок одного и того же лица на идентичные изобретение и полезную модель. На первый взгляд это кажется странным. Речь идет о двух разных объектах патентных прав. Как они могут оказаться идентичными?
Дело в том, что разница между изобретением и полезной моделью может оказаться не столь разительной. Это достаточно схожие технические решения, что не раз отмечалось в литературе.
Полезную модель иногда называют малым изобретением. Это тоже техническая новинка, но она не требует "полета творческой мысли", который необходим для создания изобретения - решения, имеющего изобретательский уровень. Впервые охраняться полезные модели стали в Германии, а затем и в других странах.
При разработке проекта Патентного закона РФ поступали предложения об исключении полезных моделей из перечня охраняемых объектов, в том числе из-за сходства их с техническими новинками, имеющими признаки изобретения.
Полезная модель - это тоже техническое решение, но относящееся к разного рода устройствам. Сходство изобретений и полезных моделей просматривается даже в тексте закона, так как одним из вариантов изобретений в п. 1 ст. 1350 ГК РФ, причем первым, указано устройство. На практике отличить устройство-изобретение от устройства - полезной модели бывает нелегко и специалистам в области техники.
Таким образом, изобретение и полезная модель могут оказаться идентичными. Если на них поданы заявки одним субъектом с одной датой приоритета, то патент может быть выдан только по одной из них.
Какой заявке отдаст предпочтение заявитель, это его решение. Но, учитывая "облегченность" процедуры оформления прав на полезную модель (меньшая продолжительность по времени, потому что не проводится экспертиза по существу, меньший размер патентных пошлин), можно предположить, что сначала будет испрошен патент на полезную модель.
Итак, если по одной заявке (на полезную модель) заявитель получил патент, а затем пожелал получить охранный документ по второй заявке (допустим, на изобретение, так как оно дольше охраняется), он может это сделать, но при условии, что первый патент утратит силу. Даже на два разных, но идентичных объекта патентных прав одновременно не может существовать два патента. Поэтому заявитель должен подать в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности ходатайство о прекращении действия первого патента. После выдачи второго патента и публикации сведений об этом действие первого патента прекращается. Причем, чтобы не было разрыва во времени, обе публикации (о выдаче второго патента и об утрате силы первым патентом) осуществляются одновременно.
3. Экспертиза заявки на выдачу патента.
Временная правовая охрана изобретения, полезной
модели или промышленного образца
Статья 1384. Формальная экспертиза заявки на изобретение
Комментарий к статье 1384
1. Изобретения получают правовую охрану только при условии прохождения экспертизы и принятия Роспатентом решения о выдаче патента. Экспертиза заявок на изобретение проходит в два этапа. На первом этапе проводится формальная экспертиза заявки на изобретение. После принятия Роспатентом решения о положительном результате формальной экспертизы по ходатайству заявителя или третьих лиц проводится экспертиза заявки на изобретение по существу. Такая система называется системой отсроченной экспертизы.
Пункт 1 комментируемой статьи содержит общее правило, в соответствии с которым по заявке на изобретение, поступившей в Роспатент, проводится формальная экспертиза. Предметом формальной экспертизы является проверка наличия документов заявки на изобретение и их соответствие установленным требованиям (см. комментарий к п. 2 ст. 1375 ГК).
Формальная экспертиза не предполагает анализа существа изобретения, поэтому ее иногда называют предварительной экспертизой.
Кроме наличия документов заявки при проведении формальной экспертизы также проверяется:
- соответствие размера уплаченной патентной пошлины установленному размеру;
- наличие, в случае необходимости, доверенности на представительство и ее соответствие установленным требованиям;
- соблюдение требования единства изобретения на предмет явного нарушения требования единства изобретения;
- правильность классифицирования изобретения по Международной патентной классификации, осуществленного заявителем (если такое классифицирование не произведено заявителем, то оно осуществляется в процессе данной экспертизы).
2. Поскольку заявитель имеет право вносить в документы заявки на изобретение исправления и уточнения, в том числе и на этапе формальной экспертизы, при проведении экспертизы проверяется, не изменяют ли такие исправления и уточнения сущность заявленного изобретения. Об условиях, при которых дополнительные материалы признаются изменяющими сущность заявленного изобретения, см. комментарий к п. 1 ст. 1378 ГК РФ.
Если установлено, что дополнительные материалы, в целом или в части, изменяют сущность заявленного изобретения, заявитель уведомляется о том, что они не могут быть, в целом или в соответствующей части, приняты во внимание при экспертизе. Изменяющие сущность заявленного изобретения дополнительные материалы могут быть представлены заявителем в качестве самостоятельной заявки.
3. Пункт 3 комментируемой статьи обязывает Роспатент при положительном результате формальной экспертизы, т.е. если заявка содержит все необходимые документы и соблюдены требования к ним, незамедлительно уведомлять заявителя о положительном результате формальной экспертизы и о дате подачи заявки на изобретение.
4. В п. 4 комментируемой статьи предусмотрены правовые последствия несоответствия заявки на изобретение установленным требованиям.
Если в процессе формальной экспертизы заявки установлено, что заявка оформлена с нарушением требований к документам заявки, заявителю в двухмесячный срок со дня поступления документов заявки направляется запрос с указанием обнаруженных недостатков, приведением необходимых аргументов правового характера и предложением представить исправленные или недостающие документы в течение двух месяцев со дня получения запроса. Необходимо обратить внимание на то, что предусмотренный п. 4 комментируемой статьи двухмесячный срок начинает течь не с даты отправления запроса Роспатентом, а с даты получения запроса заявителем, поэтому при ответе на запрос экспертизы целесообразно указывать дату получения заявителем этого запроса.
Основаниями для запроса при проведении формальной экспертизы могут быть в том числе:
- отсутствие в заявке по крайней мере одного из документов и (или) представление документов заявки в количестве экземпляров, которое меньше установленного;
- отсутствие документа, подтверждающего уплату патентной пошлины в установленном размере, или документа, подтверждающего основания для освобождения от уплаты патентной пошлины, либо уменьшения ее размера, либо отсрочки ее уплаты;
- отсутствие перевода документов заявки на русский язык, если они представлены на другом языке;
- отсутствие в формуле изобретения указания объекта, для которого испрашивается правовая охрана;
- наличие в формуле изобретения вместо признаков объекта изобретения (продукта, способа) только данных о его эксплуатационных показателях и потребительских свойствах, эффектах и явлениях, имеющих место при его осуществлении и (или) использовании;
- наличие в формуле изобретения зависимого пункта, предполагающего исключение или замену признака (признаков) изобретения, охарактеризованного в том пункте формулы, которому он подчинен;
- несоответствие документов заявки друг другу (название изобретения, приведенное в заявлении, не соответствует названию, приведенному в описании; в описании изобретения отсутствуют признаки, указанные в формуле изобретения; чертежи не соответствуют описанию изобретения и т.п.).
Исчерпывающий перечень оснований для запроса, состоящий из 20 оснований, содержится в соответствующем административном регламенте.
Получив запрос, заявитель должен представить запрашиваемые документы. Если заявитель не может представить их в двухмесячный срок, т.е. не может направить запрашиваемые документы в Роспатент в течение двух месяцев с даты получения запроса, заявитель имеет право в двухмесячный срок подать ходатайство о продлении срока. При удовлетворении ходатайства срок может быть продлен, но не более чем на 10 месяцев.
Запрос недостающих и исправленных документов может направляться заявителю столько раз, сколько это необходимо для устранения недостатков заявки и ее документов.
Если заявитель в установленный срок не представит запрашиваемые документы или ходатайство о продлении срока их представления, заявка признается отозванной.
5. В п. 5 комментируемой статьи содержатся правовые последствия нарушения при подаче заявки на изобретение требования единства изобретения. Нарушение этого требования приводит к тому, что заявка на изобретение относится к группе изобретений, которые не объединены единым изобретательским замыслом. В этом случае Роспатент направляет заявителю уведомление, в котором предлагает заявителю в течение двух месяцев со дня получения уведомления сообщить о том, какое из заявленных изобретений должно рассматриваться.
Сообщая о том, какое из заявленных изобретений должно рассматриваться, заявитель вправе оформить иные изобретения группы так называемыми выделенными заявками, т.е. подать дополнительные заявки. Если заявитель в установленный срок не сообщит о том, какое из заявленных изобретений необходимо рассматривать, рассматриваться будет изобретение, указанное в формуле первым.
При подаче выделенной заявки приоритет изобретения будет устанавливаться по дате подачи тем же заявителем в Роспатент первоначальной заявки, характеризующей это изобретение, при условии, что на дату подачи выделенной заявки первоначальная заявка на изобретение не отозвана и не признана отозванной (см. комментарий к п. 4 ст. 1381 ГК).
Статья 1385. Публикация сведений о заявке на изобретение
Комментарий к статье 1385
1. Пункт 1 комментируемой статьи содержит общее правило о публикации сведений о заявке на изобретение. Условием публикации является, во-первых, истечение 18 месяцев со дня подачи заявки на изобретение, во-вторых, положительный результат формальной экспертизы. При одновременном наличии этих условий Роспатент автоматически, без ходатайства публикует в официальном бюллетене сведения о заявке на изобретение.
Состав публикуемых сведений определяется Минобрнауки России <1>. При публикации сведений о заявке на изобретение в официальном бюллетене указываются:
--------------------------------
<1> Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по осуществлению ведения реестров зарегистрированных объектов интеллектуальной собственности, публикации сведений о зарегистрированных объектах интеллектуальной собственности, поданных заявках и выданных по ним патентах и свидетельствах, о действии, прекращении действия и возобновлении действия правовой охраны в отношении объектов интеллектуальной собственности, передаче прав на охраняемые объекты, об официальной регистрации объектов интеллектуальной собственности. Утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ от 12 декабря 2007 г. N 346.
- регистрационный номер заявки;
- дата подачи заявки в Роспатент;
- имя и (или) наименование заявителя;
- код страны места жительства и (или) места нахождения заявителя в соответствии со стандартом Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) ST.3 и адрес для переписки с заявителем или его представителем;
- имя автора изобретения, если он не отказался быть упомянутым в качестве такового при публикации, код страны места жительства автора изобретения в соответствии со стандартом ВОИС ST.3;
- номер, дата и код в соответствии со стандартом ВОИС ST.3 страны подачи заявки (дата поступления дополнительных материалов по ней), на основании которой испрашивается приоритет изобретения, если по заявке испрашивается более ранняя дата приоритета, чем дата подачи заявки в Роспатент;
- индекс рубрики Международной патентной классификации (МПК), как он установлен в результате формальной экспертизы заявки;
- название изобретения;
- первоначальная формула изобретения или, если она изменялась, последняя на момент истечения 12 месяцев с даты подачи заявки измененная заявителем в установленном порядке формула изобретения;
- сведения об отзыве заявки или признании ее отозванной (дата отзыва или дата, с которой заявка признана отозванной).
Целью публикации является обнародование информации о новом заявленном техническом решении. С момента публикации любые третьи лица вправе ознакомиться с вышеуказанными сведениями о заявке на изобретение и подать ходатайство о проведении экспертизы по существу.
Автор изобретения вправе отказаться быть упомянутым в качестве автора при публикации сведений о заявке на изобретение. Такой отказ может быть заявлен как при подаче заявки на изобретение, так и после подачи заявки на изобретение путем направления соответствующего ходатайства в Роспатент.
Предусмотренный п. 1 комментируемой статьи отказ автора изобретения быть упомянутым в качестве автора в публикуемых сведениях о заявке на изобретение не является отказом от права авторства, т.е. права признаваться автором изобретения (ст. 1356 ГК).
Сведения о заявке на изобретение могут быть опубликованы до истечения 18 месяцев со дня ее подачи. Для этого заявитель до истечения 12 месяцев со дня подачи заявки на изобретение должен подать соответствующее ходатайство.
Если до истечения 12 месяцев со дня подачи заявки на изобретение заявка была отозвана или признана отозванной либо на основании заявки состоялась регистрация изобретения в Государственном реестре изобретений, публикация не производится.
2. В соответствии с п. 2 комментируемой статьи после публикации сведений о заявке Роспатент предоставляет документы заявки для ознакомления любым лицам, если заявка не отозвана и не признана отозванной на дату публикации сведений о ней.
Предоставление документов заявки осуществляется путем выкладки в Интернете заявления о выдаче патента, описания, формулы изобретения, чертежей (если они имеются в заявке) и реферата, а также дополнительных материалов в виде заменяющих листов, содержащих исправления и уточнения документов заявки, если они представлены заявителем в течение 12 месяцев с даты подачи заявки.
При ознакомлении с заявлением о выдаче патента не предоставляется доступ к сведениям об авторе, если они не были опубликованы, в том числе о месте жительства автора.
Копии выложенных в Интернете документов могут быть предоставлены любому лицу при условии уплаты соответствующей пошлины.
Под документами заявки следует понимать документы, названные в п. 2 ст. 1375 ГК РФ. Упоминание только о документах заявки исключает предоставление третьим лицам переписки заявителя с Роспатентом.
3. Пункт 3 комментируемой статьи определяет правовые последствия публикации сведений о заявке на изобретение, которая на дату публикации была отозвана заявителем или признана отозванной. Сведения о такой заявке не включаются в уровень техники в отношении последующих заявок того же заявителя, поданных до истечения 12 месяцев со дня публикации сведений об отозванной или признанной таковой заявке. Такое положение представляет собой определенную льготу по отношению к заявителю. Несмотря на то что сведения о заявке на изобретение опубликованы, эти сведения не будут противопоставлены новой заявке, поданной заявителем в течение 12 месяцев со дня публикации сведений об отозванной или признанной таковой заявке. Эти сведения не будут порочить новизну новой заявки, поданной в указанный срок заявителем.
В отношении заявок третьих лиц, поданных после публикации сведений о заявке, которая на дату публикации была отозвана или признана отозванной, факт отзыва заявки не влечет никаких правовых последствий. Сведения о ней включаются в уровень техники при рассмотрении заявок третьих лиц.
Статья 1386. Экспертиза заявки на изобретение по существу
Комментарий к статье 1386
1. Вторым и заключительным этапом экспертизы заявок на изобретение является экспертиза заявок на изобретение по существу, которая проводится при условии положительного завершения формальной экспертизы и при наличии соответствующего ходатайства заявителя или третьего лица. Такое ходатайство может быть подано заявителем при подаче заявки на изобретение, а также заявителем или третьим лицом в течение трех лет со дня подачи заявки на изобретение. Вместе с ходатайством о проведении экспертизы заявки по существу представляется документ, подтверждающий уплату патентной пошлины в установленном размере.
При подаче третьим лицом ходатайства о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу Роспатент уведомляет об этом заявителя.
Трехлетний срок подачи ходатайства о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу может быть продлен Роспатентом, но не более чем на два месяца. Заявитель должен до истечения трехлетнего срока подать соответствующее ходатайство и документ, подтверждающий уплату патентной пошлины. Право подать такое ходатайство имеет только заявитель, но не третьи лица.
Если ни заявитель, ни третьи лица не подали ходатайство о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу в установленный срок, заявка признается отозванной.
2. Пункт 2 комментируемой статьи определяет содержание экспертизы заявки на изобретение по существу. При проведении экспертизы заявки на изобретение по существу проводятся следующие мероприятия:
- информационный поиск;
- проверка соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности.
2.1. Целью информационного поиска является определение уровня техники, в сравнении с которым будет осуществляться оценка новизны и изобретательского уровня заявленного изобретения.
Информационный поиск может быть проведен по неотозванным и не признанным отозванными заявкам, прошедшим формальную экспертизу с положительным результатом.
Информационный поиск проводится в отношении изобретения, которое охарактеризовано в принятой к рассмотрению формуле изобретения, с учетом описания и чертежей (если таковые имеются) в случае необходимости толкования терминов, используемых в формуле изобретения. При проведении информационного поиска принимаются во внимание также существенные признаки, содержащиеся в описании, но не включенные в формулу изобретения.
Если заявленное предложение относится к объектам, исключенным из патентной охраны, информационный поиск в отношении его не проводится, о чем заявитель или третье лицо уведомляются.
К объектам, исключенным из патентной охраны, относятся:
- предложения, которые не могут быть объектами патентных прав в соответствии с п. 4 ст. 1349 ГК РФ (способы клонирования человека; способы модификации генетической целостности клеток зародышевой линии человека; использование человеческих эмбрионов в промышленных и коммерческих целях; иные решения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали);
- предложения, которые не являются изобретениями в соответствии с п. 5 ст. 1350 ГК РФ (открытия; научные теории и математические методы; решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей; правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности; программы для ЭВМ; решения, заключающиеся только в представлении информации);
- предложения, которым не предоставляется правовая охрана в качестве изобретения в соответствии с п. 6 ст. 1350 ГК РФ (сорта растений, породы животных и биологические способы их получения, за исключением микробиологических способов и продуктов, полученных такими способами; топологии интегральных микросхем).
В отношении вышеперечисленных объектов информационный поиск не проводится.
При определении уровня техники общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено.
Для характеристики области информационного поиска (совокупности разделов науки и техники, информация по которым просматривается для установления уровня техники по данной заявке) используются индексы рубрик Международной патентной классификации.
При определении области информационного поиска учитываются объект изобретения в целом и его функционально самостоятельные признаки, отличающие его от наиболее близкого аналога.
В объем информационного поиска могут включаться следующие документы с ретроспективой, где это возможно, с 1920 г.:
- официальные бюллетени Роспатента, а также бывшего патентного ведомства СССР;
- описания к охранным документам СССР и Российской Федерации;
- описания к евразийским патентам;
- заявки на выдачу патентов Российской Федерации на изобретения и патентов и свидетельств Российской Федерации на полезные модели, доступные для ознакомления третьих лиц;
- опубликованные заявки на выдачу евразийских патентов;
- патентная документация США, Великобритании, Германии, ФРГ, Франции, Японии (в объеме рефератов на русском и английском языках), Швейцарии (на французском и немецком языках), Австрии, Австралии и Канады, а также патентная документация Европейского патентного ведомства, ВОИС, Африканской организации интеллектуальной собственности и Африканской региональной организации промышленной собственности;
- издания непатентной литературы по списку, опубликованному Международным бюро ВОИС, с ретроспективой не менее пяти лет.
Любые общедоступные документы могут быть включены в объем информационного поиска.
В отчете об информационном поиске указываются:
- номер заявки, по которой проведен информационный поиск;
- дата подачи заявки в Роспатент;
- индекс рубрики МПК, установленный при классифицировании заявленного изобретения;
- название изобретения, в отношении которого проведен информационный поиск;
- индекс рубрики МПК, характеризующий область информационного поиска;
- приводимые в виде библиографических данных ссылки на документы с указанием релевантных частей, относящихся к предмету информационного поиска, и пунктов формулы, к которым относится ссылка. При необходимости различные релевантные части документа могут быть отнесены к различным пунктам формулы;
- категории релевантности приведенных ссылок, указанные в соответствии со стандартом ST.14 ВОИС. Один и тот же документ может быть указан с различными категориями релевантности по отношению к разным пунктам формулы;
- дата завершения информационного поиска.
Порядок проведения информационного поиска и представления отчета о нем устанавливается Минобрнауки России.
2.2. Условиями патентоспособности изобретения являются новизна, изобретательский уровень, промышленная применимость.
2.2.1. Проверка новизны изобретения проводится в отношении всей совокупности признаков изобретения, содержащихся в независимом пункте формулы. При наличии в этом пункте признаков, характеризующих иное решение, не считающееся изобретением, они не принимаются во внимание при оценке новизны как не относящиеся к заявленному изобретению.
2.2.2. Проверка изобретательского уровня может быть выполнена посредством следующих действий:
- определение наиболее близкого аналога;
- выявление признаков, которыми заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, отличается от наиболее близкого аналога (отличительных признаков); при наличии признаков, характеризующих иное решение, не считающееся изобретением, эти признаки не принимаются во внимание как не относящиеся к заявленному изобретению;
- выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения;
- анализ уровня техники с целью подтверждения известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат.
Изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, если в ходе указанной выше проверки не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния этих отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.
2.2.3. Проверка промышленной применимости также имеет свои особенности. При установлении возможности использования изобретения в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности проверяется, указано ли назначение изобретения в описании, содержавшемся в заявке на дату подачи (если на эту дату заявка содержала формулу изобретения - то в описании или формуле изобретения).
Кроме того, проверяется, приведены ли в указанных документах и чертежах, содержавшихся в заявке на дату подачи, средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в каждом из пунктов формулы изобретения.
3. Пункт 3 комментируемой статьи предусматривает обязанность Роспатента направлять заявителю отчет об информационном поиске по истечении шести месяцев со дня начала экспертизы заявки на изобретение по существу, если заявитель подал ходатайство о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу при подаче заявки и по такой заявке не испрашивается приоритет более ранней даты, чем дата подачи заявки.
Шестимесячный срок направления заявителю отчета об информационном поиске может быть продлен Роспатентом, если:
- выявлена необходимость запроса в других организациях источника информации, отсутствующего в фондах Роспатента;
- заявленное изобретение охарактеризовано таким образом, что это делает невозможным проведение информационного поиска в установленном порядке.
4. В п. 4 комментируемой статьи содержится положение, в соответствии с которым ходатайствовать о проведении по заявке на изобретение, прошедшей формальную экспертизу с положительным результатом, информационного поиска вправе заявитель и третьи лица.
Несмотря на то что комментируемая статья регламентирует проведение экспертизы заявки на изобретение по существу, п. 4 этой статьи предполагает возможность направления ходатайства о проведении информационного поиска за рамками экспертизы по существу. Данное правило позволяет заявителю или третьим лицам заранее, до направления ходатайства о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу, получить представление об уровне техники, по сравнению с которым будет осуществляться оценка новизны и изобретательского уровня заявленного изобретения.
По завершении информационного поиска по ходатайству заявителя отчет о нем направляется заявителю.
По завершении информационного поиска, проведенного по ходатайству третьего лица, отчет о нем направляется лицу, подавшему ходатайство, не ранее публикации сведений о заявке или сведений о выдаче патента, в зависимости от того, какое из указанных действий будет выполнено ранее. Порядок и условия проведения такого информационного поиска и представления сведений о его результатах устанавливаются Минобрнауки России.
5. В соответствии с п. 5 комментируемой статьи запрос дополнительных материалов, в том числе измененной формулы изобретения, направляется заявителю в случае, если без таких материалов невозможно проведение экспертизы заявки по существу.
Срок представления запрашиваемых дополнительных материалов, не изменяющих сущность заявленного изобретения, составляет два месяца со дня получения заявителем запроса или копий материалов, противопоставленных заявке. Копии материалов, противопоставленных заявке, заявитель должен запросить в течение месяца со дня получения им запроса.
Основаниями для запроса могут являться, в частности, следующие обстоятельства, если без их разрешения невозможно проведение экспертизы заявки по существу:
- выяснение вопросов, связанных с правильностью уплаты патентных пошлин;
- уточнение формулы изобретения по результатам ее проверки;
- решение вопросов, связанных с проверкой патентоспособности заявленного изобретения;
- уточнение формулы изобретения по результатам проверки патентоспособности заявленного изобретения;
- решение вопросов, связанных с рассмотрением заявок на идентичные изобретения или изобретение и полезную модель, имеющие одну и ту же дату приоритета.
Если заявитель в установленный срок не представит запрашиваемые материалы или не подаст ходатайство о продлении этого срока, заявка признается отозванной.
Роспатент может удовлетворить ходатайство заявителя и продлить срок представления запрашиваемых материалов, но не более чем на 10 месяцев.
Статья 1387. Решение о выдаче патента на изобретение или об отказе в его выдаче
Комментарий к статье 1387
1. В п. 1 комментируемой статьи содержатся общие положения о решениях Роспатента о выдаче патента на изобретение и об отказе в выдаче такого патента.
Основанием для принятия одного из указанных решений является соответствие или несоответствие заявленного изобретения условиям патентоспособности.
Если заявленное изобретение, выраженное формулой, предложенной заявителем, соответствует условиям патентоспособности (новизна, изобретательский уровень, промышленная применимость), принимается решение о выдаче патента на изобретение с этой формулой. В таком решении указывается дата приоритета изобретения.
При установлении соответствия заявленного изобретения (а если заявлена группа - каждого изобретения группы), выраженного формулой, предложенной заявителем, всем условиям патентоспособности или необходимости предложить заявителю внести изменения в формулу изобретения или описание либо представить иные дополнительные материалы заявителю направляется мотивированное уведомление о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения и возможности выдачи патента с указанной формулой изобретения. Заявителю также сообщается о том, что ответ на уведомление может быть представлен в течение шести месяцев со дня его получения.
По поступлении ответа заявителя, выражающего согласие с выдачей патента с формулой изобретения, в отношении которой проведена проверка патентоспособности, принимается решение о выдаче патента.
На основании решения о выдаче патента на изобретение Роспатент вносит сведения об изобретении в Государственный реестр изобретений РФ и выдает патент на изобретение.
Если заявленное изобретение не соответствует хотя бы одному условию патентоспособности, принимается решение об отказе в выдаче патента.
При установлении несоответствия заявленного изобретения, выраженного формулой, предложенной заявителем, хотя бы одному условию патентоспособности, заявителю направляется уведомление о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения, в котором подробно излагаются основания, послужившие причиной для указанного вывода. Сообщается также о том, что заявитель вправе в течение шести месяцев со дня получения уведомления представить свои доводы по приведенным в уведомлении мотивам, которые будут приняты во внимание при подготовке решения по результатам экспертизы по существу.
Если в установленный срок ответ заявителя не поступил, по истечении этого срока принимается решение об отказе в выдаче патента.
Решение об отказе в выдаче патента принимается также, если:
- ответ поступил до истечения установленного срока, но содержащиеся в нем доводы не изменяют ранее полученный вывод экспертизы, при этом в решении приводятся результаты анализа доводов заявителя;
- установлено, что заявленное изобретение, охарактеризованное в многозвенной формуле, имеющей один независимый пункт и ряд зависимых пунктов, не соответствует одному из условий патентоспособности в отношении независимого пункта, и заявитель отказывается скорректировать этот пункт формулы;
- в том случае, когда установлена патентоспособность изобретения, охарактеризованного в независимом пункте формулы, не имеющей других независимых пунктов, а характеристика изобретения, содержащаяся в зависимых пунктах, такова, что она препятствует осуществлению изобретения или реализации указанного заявителем назначения либо является основанием для отнесения изобретения к решениям, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали, и заявитель отказывается скорректировать либо исключить из формулы такие зависимые пункты;
- установлено, что одно из заявленных изобретений, охарактеризованных в формуле, или одна из совокупностей признаков, включающих разные альтернативные признаки, признаны не соответствующими условиям патентоспособности и заявитель отказывается скорректировать или исключить из формулы характеристику этого изобретения. При этом в решении подтверждается патентоспособность другого изобретения, в отношении которого получен такой вывод;
- заявленное предложение относится к предложениям, которые не являются изобретениями (открытия; научные теории и математические методы; решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей; правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности; программы для ЭВМ; решения, заключающиеся только в представлении информации);
- заявленное предложение относится к предложениям, которым не предоставляется правовая охрана в качестве изобретения (сорта растений, породы животных и биологические способы их получения, за исключением микробиологических способов и продуктов, полученных такими способами; топологии интегральных микросхем).
О результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения до принятия одного из вышеуказанных решений Роспатент уведомляет заявителя с предложением представить свои доводы по приведенным в уведомлении мотивам. Значение такого уведомления заключается в том, что дает возможность заявителю не согласиться с доводами экспертизы о несоответствии заявленного изобретения условиям патентоспособности и представить свои доводы. Для того чтобы доводы заявителя были рассмотрены, они должны быть представлены в течение шести месяцев со дня получения заявителем уведомления.
2. Пункт 2 комментируемой статьи содержит положение о том, что решением Роспатента заявка на изобретение может быть признана отозванной.
Заявка на изобретение может быть отозвана самим заявителем (см. ст. 1380 ГК и комментарий к ней).
Суть комментируемого положения заключается в том, что при наличии законных оснований Роспатент принимает решение о признании заявки отозванной, а при отзыве заявки заявителем Роспатент направляет уведомление об отзыве заявки по заявлению заявителя.
3. В п. 3 комментируемой статьи содержится общее правило о том, что в административном порядке могут быть оспорены следующие решения Роспатента:
- об отказе в выдаче патента на изобретение;
- о выдаче патента на изобретение;
- о признании заявки на изобретение отозванной.
Оспаривание производится путем подачи соответствующего возражения в Палату по патентным спорам <1>.
--------------------------------
<1> Палата по патентным спорам реорганизована в форме присоединения к Федеральному институту промышленной собственности: распоряжение Правительства РФ от 1 декабря 2008 г. N 1791-р.
Возражение должно быть подано заявителем в Палату по патентным спорам в течение шести месяцев со дня получения им решения или запрошенных у Роспатента материалов, противопоставленных заявке и указанных в решении об отказе в выдаче патента, при условии, что заявитель запросил копии этих материалов в течение двух месяцев со дня получения оспариваемого решения.
Решение палаты по патентным спорам может быть обжаловано в суд.
Статья 1388. Право заявителя знакомиться с патентными материалами
Комментарий к статье 1388
Комментируемая статья предусматривает право заявителя знакомиться со всеми относящимися к патентованию материалами, на которые имеется ссылка в запросах, отчетах, решениях, уведомлениях или иных документах, полученных им из Роспатента, а также право получать копии патентных документов.
С документами заявки, сведения о которой не опубликованы, а также с документами, содержащими сведения о секретных изобретениях, запатентованных в Российской Федерации, и секретных изобретениях, на которые выданы авторские свидетельства СССР, в той их части, на которую имеется указание в запросе, решении или отчете об информационном поиске по рассматриваемой заявке, заявитель может быть ознакомлен непосредственно в Роспатенте. Копии таких документов ему не высылаются.
Статья 1389. Восстановление пропущенных сроков, связанных с проведением экспертизы заявки на изобретение
Комментарий к статье 1389
1. В целях обеспечения определенности и стабильности во взаимоотношениях между заявителями и Роспатентом действия заявителей, третьих лиц и Роспатента должны совершаться в пределах предусмотренных ГК РФ сроков. Пункт 1 комментируемой статьи содержит положение, позволяющее восстанавливать некоторые пропущенные заявителем сроки.
В соответствии с п. 1 комментируемой статьи могут быть восстановлены следующие пропущенные заявителем сроки:
- основной или продленный срок представления исправленного или отсутствовавшего документа по запросу на стадии формальной экспертизы;
- основной или продленный срок представления дополнительных материалов по запросу на стадии экспертизы заявки по существу;
- срок подачи ходатайства о проведении экспертизы заявки по существу;
- срок подачи возражения в палату по патентным спорам.
Для восстановления пропущенного срока заявитель подает соответствующее ходатайство, содержащее указание уважительных причин несоблюдения указанного срока. К ходатайству прилагается документ, подтверждающий наличие указанных в ходатайстве уважительных причин, если нет оснований предполагать, что они известны Роспатенту.
К ходатайству прилагается документ, подтверждающий уплату соответствующей патентной пошлины в установленном размере.
2. Ходатайство о восстановлении пропущенного срока должно быть подано заявителем в течение 12 месяцев со дня истечения соответствующего срока, о восстановлении которого ходатайствует заявитель.
Одновременно с ходатайством подаются:
- документы или дополнительные материалы, для представления которых необходимо восстановление срока или ходатайство о продлении срока представления этих документов или дополнительных материалов; либо
- ходатайство о проведении экспертизы заявки на изобретение по существу; либо
- возражение в палату по патентным спорам.
Если ходатайство подано с соблюдением установленных требований, заявитель уведомляется о восстановлении пропущенного срока в месячный срок со дня поступления ходатайства.
Ходатайство о восстановлении пропущенного срока, поданное по истечении 12-месячного срока, не удовлетворяется.
Статья 1390. Экспертиза заявки на полезную модель
Комментарий к статье 1390
1. Комментируемая статья содержит общие положения об экспертизе заявки на полезную модель.
При экспертизе заявки на полезную модель проверяются:
1) наличие документов заявки на полезную модель (заявление о выдаче патента; описание полезной модели; формула полезной модели; чертежи, если они необходимы для понимания сущности полезной модели; реферат);
2) соответствие документов заявки установленным требованиям;
3) соблюдение требования единства полезной модели (см. комментарий к п. 1 ст. 1376 ГК);
4) относится ли заявленное решение к техническим решениям, охраняемым в качестве полезной модели.
При проверке определяется, не лишено ли заявленное предложение патентной охраны. Для этого устанавливается, не относится ли заявленное предложение к объектам, которые не могут быть объектами патентных прав (способы клонирования человека; способы модификации генетической целостности клеток зародышевой линии человека; использование человеческих эмбрионов в промышленных и коммерческих целях; иные решения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали).
Если заявленное предложение не относится к указанным объектам, проверяется, может ли оно быть признано относящимся к полезным моделям. Для этого определяется, является ли заявленное решение техническим и, следовательно, охраняемым в качестве полезной модели.
Кроме того, при экспертизе заявки на полезную модель проверяются:
- соответствие размера уплаченной пошлины установленному размеру;
- соблюдение порядка подачи заявки, наличия, в случае необходимости, доверенности на представительство и соответствие ее установленным требованиям;
- правильность классифицирования полезной модели по Международной патентной классификации, осуществленного заявителем (или произведено ли такое классифицирование, если этого не сделано заявителем);
- дополнительные материалы, если такие материалы представлены заявителем, в том числе не изменяют ли дополнительные материалы сущность заявленной полезной модели и соблюден ли установленный порядок их представления.
В процессе экспертизы не проверяется соответствие заявленной полезной модели условиям патентоспособности (новизна и промышленная применимость). Это свидетельствует о явочной системе экспертизы заявок на полезные модели, которая проводится по формальным требованиям без анализа технической сущности полезной модели.
По этой причине в Концепции развития гражданского законодательства РФ <1> отмечено следующее. Отсутствие обязательной процедуры проверки патентоспособности полезной модели на практике влечет значительное число споров между обладателями прав на тождественные модели. Заметна также тенденция роста числа нарушений интересов добросовестных производителей изделий, в которых использованы известные (не новые) разработки, действиями недобросовестных лиц, получающих патенты на полезные модели в отношении таких разработок. В целях предупреждения подобного поведения предлагается ввести правило о том, что защита исключительного права на полезную модель будет осуществляться при условии подтверждения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности патентоспособности полезной модели (на основании экспертизы по существу, проводимой по ходатайству правообладателя).
--------------------------------
<1> Утверждена Советом при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства 7 октября 2009 г.
К проведению экспертизы заявки на полезную модель соответственно применяются положения, установленные п. п. 2, 4 и 5 ст. 1384, п. п. 2 и 3 ст. 1387, ст. ст. 1388 и 1389 ГК РФ (см. комментарий к указанным статьям).
2. Целью информационного поиска является определение уровня техники, по сравнению с которым может оцениваться патентоспособность заявленной полезной модели. Информационный поиск проводится по ходатайству заявителей и третьих лиц при условии соответствующей оплаты.
Заявитель уведомляется о поступлении ходатайства третьего лица, в соответствии с которым проводится информационный поиск.
Если ходатайство о проведении информационного поиска поступило по заявке, которая отозвана, или признана отозванной, или по которой вынесено решение об отказе в выдаче патента, то лицу, подавшему ходатайство, сообщается о невозможности его удовлетворения.
По завершении информационного поиска отчет о нем направляется заявителю, подавшему ходатайство.
По завершении информационного поиска, проведенного по ходатайству третьего лица, отчет о нем направляется третьему лицу, подавшему ходатайство, не ранее публикации сведений о выдаче патента.
Для характеристики области информационного поиска (совокупность разделов науки и техники, информация по которым просматривается для установления уровня техники по данной заявке) используются индексы рубрик МПК.
Роспатент проводит информационный поиск не менее чем в объеме следующих документов с ретроспективой, где это возможно, с 1920 г.:
- официальные бюллетени федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также бывшего патентного ведомства СССР;
- описания к охранным документам СССР и Российской Федерации;
- описания к евразийским патентам;
- заявки на выдачу патентов Российской Федерации на изобретения и патентов и свидетельств Российской Федерации на полезные модели, доступные для ознакомления третьих лиц;
- опубликованные заявки на выдачу евразийских патентов;
- патентная документация США, Великобритании, Германии, ФРГ, Франции, Японии (в объеме рефератов на русском и английском языках), Швейцарии (на французском и немецком языках), Австрии, Австралии и Канады, а также патентная документация Европейского патентного ведомства, ВОИС, Африканской организации интеллектуальной собственности и Африканской региональной организации промышленной собственности;
- издания непатентной литературы по списку, опубликованному Международным бюро ВОИС, с ретроспективой не менее пяти лет.
Любые общедоступные документы могут быть включены в объем информационного поиска. В объем информационного поиска могут быть также включены сведения о применении в Российской Федерации средств того же назначения, что и полезная модель.
В отчете об информационном поиске указываются:
- номер заявки, по которой проведен информационный поиск;
- дата подачи заявки в Роспатент;
- индекс рубрики МПК, установленный при классифицировании заявленной полезной модели;
- название полезной модели, в отношении которой проведен информационный поиск;
- индекс рубрики МПК, характеризующий область информационного поиска;
- приводимые в виде библиографических данных ссылки на документы, с указанием их релевантных частей, относящихся к предмету информационного поиска, и пунктов формулы, с указанием релевантных частей, к которым относится ссылка;
- категории релевантности приведенных ссылок, указанные в соответствии со стандартом ST.14 ВОИС. Один и тот же документ может быть указан с различными категориями релевантности по отношению к разным пунктам формулы;
- дата завершения информационного поиска.
Порядок и условия проведения информационного поиска и предоставления сведений о его результатах устанавливаются Минобрнауки России.
3. Пункт 3 комментируемой статьи содержит положения о правовых последствиях отсутствия в формуле полезной модели, предложенной заявителем, признаков, отсутствовавших:
- на дату подачи заявки в описании полезной модели;
- в формуле полезной модели, если заявка на полезную модель на дату ее подачи содержала такую формулу.
При наступлении одного из указанных обстоятельств Роспатент направляет заявителю запрос с предложением исключить указанные признаки из формулы.
В этом случае применяется общее правило о том, что дополнительные материалы к заявке не должны изменять сущность заявленного решения.
4. В п. 4 комментируемой статьи содержатся общие положения о решениях Роспатента о выдаче патента и об отказе в выдаче патента.
4.1. Если в результате экспертизы установлено, что заявка подана на техническое решение, охраняемое в качестве полезной модели, содержит все необходимые документы и эти документы оформлены с соблюдением требований к ним, принимается решение о выдаче патента на полезную модель с формулой, предложенной заявителем, с указанием даты подачи и установленного приоритета полезной модели, если испрашивался более ранний приоритет.
В решении о выдаче патента указывается, что патент выдается без проверки соответствия заявленной полезной модели условиям патентоспособности.
4.2. Если в результате экспертизы заявки на полезную модель установлено, что заявляемое решение не является техническим решением, охраняемым в качестве полезной модели, принимается решение об отказе в выдаче патента.
К таким решениям относятся:
- технические решения, не относящиеся к устройству;
- решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей;
- топологии интегральных микросхем.
В случае, когда объект, охарактеризованный в каком-либо пункте формулы, не относится к объектам, охраняемым в качестве полезных моделей, заявителю направляется запрос с изложением доводов, которые могут послужить основанием для отказа в выдаче патента, ссылок на соответствующие источники информации, если они необходимы, и предложением опровергнуть приведенные доводы с подтверждением формулы полезной модели, либо изменить формулу полезной модели, скорректировав или изъяв из нее соответствующий пункт.
Если в своем ответе заявитель не опроверг доводы экспертизы и не привел формулу с предложенными в запросе изменениями, принимается решение об отказе в выдаче патента.
При этом в решении может быть отмечена принципиальная охраноспособность предложений, охарактеризованных в других пунктах формулы, если это установлено в процессе экспертизы.
Кроме того, решение об отказе в выдаче патента на полезную модель принимается, если в результате экспертизы заявки на полезную модель установлено, что она подана на объект, который исключен из объектов патентных прав (способы клонирования человека; способы модификации генетической целостности клеток зародышевой линии человека; использование человеческих эмбрионов в промышленных и коммерческих целях; иные решения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали).
5. Заявка на полезную модель может содержать сведения, составляющие государственную тайну. Перечень сведений, составляющих государственную тайну, а также положения о засекречивании таких сведений содержатся в ст. 5 Закона о государственной тайне.
Если в процессе рассмотрения заявки будет установлено, что содержащиеся в ней сведения составляют государственную тайну, принимаются меры к засекречиванию заявки в установленном порядке.
При этом заявителю сообщается о невозможности получения по такой заявке патента на полезную модель.
Правовые последствия засекречивания документов заявки заключаются в том, что заявитель может:
- отозвать заявку на полезную модель;
- преобразовать заявку на полезную модель в заявку на секретное изобретение.
Роспатент приостанавливает рассмотрение такой заявки до получения от заявителя одного из вышеуказанных решений или до рассекречивания заявки.
Вышеуказанные правовые последствия наступают вследствие того, что полезным моделям, содержащим сведения, составляющие государственную тайну, правовая охрана не предоставляется (п. 3 ст. 1349 ГК).
Статья 1391. Экспертиза заявки на промышленный образец
Комментарий к статье 1391
1. Пункт 1 комментируемой статьи содержит общие положения об экспертизе заявки на промышленный образец. Такая экспертиза состоит из двух этапов:
1) формальной экспертизы;
2) экспертизы заявки на промышленный образец по существу.
Экспертиза заявок на промышленный образец является проверочной, но в отличие от экспертизы заявок на изобретения не является отсроченной. Экспертиза по существу проводится по завершении формальной экспертизы без дополнительного ходатайства.
1.1. Содержанием формальной экспертизы является проверка наличия документов заявки на промышленный образец (заявления о выдаче патента; комплекта изображений изделия; чертежа общего вида изделия, эргономической схемы, конфекционной карты, если они необходимы для раскрытия сущности промышленного образца; описания промышленного образца; перечня существенных признаков промышленного образца) и их соответствия установленным требованиям.
Кроме того, в рамках формальной экспертизы проводится проверка:
- соответствия размера уплаченной патентной пошлины установленному размеру;
- соблюдения порядка подачи заявки, наличия в случае необходимости доверенности на представительство и ее соответствия установленным требованиям;
- соблюдения требования единства промышленного образца без анализа существа промышленного образца;
- соблюдения установленного порядка представления дополнительных материалов;
- правильности классифицирования промышленного образца в соответствии с Международной классификацией промышленных образцов, осуществленного заявителем (или того, произведено ли такое классифицирование, если этого не сделано заявителем).
Если в процессе формальной экспертизы заявки установлено, что заявка оформлена с нарушением требований к ее документам, заявителю в двухмесячный срок с даты поступления документов заявки направляется запрос с указанием обнаруженных недостатков, приведением необходимых аргументов правового характера и предложением представить исправленные или недостающие документы в течение двух месяцев со дня его получения.
В запросе заявителю может быть предложено представить уточненные описание и перечень существенных признаков, относящиеся к одному промышленному образцу либо к группе промышленных образцов, образующих единый творческий замысел, с соответствующей доплатой пошлины, если она окажется необходимой.
Запрос недостающих и исправленных документов может направляться заявителю столько раз, сколько это необходимо для устранения недостатков заявки и прилагаемых к ней документов.
Если заявитель в установленный срок не представит запрашиваемые документы или ходатайство о продлении срока их представления, заявка признается отозванной. Заявителю направляется решение о признании заявки отозванной. Если не устраненные заявителем недостатки заявки не являются препятствием для установления даты подачи заявки, в решении о признании заявки отозванной указывается дата подачи заявки.
Если заявка содержит все необходимые документы и соблюдены требования к ним, заявитель в двухмесячный срок с даты поступления документов заявки уведомляется о положительном результате формальной экспертизы и о дате подачи заявки.
1.2. Экспертиза заявки на промышленный образец по существу проводится при положительном результате формальной экспертизы и включает проверку соответствия заявленного промышленного образца условиям патентоспособности.
Кроме того, содержанием экспертизы заявки по существу является:
- установление приоритета промышленного образца;
- проверка представленного заявителем перечня существенных признаков промышленного образца;
- проверка дополнительных материалов, если такие материалы представлены заявителем.
1.2.1. Проверка патентоспособности промышленного образца проводится следующим образом:
1) если установлено, что заявленное решение соответствует требованиям п. п. 3, 4 ст. 1349 ГК РФ (т.е. не содержит сведений, составляющих государственную тайну; не является способом клонирования человека, способом модификации генетической целостности клеток зародышевой линии человека; не является использованием человеческих эмбрионов в промышленных или коммерческих целях; не является иным решением, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали), проверка продолжается;
2) проверяется соответствие заявленного решения требованиям п. 5 ст. 1352 ГК РФ, в котором содержатся объекты, которым не предоставляется правовая охрана в качестве промышленного образца (решения, обусловленные исключительно технической функцией изделия; объекты архитектуры (кроме малых архитектурных форм), промышленные, гидротехнические и другие стационарные сооружения; объекты неустойчивой формы из жидких, газообразных, сыпучих или им подобных веществ). Если установлено, что заявленному решению не может быть предоставлена правовая охрана по основаниям, установленным п. 5 ст. 1352 ГК РФ, дальнейшая проверка его патентоспособности не проводится;
3) проверяется соответствие заявленного решения условиям, установленным абз. 1 п. 1 ст. 1352 ГК РФ, т.е. установление того, что заявленное решение является художественно-конструкторским решением изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющим его внешний вид.
Если установлено, что заявленное решение не является художественно-конструкторским решением, определяющим внешний вид изделия, или что решение не относится к внешнему виду изделия либо к изделию промышленного или кустарно-ремесленного производства, то проверка его новизны и оригинальности не проводится.
Если заявленное решение признано промышленным образцом, осуществляется проверка его соответствия условиям новизны и оригинальности;
4) проверка новизны проводится после установления приоритета и проведения поиска аналогов проверяемого промышленного образца.
Промышленный образец является новым, если совокупность его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца, неизвестна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца.
Проверка новизны промышленного образца проводится в отношении всей совокупности признаков промышленного образца, нашедших отражение на изображении изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца, принятом к рассмотрению по результатам формальной экспертизы, а если он изменялся заявителем после завершения формальной экспертизы, то в отношении измененного заявителем перечня существенных признаков;
5) при проверке оригинальности промышленного образца принимаются во внимание существенные признаки промышленного образца, соответствующие требованиям п. 1 ст. 1352 ГК РФ, нашедшие отражение на изображениях изделия. К существенным признакам промышленного образца относятся признаки, определяющие эстетические и (или) эргономические особенности внешнего вида изделия, в частности форма, конфигурация, орнамент и сочетание цветов.
1.2.2. В соответствии с п. 1 ст. 1381 ГК РФ приоритет промышленного образца устанавливается по дате подачи заявки в Роспатент.
1.2.3. Проверка перечня существенных признаков промышленного образца проводится в отношении перечня существенных признаков промышленного образца, принятого к рассмотрению по результатам формальной экспертизы, а если он изменялся заявителем после завершения формальной экспертизы, то в отношении измененного заявителем перечня существенных признаков.
В Концепции развития гражданского законодательства РФ применительно к перечню существенных признаков промышленных образцов отмечено следующее: необходимо упростить процедуру проверки промышленных образцов на патентоспособность, возможно, отказавшись при этом от применения словесного перечня существенных признаков промышленного образца, и определять объем правовой охраны таких образцов прежде всего по изображению внешнего вида изделия.
2. В соответствии с п. 2 комментируемой статьи при проведении формальной экспертизы заявки на промышленный образец и экспертизы такой заявки по существу применяются положения п. п. 2 - 5 ст. 1384, п. 5 ст. 1386, п. 3 ст. 1387, ст. ст. 1388 и 1389 ГК РФ (см. комментарий к указанным статьям).
Статья 1392. Временная правовая охрана изобретения
Комментарий к статье 1392
1. Комментируемая статья содержит положения о временной правовой охране изобретения. Система отсроченной экспертизы, которая сопровождается публикацией сведений о заявке на изобретение и соответственно открывает доступ к этим сведениям третьим лицам, обусловливает появление института, обеспечивающего интересы заявителя. Таким институтом и является временная правовая охрана изобретения.
Временная правовая охрана предоставляется со дня публикации сведений о заявке до даты публикации сведений о выдаче патента. Объем временной правовой охраны - объем опубликованной формулы изобретения, но не более чем объем формулы, содержащейся в решении о выдаче патента на изобретение.
2. В п. 2 комментируемой статьи содержится положение, в соответствии с которым, если заявка отозвана заявителем или Роспатентом принято решение о признании заявки отозванной либо решение об отказе в выдаче патента, если возможность подачи возражения против этого решения исчерпана, временная правовая охрана считается ненаступившей. Такое положение делает сам термин "временная правовая охрана" условным.
3. В п. 3 комментируемой статьи содержится положение о правовых последствиях использования третьим лицом заявленного изобретения со дня публикации сведений о заявке до даты публикации сведений о выдаче патента. Таким правовым последствием является обязанность указанного третьего лица выплатить патентообладателю денежную компенсацию, размер которой определяется соглашением сторон, а в случае спора - судом.
При установлении факта использования заявленного изобретения следует руководствоваться формулой, содержащейся в решении Роспатента о выдаче патента на изобретение. Дальнейшее использование запатентованного изобретения третьими лицами допускается только на основании договора, заключаемого с патентообладателем.
4. Дополнительно следует отметить, что компенсация в смысле п. 3 комментируемой статьи не является компенсацией, предусмотренной п. 3 ст. 1252 ГК РФ. Как отмечено в п. 56 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 5 и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ N 29 от 26 марта 2009 г. "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", положениями гл. 72 ГК РФ не установлен такой способ защиты прав, как требование о взыскании компенсации, предусмотренной п. 3 ст. 1252 ГК РФ.
4. Регистрация изобретения, полезной модели,
промышленного образца и выдача патента
Статья 1393. Порядок государственной регистрации изобретения, полезной модели, промышленного образца и выдача патента
Комментарий к статье 1393
1. Пункт 1 комментируемой статьи предписывает федеральному органу государственной власти по интеллектуальной собственности - Роспатенту выполнение следующих государственных функций: государственной регистрации изобретения, полезной модели или промышленного образца и выдачи патента. Государственная регистрация осуществляется путем внесения изобретения, полезной модели или промышленного образца (более точно - сведений об изобретении, о полезной модели или промышленном образце) в соответствующий государственный реестр. Основанием для указанных действий является решение о выдаче патента.
Административные процедуры по осуществлению ведения реестров, сроки государственной регистрации и порядок ведения государственных реестров определены Административным регламентом исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по осуществлению ведения реестров зарегистрированных объектов интеллектуальной собственности, публикации сведений о зарегистрированных объектах интеллектуальной собственности, поданных заявках и выданных по ним патентах и свидетельствах, о действии, прекращении действия и возобновлении действия правовой охраны в отношении объектов интеллектуальной собственности, передаче прав на охраняемые объекты, об официальной регистрации объектов интеллектуальной собственности. В соответствии с указанным Регламентом (п. п. 13.1.3, 14.1.3, 15.1.3) в государственные реестры изобретений, полезных моделей и промышленных образцов вносятся следующие сведения:
- регистрационный номер изобретения, полезной модели или промышленного образца (номер патента);
- регистрационный номер заявки на выдачу патента;
- дата подачи заявки на выдачу патента;
- дата начала отсчета срока действия патента;
- дата или даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца;
- сведения об авторе (авторах) изобретения, полезной модели или промышленного образца: фамилия, имя, отчество, коды стран их мест жительства в соответствии со стандартом ВОИС ST.3 "Рекомендуемый стандарт на двубуквенные коды для представления стран, административных единиц и межправительственных организаций" (далее - ВОИС ST.3);
- сведения о патентообладателе: фамилия, имя, отчество либо наименование юридического лица, его место жительства или место нахождения с указанием кода страны в соответствии со стандартом ВОИС ST.3. Если патент выдан на имя Российской Федерации или субъекта Федерации, дополнительно указывается наименование государственного заказчика, выступающего от имени Российской Федерации, субъекта Федерации. Если патент выдан на имя исполнителя государственного или муниципального контракта, то в сведениях о патентообладателе дополнительно указывается, что он является исполнителем соответствующего контракта;
- адрес для переписки с патентообладателем или его представителем;
- название изобретения, полезной модели или промышленного образца;
- дополнительные сведения (в частности, о наличии заявления об отчуждении патента, о наличии представителя патентообладателя, о государственном заказчике, если патент выдан на имя исполнителя государственного или муниципального контракта);
- дата регистрации изобретения, полезной модели или промышленного образца;
- дата выдачи патента;
- дата публикации сведений о выдаче патента и номер официального бюллетеня.
Если автор отказался быть упомянутым в качестве такового при публикации сведений о выдаче патента, то в Государственном реестре изобретений, полезных моделей или промышленных образцов РФ делается отметка "не публикуется".
Указанные выше сведения сопровождаются приведением перед ними в скобках соответствующего международного цифрового кода для идентификации библиографических данных - кода ИНИД (если таковой предусмотрен стандартом ВОИС).
2. При государственной регистрации секретного изобретения в соответствии с п. 1 ст. 1402 ГК РФ Роспатент или, если решение о выдаче патента на секретное изобретение принято уполномоченным органом, этот орган вносит в Государственный реестр изобретений РФ следующие сведения:
- регистрационный номер секретного изобретения (номер патента);
- наименование федерального органа исполнительной власти, принявшего решение о выдаче патента на секретное изобретение;
- регистрационный номер заявки на выдачу патента;
- дата подачи заявки на выдачу патента;
- дата начала отсчета срока действия патента;
- даты приоритета секретного изобретения;
- сведения об авторах изобретения;
- сведения о патентообладателе;
- адрес для переписки с патентообладателем или его представителем;
- условное название секретного изобретения;
- дополнительные сведения;
- дата регистрации секретного изобретения (дата выдачи патента).
3. Государственные реестры хранятся в Роспатенте в местах, недоступных для посторонних лиц, и в условиях, обеспечивающих предотвращение хищения, утраты, искажения, подделки содержащейся в них информации.
Государственный реестр изобретений РФ, содержащий сведения, относящиеся к секретным изобретениям, хранится в Роспатенте, если решение о выдаче патента на секретное изобретение принято Роспатентом, или, если решение о выдаче патента на секретное изобретение принято уполномоченным органом, - в этом органе. Сведения Государственного реестра изобретений РФ, относящиеся к секретным изобретениям, используются с соблюдением требований законодательства РФ о государственной тайне.
Для удобства пользователей на портале Роспатента в свободном доступе в разделе "Открытые реестры" размещена информация о регистрациях изобретений (за исключением секретных), полезных моделей и промышленных образцов с указанием правового статуса патента.
Государственная регистрация сопровождается выдачей патента, при этом выдается только один патент в случае, если он испрашивался на несколько лиц. При этом при утрате или порче подлинника патента Роспатентом может быть выдан дубликат.
4. В п. 2 комментируемой статьи указано дополнительное основание для осуществления государственной регистрации изобретения, полезной модели или промышленного образца и выдачи патента - уплата соответствующей патентной пошлины. В случае неуплаты соответствующей пошлины в установленные сроки, предусмотренные Положением о патентных и иных пошлинах за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, с государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на наименование места происхождения товара, а также с государственной регистрацией перехода исключительных прав к другим лицам и договоров о распоряжении этими правами, заявка признается отозванной, а регистрация и выдача патента не осуществляются.
5. Пункт 3 комментируемой статьи касается формы патента и состава указываемых в нем сведений, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности - Министерством образования и науки РФ. Состав сведений, указываемых в патенте, установлен соответствующими регламентами: Административным регламентом исполнения Роспатентом государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение; Административным регламентом исполнения Роспатентом государственной функции по организации приема заявок на полезную модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на полезную модель; Административным регламентом исполнения Роспатентом государственной функции по организации приема заявок на промышленный образец и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на промышленный образец.
Форма патента приведена в приложениях к указанным административным регламентам.
В п. п. 24.2, 25.2 и 28.2 названных регламентов по экспертизе соответственно изобретений, полезных моделей и промышленных образцов указано, что на титульном листе патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец даются следующие сведения:
- номер патента;
- название изобретения, полезной модели или промышленного образца;
- дата государственной регистрации;
- номер заявки;
- дата приоритета;
- дата истечения срока действия исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец;
- наименование или имя патентообладателя;
- имена авторов.
В патенте на изобретение или полезную модель либо во вкладыше к патенту также приводятся:
- формула изобретения или полезной модели;
- дата подачи заявки;
- индексы Международной патентной классификации (МПК);
- дата начала отсчета срока действия исключительного права на изобретение или полезную модель;
- дата публикации сведений о патенте и номер бюллетеня;
- адрес для переписки с патентообладателем.
К патенту прилагается описание изобретения или полезной модели.
В патенте на промышленный образец или во вкладыше к патенту приводятся:
- перечень существенных признаков промышленного образца;
- изображения изделия;
- дата подачи заявки;
- индексы Международной классификации промышленных образцов (МКПО);
- дата начала отсчета срока действия исключительного права на промышленный образец;
- дата публикации сведений о патенте;
- адрес для переписки с патентообладателем.
К патенту прилагается описание промышленного образца.
6. Пункт 4 комментируемой статьи предусматривает внесение очевидных и технических ошибок в выданный патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец и (или) в соответствующий государственный реестр.
Под техническими ошибками понимаются допущенные патентным ведомством в процессе делопроизводства по заявкам на объекты промышленной собственности, при подготовке документов для публикации сведений о выдаче охранных документов, при технической подготовке информации для публикации указанных сведений, изготовлении и оформлении охранных документов и (или) описания изобретения, полезной модели или промышленного образца следующие ошибки:
- грамматические (неправильное написание слов, неправильная простановка знаков препинания);
- обусловленные пропуском букв, слов, фраз или наличием опечаток и погрешностей.
Под очевидными ошибками понимаются ошибки, обусловленные наличием дефектов самих материалов заявки и (или) ошибок, допущенных заявителем или его полномочным представителем при оформлении заявки, исправления которых очевидны для любого лица, которое сразу бы установило, что ничего иного не могло подразумеваться, кроме того, что предложено в качестве исправлений.
Для исправления ошибки в указании сведений об авторе и (или) о патентообладателе, адреса для переписки, адреса места жительства или места нахождения патентообладателя, состава авторов требуется представление документов, содержащих правильные данные.
7. Пунктом 5 комментируемой статьи предусмотрена публикация Роспатентом в официальном бюллетене сведений о любых изменениях записей в государственных реестрах. Такими изменениями могут быть следующие записи: об исправлении очевидных и технических ошибок; о зарегистрированных договорах об отчуждении исключительного права; о лицензионных договорах; об аннулировании патента в связи с признанием его недействительным полностью или частично; о досрочном прекращении действия патента; о восстановлении действия патента; об изменении сведений о патентообладателе и др. Публикация осуществляется незамедлительно после изменения записей в государственных реестрах. После публикации в разделе "Извещения" официального бюллетеня сведений об изменениях записей в государственных реестрах эти сведения публикуются в открытых реестрах на портале Роспатента.
Статья 1394. Публикация сведений о выдаче патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец
Комментарий к статье 1394
1. Пункт 1 комментируемой статьи определяет обязательный для публикации в официальном бюллетене "Изобретения. Полезные модели" или "Промышленные образцы" перечень сведений о выдаче патента соответственно на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Полный состав публикуемых сведений определен Административным регламентом исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по осуществлению ведения реестров зарегистрированных объектов интеллектуальной собственности, публикации сведений о зарегистрированных объектах интеллектуальной собственности, поданных заявках и выданных по ним патентах и свидетельствах, о действии, прекращении действия и возобновлении действия правовой охраны в отношении объектов интеллектуальной собственности, передаче прав на охраняемые объекты, об официальной регистрации объектов интеллектуальной собственности.
В соответствии с указанным Регламентом (п. 24.2) при публикации сведений о выдаче патента в официальном бюллетене указываются:
- регистрационный номер изобретения, полезной модели, промышленного образца (номер патента);
- индексы рубрик МПК, установленные Роспатентом для данного изобретения, полезной модели; МКПО, установленные Роспатентом для данного промышленного образца;
- регистрационный номер заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, по которой выдан патент;
- дата подачи заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, по которой выдан патент;
- дата начала отсчета срока действия патента;
- дата публикации сведений о заявке и номер бюллетеня (только для патента на изобретение);
- даты приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца, номер, дата и код в соответствии со стандартом ВОИС ST.3 страны подачи заявки (дата поступления дополнительных материалов по ней), на основании которой установлен приоритет изобретения, полезной модели, промышленного образца, если по заявке установлена более ранняя дата приоритета, чем дата подачи заявки в Роспатент;
- сведения об авторах изобретения, полезной модели, промышленного образца: фамилия, имя, отчество, если автор не отказался быть упомянутым в качестве такового, и коды стран их места жительства в соответствии со стандартом ВОИС ST.3;
- сведения о патентообладателе: фамилия, имя, отчество либо наименование юридического лица, код страны его места жительства, места нахождения в соответствии со стандартом ВОИС ST.3. Если патент выдан на имя Российской Федерации или субъекта Федерации, дополнительно публикуется наименование государственного заказчика, выступающего от имени Российской Федерации, субъекта Федерации;
- адрес для переписки с патентообладателем или его представителем;
- название изобретения, полезной модели, промышленного образца;
- формула изобретения, полезной модели;
- чертеж (графический материал) при наличии необходимости и технической возможности его приведения (для патентов на изобретения, полезные модели);
- изображения промышленного образца (группы промышленных образцов);
- перечень существенных признаков промышленного образца (группы промышленных образцов);
- сведения о поданном в соответствии с п. 1 ст. 1366 ГК РФ заявлении об обязательстве заключить договор об отчуждении патента (только по патентам на изобретения).
При публикации сведений о выдаче патента на изобретение дополнительно публикуются источники информации, принятые во внимание при экспертизе.
Публикация упомянутых сведений сопровождается проставлением перед ними в скобках соответствующего международного цифрового кода для идентификации библиографических данных (кода ИНИД) (если таковой предусмотрен стандартом ВОИС и используется при публикации).
Сведения о патентах на секретные изобретения в соответствии с п. 2 ст. 1402 ГК РФ не публикуются.
Официальные бюллетени выпускаются на электронном носителе (на оптических дисках) с информационно-поисковой системой. Аналоги официальных бюллетеней размещены на портале Роспатента в свободном доступе в разделе "Электронные бюллетени".
2. Пункт 2 комментируемой статьи содержит норму, устанавливающую право любому лицу после публикации сведений о выдаче патента ознакомиться с документами заявки и отчетом об информационном поиске.
Для реализации данной нормы Роспатент осуществляет выкладку в Интернете заявок после публикации сведений о выдаче патента.
Ознакомление любого лица с документами заявки осуществляется как непосредственно в Институте, так и путем запроса копий документов.
Непосредственное ознакомление в Институте осуществляется на основании письменного заявления лица, предварительно направляемого в адрес Института для согласования даты и времени ознакомления. Копии предоставляются при условии соответствующей оплаты.
Существует мнение, что к документам заявки можно относить только перечисленные в п. 1 ст. 1375 ГК РФ (для изобретений), п. 1 ст. 1376 ГК РФ (для полезных моделей) и п. 1 ст. 1377 ГК РФ (для промышленных образцов) документы, т.е. для изобретения и полезной модели - заявление на выдачу патента, описание, формулу изобретения или полезной модели, чертежи, реферат; для промышленного образца - заявление о выдаче патента, комплект изображений изделия, чертеж общего вида изделия, описание промышленного образца, перечень существенных признаков промышленного образца. Согласно этому мнению дополнительные материалы, представленные в процессе переписки, и документы экспертизы документами заявки не являются. Поводом для такого суждения является использование в законодательстве помимо понятия "документы заявки" также понятия "материалы заявки", однако основания для наличия двойной терминологии неясны.
В соответствии с регламентами по экспертизе изобретений, полезных моделей и промышленных образцов (соответственно п. п. 23.2, 24.2, 27.3) после публикации сведений о выдаче патента Роспатент на основании ст. 1394 ГК РФ предоставляет материалы заявки для ознакомления любым лицам. Роспатент осуществляет выкладку в Интернете собственно заявки, прилагаемых к ней документов, дополнительных материалов, представленных заявителем в процессе переписки, и документов экспертизы. Таким образом, дополнительные материалы, представленные в процессе переписки, и документы экспертизы причислены к документам заявки.
При ознакомлении с материалами заявки не предоставляется доступ к сведениям об авторе (авторах), если они не были опубликованы, и к сведениям о месте жительства автора (авторов).
К дополнительным материалам, представляющим собой информацию, полученную при проведении доклинических или клинических исследований, оформленным в виде отдельного документа, доступ при ознакомлении с материалами заявки не предоставляется.
Предоставление для ознакомления третьим лицам полного комплекта документов заявки позволяет обеспечить прозрачность производства по заявкам на выдачу патента.
Статья 1395. Патентование изобретений или полезных моделей в иностранных государствах и в международных организациях
Комментарий к статье 1395
1. Решение о необходимости патентования изобретения, полезной модели или промышленного образца в иностранном государстве по установленной в этом государстве процедуре патентования или с использованием процедуры патентования, предусмотренной международным договором, принимает заявитель в зависимости от своих экономических интересов.
Пункт 1 комментируемой статьи накладывает ограничение на возможность патентования изобретений и полезных моделей в иностранном государстве: заявка на выдачу патента на изобретение и полезную модель, созданные в Российской Федерации, может быть подана только по истечении шести месяцев со дня подачи соответствующей заявки в Роспатент.
Данная норма продиктована необходимостью сохранения государственной тайны в том случае, если в поданной заявке содержатся сведения, составляющие государственную тайну. В течение указанного шестимесячного срока все поданные в Роспатент заявки на выдачу патента на изобретение или полезную модель, созданные в Российской Федерации, в том числе международные заявки на выдачу патента на изобретение, поданные в Роспатент в соответствии с Договором о патентной кооперации, и заявки на выдачу патента на изобретение, поданные через Роспатент в соответствии с Евразийской патентной конвенцией (евразийские заявки), проходят проверку на наличие либо отсутствие в них сведений, составляющих государственную тайну. Проверка осуществляется в соответствии с Правилами проведения проверки наличия в заявках на выдачу патента на изобретение или полезную модель, созданные в Российской Федерации, сведений, составляющих государственную тайну, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2007 г. N 928. В случае выявления в заявке сведений, составляющих государственную тайну, заявка засекречивается и ей присваивается соответствующий гриф секретности в порядке, установленном законодательством РФ о государственной тайне. Компетентный орган, принявший решение о засекречивании заявки, уведомляет об этом заявителя, который предупреждается о нераспространении сведений, составляющих государственную тайну, и ответственности за их несанкционированное распространение.
В случае если решение о засекречивании заявки принимается в отношении международной или евразийской заявки, заявитель также уведомляется о невозможности зарубежного патентования изобретения или полезной модели.
Категория заявок, на которые распространяется действие комментируемого пункта, определяется с использованием критерия места создания изобретения или полезной модели. При этом четких критериев, позволяющих установить, что изобретение создано на территории Российской Федерации, законодательство не содержит. Для установления факта создания изобретения или полезной модели на территории Российской Федерации могут быть привлечены, в частности, документы, послужившие правовым основанием для создания результата интеллектуальной деятельности, - трудовой договор, договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ и т.п. В случае создания в Российской Федерации изобретения или полезной модели иностранным гражданином или иностранным юридическим лицом следует учитывать, что в соответствии с п. 3 ст. 1401 ГК РФ засекречивание такой заявки не допускается.
Санкции за нарушение установленного порядка патентования объектов промышленной собственности в иностранных государствах предусмотрены Кодексом РФ об административных правонарушениях (ст. 7.28). За разглашение государственной тайны предусмотрена уголовная ответственность (ст. 283 УК РФ <1>).
--------------------------------
<1> Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ (с изменениями от 29 декабря 2009 г.) // Собрание законодательства РФ. 1996. N 25. Ст. 2954.
Норма комментируемого пункта не распространяется на промышленные образцы.
Срок проведения проверки на наличие либо отсутствие в заявке на изобретение или полезную модель сведений, составляющих государственную тайну, может быть сокращен по просьбе заявителя.
2. Пункт 2 комментируемой статьи определяет особенности патентования изобретений или полезных моделей в иностранном государстве с использованием процедур патентования, предусмотренных международным Договором о патентной кооперации и Евразийской патентной конвенцией.
В соответствии с Договором о международной патентной кооперации международная заявка может быть подана в Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности или в получающее ведомство, функции которого в Российской Федерации выполняет Роспатент. Такая международная заявка, по которой установлена дата международной подачи, имеет силу правильно оформленной национальной заявки в каждом указанном государстве с даты подачи международной заявки, которая считается действительной датой подачи в каждом указанном ведомстве. Процедура прохождения международной заявки разделена на две фазы: международную и национальную. На международной фазе по каждой заявке в обязательном порядке проводится международный патентный поиск, Международное бюро ВОИС осуществляет публикацию заявки; по желанию заявителя может быть проведена международная предварительная экспертиза. На международной фазе в том случае, если по заявке установлена дата международной подачи, получающее ведомство пересылает регистрационный экземпляр в Международное бюро ВОИС.
На национальной фазе в каждом государстве, в отношении которого заявитель заинтересован в охране своего изобретения, в соответствии с нормами национального патентного законодательства данного государства выносится решение о соответствии заявленного изобретения установленным критериям патентоспособности и в случае положительного решения выдается охранный документ.
Условиями, установленными п. 2 комментируемой статьи для патентования с использованием процедуры, предусмотренной Договором о патентной кооперации, являются подача международной заявки в получающее ведомство РФ и указание Российской Федерации в качестве государства, в котором заявитель намерен получить патент. В этом случае регистрационный экземпляр направляется в Международное бюро ВОИС по истечении шести месяцев с даты подачи международной заявки, если в указанный срок заявитель не будет уведомлен о том, что в заявке содержатся сведения, составляющие государственную тайну. Заявитель может ускорить пересылку регистрационного экземпляра, представив соответствующую просьбу о проверке содержания в заявке сведений, составляющих государственную тайну.
Евразийская патентная конвенция предусматривает получение охраны изобретения на основе единого патента, действующего на территории всех договаривающихся государств. Заявка на евразийский патент может быть подана в Евразийское патентное ведомство или в национальное патентное ведомство страны-участницы. По заявке проводится формальная экспертиза. В случае подачи заявки в национальное ведомство оно проверяет соответствие этой заявки требованиям, установленным настоящей Конвенцией и Патентной инструкцией для экспертизы евразийской заявки по формальным признакам, и, если оно сочтет, что заявка соответствует указанным требованиям, пересылает заявку в Евразийское патентное ведомство для ведения дальнейшего делопроизводства. Евразийское патентное ведомство в установленные сроки публикует заявку вместе с отчетом о поиске, по ходатайству заявителя проводит экспертизу евразийской заявки по существу, выдает евразийский патент на изобретение, соответствующее условиям патентоспособности.
Условием, установленным п. 2 комментируемой статьи для патентования с использованием процедуры, предусмотренной Евразийской патентной конвенцией, является подача заявки на евразийский патент через Роспатент. В этом случае обеспечивается возможность проведения проверки наличия либо отсутствия в заявке на изобретение сведений, составляющих государственную тайну, до пересылки заявки в Евразийское патентное ведомство.
Статья 1396. Международные и евразийские заявки, имеющие силу заявок, предусмотренных настоящим Кодексом
Комментарий к статье 1396
1. В п. 1 комментируемой статьи определен порядок действия Роспатента по международным заявкам, поданным в соответствии с Договором о патентной кооперации, на национальной фазе. Роспатент проводит рассмотрение такой заявки при выполнении следующих условий:
- в заявке Российская Федерация указана в качестве государства, в котором заявитель намерен получить патент на изобретение или полезную модель;
- заявка подана на русском языке или заявителем до истечения 31 месяца со дня испрашиваемого в международной заявке приоритета представлен в Роспатент перевод на русский язык заявления о выдаче патента на изобретение или полезную модель, содержащегося в международной заявке, поданной на другом языке, либо заявления о выдаче патента, предусмотренного ст. 1374 ГК РФ.
Кроме того, в соответствии с Договором о патентной кооперации (п. 1 ст. 22, п. 1 ст. 39) требуется уплата национальной пошлины.
Рассмотрение международной заявки начинается по истечении 31 месяца со дня испрашиваемого в международной заявке приоритета либо по просьбе заявителя ранее этого срока.
Поскольку особенностью процедуры патентования в соответствии с Договором о патентной кооперации является разделение прохождения международной заявки на две фазы - международную и национальную, дата начала национальной фазы значительно отличается от даты подачи заявки. Поэтому п. 1 комментируемой статьи содержит норму, в соответствии с которой срок внесения в документы заявки изменений по инициативе заявителя, в течение которого патентная пошлина за внесение изменений не взимается, установленный п. 3 ст. 1378 ГК РФ, отсчитывается не со дня подачи заявки, а со дня начала рассмотрения заявки на национальной фазе.
2. Пункт 2 комментируемой статьи определяет начало рассмотрения Роспатентом заявки на изобретение, поданной в соответствии с Евразийской патентной конвенцией. Роспатент проводит рассмотрение такой заявки начиная со дня, когда получена заверенная копия евразийской заявки из Евразийского патентного ведомства.
Преобразование евразийской заявки на изобретение в национальную предусмотрено ст. 16 Евразийской патентной конвенции. В случае принятия Евразийским патентным ведомством решения об отказе в выдаче патента заявитель может подать в Евразийское ведомство ходатайство с указанием договаривающихся государств, в которых он хочет получить патент по национальной процедуре. После оплаты заявителем соответствующей пошлины Евразийское патентное ведомство направляет в Роспатент заверенную копию заявки.
В каждом указанном таким образом договаривающемся государстве евразийская заявка, в отношении которой было принято это решение и которая является предметом такого ходатайства, считается правильно оформленной национальной заявкой, поданной в национальное ведомство с той же датой подачи и, если таковая имеется, датой приоритета, что и евразийская заявка, со всеми последствиями, предусмотренными национальным законодательством, и подлежит дальнейшей процедуре в национальном ведомстве при условии, что заявитель уплатит национальному ведомству требуемые национальные пошлины. Срок внесения в документы заявки изменений по инициативе заявителя, в течение которого патентная пошлина за внесение изменений не взимается и который установлен п. 3 ст. 1378 ГК РФ, отсчитывается не со дня подачи заявки, а со дня получения заверенной копии заявки.
3. В п. 3 комментируемой статьи публикация международной заявки, осуществляемая в соответствии со ст. 21 Договора о патентной кооперации Международным бюро ВОИС по истечении 18 месяцев с даты ее приоритета, в том случае, если публикация осуществлена на русском языке, приравнивается к публикации заявки в соответствии со ст. 1375 ГК РФ. Это означает, что такая публикация, осуществленная Международным бюро ВОИС, имеет те же правовые последствия, что и публикация заявки в соответствии со ст. 1375 ГК РФ: любое лицо может ознакомиться с документами заявки; наступает временная правовая охрана.
Евразийское патентное ведомство в соответствии со ст. 15 (4) Евразийской патентной конвенции публикует заявку вместе с отчетом о поиске по истечении 18 месяцев с даты ее подачи или, если испрошен приоритет, с даты приоритета. Такая публикация имеет те же правовые последствия, что и публикация заявки в соответствии со ст. 1375 ГК РФ.
Статья 1397. Евразийский патент и патент Российской Федерации на идентичные изобретения
Комментарий к статье 1397
1. Комментируемая статья регулирует ситуацию, при которой имеет место наличие евразийского патента и патента Российской Федерации на идентичные изобретения или идентичные изобретение и полезную модель, имеющие одну и ту же дату приоритета. Необходимость специального регулирования при наличии идентичности и одной и той же даты приоритета связана с возможностью возникновения правовых коллизий при реализации прав на такие изобретения или изобретение и полезную модель.
Идентичность изобретений (или изобретения и полезной модели) устанавливается на основании формул, в отношении которых получен вывод о возможности выдачи патента.
Изобретения (или изобретение и полезная модель) признаются идентичными, если полностью совпадает содержание независимых пунктов формулы, а в случае, когда в независимых пунктах (или в одном из них) содержатся признаки, охарактеризованные альтернативными понятиями, то если имеет место совпадение в отношении совокупностей, включающих хотя бы некоторые из таких понятий.
Ситуации, когда евразийский патент и патент Российской Федерации на идентичные изобретения (или идентичное изобретение и полезную модель) неидентичны или когда даты их приоритета различны, урегулированы другими нормами законодательства.
Если по сути одинаковые изобретения (или изобретение и полезная модель) неидентичны, как правило, объем прав, определяемых одним патентом, больше объема прав, определяемых другим патентом. В этом случае при использовании патентов следует применять нормы п. 2 ст. 1362 ГК РФ.
Когда даты приоритета патентов с идентичным объемом прав различны, можно констатировать несоответствие изобретения (или полезной модели) с более поздним приоритетом условию патентоспособности "новизна" (подп. 3 п. 24.5.2 Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение).
Пункт 1 комментируемой статьи посвящен ситуации, когда обладатели евразийского патента и патента Российской Федерации на идентичные изобретения (или идентичное изобретение и полезную модель), имеющие одну и ту же дату приоритета, различны. Требование соблюдения прав всех патентообладателей при использовании таких патентов, содержащееся в п. 1 комментируемой статьи, подразумевает необходимость заключения договора между обладателями таких патентов при их использовании.
2. Пункт 2 комментируемой статьи посвящен ситуации, когда обладателем евразийского патента и патента Российской Федерации на идентичные изобретения (или идентичные изобретение и полезную модель), имеющие одну и ту же дату приоритета, является одно и то же лицо.
При этом указывается на возможность заключения на основе таких патентов лицензионных договоров. Формулировка нормы, содержащейся в п. 2 комментируемой статье, не совсем ясна. Если исходить из причины появления положений законодательства, регулирующих использование идентичных изобретений (или изобретений и полезных моделей), заключающейся в необходимости исключить правовые коллизии между лицензиатами в том случае, если права на использование изобретение, основанные на евразийском патенте и патенте Российской Федерации, будут переданы по лицензионным договорам разным лицам, то предоставление права на использование изобретения (или изобретения и полезной модели) по лицензионному договору должно осуществляться одновременно по обоим патентам. Однако четкого указания на это комментируемая статья не содержит, как не содержит и нормы об одновременном отчуждении прав, основанных на этих патентах на основании договора, или о запрете отчуждения прав в такой ситуации.
Статья 1383 ГК РФ регулирует аналогичную ситуацию с идентичными заявками на выдачу патента Российской Федерации, возникающую при наличии двух заявок на имеющие одну и ту же дату приоритета идентичные изобретения (или изобретение и полезную модель), поданных разными заявителями или одним и тем же заявителем (так называемое двойное патентование). Однако регулирование этой ситуации иное - выдача двух патентов по таким заявкам недопустима.
§ 6. Прекращение и восстановление действия патента
Статья 1398. Признание недействительным патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец
Комментарий к статье 1398
1. В комментируемой статье приведен исчерпывающий перечень оснований для признания недействительным (полностью или частично) патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец (далее - результат интеллектуальной деятельности), который повторяет положения ст. 29 Патентного закона РФ. Другими словами, иные нарушения части четвертой ГК РФ, в случае если они имели место, не являются основаниями для невыдачи патента.
Интересной выглядит позиция высших судебных инстанций по вопросам, возникшим в связи с введением в действие части четвертой ГК РФ, а именно положений комментируемой статьи, которые нашли свое отражение в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ N 5 и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ N 29 от 26 марта 2009 г. (далее - Постановление Пленума). Так, например, п. 2.3 этого Постановления предписывает, что в случае рассмотрения возражений против выдачи патента суды определяют основания для признания недействительным патента исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента. При этом подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительным патента.
Патент может быть признан недействительным полностью или частично на основании вступившего в законную силу решения суда в случае, предусмотренном подп. 4 п. 1 настоящей статьи, или решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, что является новеллой.
Действительно, из содержания нормы абз. 1 п. 2 комментируемой статьи в отличие от положений Патентного закона РФ следует, что выдача патента на результат интеллектуальной деятельности может быть оспорена любым лицом, которому стало известно о нарушениях, предусмотренных подп. 1 - 3 п. 1 настоящей статьи, путем подачи возражения в палату по патентным спорам (с целью рассмотрения и разрешения спора в административном (досудебном) порядке). Это означает, что частью четвертой ГК РФ сохранен досудебный порядок защиты интеллектуальных прав, в том числе связанный с оспариванием предоставления результатам интеллектуальной деятельности правовой охраны или с ее прекращением, которое осуществляется в административном порядке федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности (функции которого в настоящее время исполняет Роспатент), решение которого вступает в силу со дня принятия и может быть оспорено в суде в установленном законом порядке (см. п. 2 ст. 1248 ГК).
В этой связи законодателем изменен подход к вопросу о субъекте, который наделен правом принятия решения по результатам рассмотрения в административном порядке споров, связанных с защитой прав на результаты интеллектуальной деятельности. Ранее в соответствии с Патентным законом РФ правом принимать решения обладала палата по патентным спорам в лице Федерального государственного учреждения "Палата по патентным спорам Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам", при этом ее решение утверждал руководитель Роспатента.
В настоящее время принятие решения по результатам рассмотрения споров возложено непосредственно на Роспатент.
2. В отличие от положения абз. 2 п. 2 ст. 29 Патентного закона РФ, предусматривающего, что "порядок подачи возражений против выдачи патента в палату по патентным спорам и порядок их рассмотрения устанавливаются федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности", правила рассмотрения и разрешения споров федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности и образуемой при нем палатой по патентным спорам устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности (п. 3 ст. 1248 ГК). В соответствии с Указом Президента РФ от 9 марта 2004 г. N 314 "О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти" функции по принятию нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности возлагаются на Министерство образования и науки РФ.
Для целей реализации положения ст. 1248 ГК РФ, предусматривающей необходимость образования при Роспатенте палаты по патентным спорам, Правительством РФ принято распоряжение от 1 декабря 2008 г. N 1791-р о реорганизации Федерального государственного учреждения "Федеральный институт промышленной собственности Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам" и Федерального государственного учреждения "Палата по патентным спорам Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам" в форме присоединения второго учреждения к первому.
В настоящее время Приказом Минобрнауки России от 28 октября 2009 г. N 464 утвержден Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по осуществлению признания недействительным предоставления или досрочного прекращения действия правовой охраны товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара, осуществлению признания недействительными патентов на изобретение, промышленный образец, свидетельства (патента) на полезную модель, свидетельства на право пользования наименованием места происхождения товара (далее - Административный регламент). В рамках работы над данным нормативным правовым актом, утверждаемым Приказом Минобрнауки России, Роспатент, по существу, осуществлял разработку правил рассмотрения и разрешения споров, предусмотренных п. 3 ст. 1248 ГК РФ.
До вступления в силу Административного регламента действовали Правила подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в палате по патентным спорам (утвержденные Приказом Роспатента от 22 апреля 2003 г. N 56) в части, не противоречащей положениям части четвертой ГК РФ, а также Приказ Роспатента от 22 февраля 2008 г. N 32 "О деятельности коллегий палаты по патентным спорам".
Из содержания п. п. 52 и 53 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26 марта 2009 г. "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" прямо следует, что решения Роспатента, принятые по результатам рассмотрения возражений против выдачи патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, могут быть оспорены в суде. При рассмотрении таких дел судам следует учитывать, что нарушения Роспатентом процедуры рассмотрения возражений против выдачи патента являются основанием для признания принятого ненормативного правового акта недействительным только при условии, если эти нарушения носят существенный характер, что не позволило Роспатенту всесторонне, полно и объективно рассмотреть указанные возражения. Если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента судом общей юрисдикции установлено, что данный ненормативный правовой акт нарушает права и свободы гражданина или создает препятствия к осуществлению гражданином его прав и свобод, то суд согласно ч. 1 ст. 258 ГПК РФ принимает решение об обязанности соответствующего органа государственной власти, органа местного самоуправления, должностного лица, государственного или муниципального служащего устранить в полном объеме допущенное нарушение прав и свобод гражданина или препятствие к осуществлению гражданином его прав и свобод. Если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента арбитражным судом установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, то суд согласно ч. 2 ст. 201 АПК РФ принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании п. 3 ч. 4 ст. 201 АПК РФ указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя. В рамках устранения допущенного нарушения суд вправе обязать Роспатент совершить соответствующие правоустанавливающие действия, а в случае необходимости (например, при отмене решения в связи с существенным нарушением процедуры его принятия) - рассмотреть заявление или возражение (послужившее основанием для принятия Роспатентом оспоренного в суде решения) повторно, с учетом решения суда. Если при рассмотрении дела об оспаривании решения Роспатента об отказе в признании недействительным патента или предоставления правовой охраны товарному знаку установлено наличие основания для такого признания, то суд с учетом конкретных фактических обстоятельств вправе также обязать Роспатент аннулировать патент и отменить охрану.
Следует подчеркнуть, что абз. 2 п. 3 комментируемой статьи повторяет положение абз. 2 п. 3 ст. 29 Патентного закона РФ, согласно которому в случае признания патента недействительным частично автору выдается новый патент. Однако в случае недействительности части патента, например при аннулировании одного или нескольких пунктов формулы изобретения, оставшаяся часть патентных прав продолжает действовать.
Новеллами комментируемой статьи также являются положения, связанные с датой, с которой патент аннулируется и устанавливаются последствия аннулирования для лицензионных договоров. Этой датой является дата подачи заявки на выдачу патента. Аннулирование патента означает недействительность всех основанных на патенте обязательств. Так, например, все последующие заключенные договоры являются ничтожными.
В свою очередь, п. 54 Постановления Пленума определяет, что решение Роспатента о признании недействительным патента вступает в силу со дня его принятия. Такое решение влечет аннулирование патента и соответствующего исключительного права с момента подачи в Роспатент заявки на выдачу патента. Следовательно, по мнению суда, не могут быть признаны нарушением прав лица, за которым был зарегистрирован патент, действия иных лиц по использованию изобретения, полезной модели или промышленного образца, патент на которые признан впоследствии недействительным. При этом при рассмотрении дел об оспаривании решений Роспатента судам следует учитывать, что недействительным может быть признан и тот патент, действие которого на момент рассмотрения соответствующего вопроса Роспатентом прекращено. Также судам надлежит исходить из того, что после признания недействительным патента сделки, заключенные на основе патента в период его действия, сохраняют действие в той мере, в какой они были исполнены к моменту вынесения решения о признании патента недействительным.
Что касается п. 55 Постановления Пленума, то суд, комментируя норму абз. 2 п. 4 ст. 1398 ГК РФ, устанавливает, что лицензионные договоры, заключенные на основе патента, признанного впоследствии недействительным, сохраняют действие в той мере, в какой они были исполнены к моменту вынесения решения о недействительности патента. Соответственно, с момента признания патента недействительным заключенные лицензионные договоры прекращают свое действие. С учетом изложенного судам следует исходить из следующего. В удовлетворении требования лицензиата о возврате лицензионных платежей за период, предшествующий признанию патента недействительным, должно быть отказано. Не подлежит удовлетворению требование лицензиара о взыскании неуплаченных лицензионных платежей за период, предшествующий признанию патента недействительным.
Еще одной новеллой ГК РФ является норма п. 5 комментируемой статьи, а именно последствия признания патента недействительным отныне означают отмену решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о выдаче патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец и аннулирование записи в соответствующем государственном реестре.
Статья 1399. Досрочное прекращение действия патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец
Комментарий к статье 1399
1. Комментируемая статья воспроизводит положения ст. 30 Патентного закона РФ, приводя основания для досрочного прекращения действия патента.
Первое основание - это заявление патентообладателя, т.е. прекращение действия патента происходит досрочно в добровольном порядке. Второе основание связано с неуплатой патентной пошлины за поддержание патента, установленной Положением о патентных и иных пошлинах за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, с государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на наименование места происхождения товара, а также с государственной регистрацией перехода исключительных прав к другим лицам и договоров о распоряжении этими правами (далее - Положение о пошлинах).
В настоящее время Роспатент Приказом от 27 февраля 2009 г. N 83/43 утвердил Временный порядок ведения делопроизводства по досрочному прекращению действия патентов на изобретения, полезные модели и промышленные образцы (далее - Временный порядок) с целью упорядочения процедуры досрочного прекращения действия патентов на изобретения, полезные модели и промышленные образцы и приведения порядка ведения делопроизводства по досрочному прекращению действия патентов на изобретения, полезные модели и промышленные образцы в соответствие с нормами ГК РФ и Положением о пошлинах.
2. Процедура досрочного прекращения действия патента на основании заявления патентообладателя о досрочном прекращении действия патента или при неуплате пошлины за поддержание патента в силе в сроки, установленные для уплаты пошлины, осуществляется в случае, если:
- не прекращено действие патента по указанным выше основаниям и по заявлению патентообладателя в отношении идентичного изобретения или полезной модели;
- не признан недействительным полностью или частично патент на основании решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, Палаты по патентным спорам, а также по решению судебных органов;
- не истек срок действия патента.
В соответствии с Временным порядком процедура досрочного прекращения действия патента при поступлении заявления о досрочном прекращении действия патента предусматривает:
- анализ поступившего заявления на предмет идентификации подателя заявления как обладателя патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец или его уполномоченного представителя;
- анализ имеющихся сведений по уплате пошлин за поддержание патента в силе и анализ библиографических данных;
- внесение в Государственный реестр изобретений РФ, или Государственный реестр полезных моделей РФ, или Государственный реестр промышленных образцов РФ сведений, относящихся к досрочному прекращению действия патента;
- направление лицу, которому принадлежал патент, уведомления о досрочном прекращении действия патента с указанием основания для досрочного прекращения действия патента и даты досрочного прекращения действия патента;
- публикацию сведений о досрочном прекращении действия патента в официальных бюллетенях федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности;
- внесение сведений о досрочном прекращении действия патента в автоматизированный банк данных.
3. Процедура досрочного прекращения действия патента при неуплате пошлины за поддержание патента в силе в установленный срок предусматривает:
- анализ сведений по уплате пошлин за поддержание патента в силе и анализ библиографических данных;
- внесение в государственный реестр сведений, относящихся к досрочному прекращению действия патента;
- направление лицу, которому принадлежал патент, уведомления о досрочном прекращении действия патента в связи с неуплатой в установленный срок пошлины за поддержание его в силе с указанием даты прекращения действия патента;
- публикацию сведений о досрочном прекращении действия патента в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности;
- внесение сведений о досрочном прекращении действия патента в банк данных.
Процедура досрочного прекращения действия патента при неуплате в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе осуществляется в случае поступления относящейся к патенту входящей корреспонденции (в частности, содержащей документ об уплате пошлины за поддержание патента в силе, подтверждающий уплату годовой пошлины по истечении дополнительного срока уплаты и (или) представленный по истечении срока представления платежного документа), а также непоступления корреспонденции по истечении срока уплаты и срока представления платежного документа, подтверждающего уплату годовой пошлины.
4. Нельзя не сказать, что в комментируемой статье приведены конкретные даты, с которых в зависимости от ситуации досрочно прекращается действие патента.
Во-первых, день поступления заявления обладателя патента. Другими словами, датой досрочного прекращения действия патента на основании заявления о досрочном прекращении действия патента является дата поступления заявления в случае, если последняя приходится на период действия патента, а именно на:
- оплаченный период;
- период освобождения от уплаты патентных пошлин в соответствии с п. 13 Положения о пошлинах;
- период освобождения от уплаты патентных пошлин по заявлению об обязательстве заключить договор об отчуждении патента с гражданином РФ или российским юридическим лицом, кто первым изъявил такое желание и уведомил об этом патентообладателя и федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в соответствии со ст. 1366 ГК РФ;
- период ранее предоставленной отсрочки или освобождения от уплаты пошлин в соответствии с действующей до 30 декабря 2008 г. редакцией Положения о пошлинах (на период действия льгот по уплате пошлин, ранее предоставленных в соответствии с пп. "а" п. 3, п. п. 4 и 7 на период до трех лет, считая с даты подачи заявки, в течение которого может быть уплачена пошлина за третий год действия патента и представлен документ, подтверждающий уплату пошлины, в случае если экспертиза была проведена по ходатайству третьего лица, в соответствии с пп. "и" п. 1).
Во-вторых, день истечения срока уплаты пошлины за поддержание патента в силе. Для патентов, по которым уплата пошлины за поддержание патента в силе осуществляется в течение предыдущего года действия патента, датой досрочного прекращения действия патента считается дата начала очередного года действия патента. Для патентов, по которым уплата пошлины за поддержание патента в силе осуществляется в сроки, установленные для уплаты пошлины за регистрацию и выдачу патента, т.е. в течение двух месяцев с даты получения решения о выдаче патента (но не позднее четырех месяцев с даты принятия решения), датой досрочного прекращения действия патента считается дата начала дополнительного срока уплаты. Если при анализе сведений по уплате пошлины за поддержание патента в силе и анализе библиографических данных оказалось невозможным определить фактический адрес для переписки с патентообладателем (например, происходит возврат корреспонденции из отделения связи и т.п.), процедура досрочного прекращения действия патента осуществляется без направления уведомления патентообладателю.
В обоих рассматриваемых случаях федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности доводит до сведения третьих лиц информацию о досрочном прекращении действия патента, публикуя информацию в своем официальном бюллетене. В результате досрочного прекращения действия патента изобретение (полезная модель, промышленный образец) становится общественным достоянием и может быть использовано любым лицом.
Статья 1400. Восстановление действия патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Право послепользования
Комментарий к статье 1400
1. Восстановление действия патента впервые стало возможным на основании нормы ст. 30.1 Патентного закона РФ. Комментируемая статья воспроизводит действовавшее ранее положение о том, что действие патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец (далее - действие патента), которое было прекращено в связи с тем, что патентная пошлина за поддержание его в силе не была уплачена в установленный срок, может быть восстановлено Роспатентом и по ходатайству лица, которому принадлежал патент. В случае если обладателем патента являлась группа лиц, то ходатайство подается указанной группой лиц (далее - лицо, которому принадлежал патент). Соответствующий Порядок восстановления действия патента Российской Федерации на изобретение, полезную модель, промышленный образец регламентировался Приказом Роспатента от 22 апреля 2003 г. N 57 (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 6 мая 2003 г., регистрационный N 4506) <1>.
--------------------------------
<1> Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2003. N 34.
В настоящее время действует Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по осуществлению в установленном порядке продления срока действия патента на изобретение, относящееся к средствам, для применения которых требуется получение разрешения уполномоченного на это органа в соответствии с законодательством Российской Федерации, срока действия патента на промышленный образец, свидетельства (патента) на полезную модель, свидетельства о регистрации товарного знака, знака обслуживания, свидетельства на право пользования наименованием места происхождения товара, а также восстановления действия патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, прекращенного в связи с неуплатой в установленный срок пошлины за поддержание его в силе (далее - Административный регламент).
В соответствии с положением Административного регламента ходатайство о восстановлении действия патента (далее - ходатайство) оформляется согласно образцу, приведенному в приложении 6 к указанному Административному регламенту, и подается в течение трех лет с даты истечения срока уплаты патентной пошлины за поддержание патента в силе, но до истечения предусмотренного ст. 1363 ГК РФ срока действия патента. При подаче ходатайства в отношении патента, по которому сведения об уплате патентной пошлины за поддержание патента в силе отсутствуют, указанный трехлетний срок исчисляется с даты регистрации объекта, на который выдан патент.
Ходатайство подписывается лицом, которому принадлежал патент, или его представителем с расшифровкой имени и указанием даты его подписания. При подписании ходатайства руководителем юридического лица указывается его должность, подпись расшифровывается и скрепляется печатью. К ходатайству прилагаются:
- документ, подтверждающий уплату патентной пошлины за восстановление действия патента;
- доверенность (если заявление подается представителем) или копия доверенности, заверенная в установленном порядке.
Ходатайство и прилагаемые к нему документы, поданные непосредственно или поступившие по почте, рассматриваются в двухмесячный срок с даты их поступления. Срок рассмотрения ходатайства и прилагаемых к нему документов, переданных по факсу, исчисляется с даты поступления их оригиналов.
При отсутствии или неправильном оформлении какого-либо из необходимых документов по адресу для переписки, указанному в ходатайстве, лицу, подавшему ходатайство, направляется запрос с предложением в трехмесячный срок со дня направления запроса представить отсутствующие и (или) исправленные документы.
При этом срок рассмотрения ходатайства исчисляется с даты поступления последнего из недостающих или исправленных документов.
Если в установленный срок все необходимые правильно оформленные документы не представлены, срок действия исключительного права и удостоверяющего это право патента не продлевается, о чем уведомляется лицо, подавшее ходатайство.
Срок действия патента восстанавливается, если соблюдены условия подачи ходатайства и требования к документам, установленные Административным регламентом.
Сведения о восстановлении срока действия патента незамедлительно передаются для внесения в соответствующий объекту государственный реестр РФ и публикуются в официальном бюллетене Роспатента "Изобретения. Полезные модели".
В случае восстановления срока действия патента лицу, подавшему ходатайство, направляется приложение к патенту с записью о восстановлении срока действия патента, с приведением даты досрочного прекращения действия патента (при отсутствии сведений об учете пошлин за поддержание патента в силе в качестве даты досрочного прекращения действия патента указывается дата регистрации объекта, на который выдан патент) и даты восстановления его действия (даты публикации сведений о восстановлении действия патента).
В записи приложения к патенту о восстановлении действия патента на секретное изобретение приводятся дата досрочного прекращения его действия и дата внесения в Государственный реестр изобретений РФ записи о восстановлении действия патента.
2. Что касается положения о праве послепользования, то следует отметить, что указанное право также впервые было введено Патентным законом РФ и устанавливало возможность для любого лица в период между датой прекращения действия патента и датой официальной публикации сведений о восстановления его действия начать использование запатентованных изобретения, полезной модели или промышленного образца либо сделать в указанный период необходимые приготовления к использованию. При этих условиях за таким лицом сохраняется право на дальнейшее безвозмездное использование изобретения, полезной модели или промышленного образца без расширения объема такого использования. Иными словами, использование должно осуществляться в объеме, который не превышает достигнутый до даты восстановления действия патента, либо в объеме, не превосходящем уровень, соответствующий сделанным приготовлениям. Поэтому, если после даты восстановления послепользователь расширил объем использования, то патентообладатель вправе запретить его, а послепользователь может осуществить его дальнейшее расширение только с разрешения патентообладателя на основании лицензионного договора.
Споры о праве послепользования рассматриваются в судебном порядке.
Следует отличать право послепользования от права преждепользования, которое предназначено для защиты интересов и результатов параллельного творчества других лиц, если эти результаты возникли до даты приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца, охраняемых патентом. Так, ст. 1361 ГК РФ прямо предусмотрено, что лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца (ст. ст. 1381 и 1382 ГК) добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования.
§ 7. Особенности правовой охраны и
использования секретных изобретений
Статья 1401. Подача и рассмотрение заявки на выдачу патента на секретное изобретение
Комментарий к статье 1401
1. Правовая охрана секретных изобретений тесно связана с регламентацией в российском законодательстве режима государственной тайны. Закон о государственной тайне призван "регулировать отношения, возникающие в связи с отнесением сведений к государственной тайне, их засекречиванием или рассекречиванием, а также защитой в интересах обеспечения безопасности Российской Федерации". Данный Закон является важным элементом системы правовой охраны секретных изобретений, он включает определения основных понятий и регламентацию мероприятий, необходимых для обеспечения режима секретности, который распространяется в том числе и на секретные изобретения, содержащие сведения, составляющие государственную тайну. Понятие "секретное изобретение" может быть дополнительно раскрыто с помощью положений, содержащихся в Законе о государственной тайне. В соответствии со ст. 2 указанного Закона государственная тайна - это защищаемые государством сведения в области его военной, внешнеполитической, экономической, разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, распространение которых может нанести ущерб безопасности Российской Федерации.
Таким образом, понятие "секретное изобретение" связано с понятием "безопасность страны". Согласно Закону РФ от 5 марта 1992 г. N 2446-1 "О безопасности" <1> безопасность - это состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз. В свою очередь, угроза безопасности - это совокупность условий и факторов, создающих опасность жизненно важным интересам личности, общества и государства. В частности, угроза безопасности государства и общества, возникающая от разглашения или использования сведений, имеющих научно-технический характер, связана с секретными изобретениями.
--------------------------------
<1> Российская газета. 10.01.1993. N 5.
В соответствии с определением, данным в ст. 2 Закона о государственной тайне, носителем сведений, составляющих государственную тайну, являются материальные объекты, в которых сведения, составляющие государственную тайну, находят свое отображение, в частности, в виде технических решений. Поскольку изобретения являются техническими решениями в сфере практической деятельности человека, то документация, связанная с секретными изобретениями, попадает в объем приведенного выше определения.
Анализ основного перечня сведений, составляющих государственную тайну, показывает, что включенные в него категории подразумевают наличие в их составе информации о технических решениях, часть из которых может являться изобретениями, например, сведения могут присутствовать:
- в содержании и результатах выполнения целевых программ, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию и модернизации образцов вооружения и военной техники;
- в документации по разработке, технологии, производству, хранению и утилизации ядерных боеприпасов, их составных частей, делящихся ядерных материалов;
- в сведениях о технических средствах и методах защиты ядерных боеприпасов от несанкционированного применения;
- в сведениях о ядерных энергетических и специальных физических установках оборонного значения;
- в сведениях о тактико-технических характеристиках и возможностях боевого применения образцов вооружения и военной техники;
- в сведениях о рецептурах или технологиях производства новых видов ракетного топлива или взрывчатых веществ военного назначения;
- в сведениях о достижениях науки и техники, имеющих важное оборонное или экономическое значение, влияющих на безопасность государства, и т.п.
Что же касается подачи заявки на секретное изобретение, ее рассмотрения и обращения с ней, то эти действия должны осуществляться в строгом соответствии с положениями Закона о государственной тайне. Так, при составлении описания секретного изобретения следует руководствоваться ограничениями, вытекающими из законодательства о государственной тайне, например:
- в разделе описания "Область техники, к которой относится изобретение" не следует указывать конкретные объекты военной техники, в которых может быть использовано секретное изобретение;
- в раздел "Уровень техники" включаются сведения, для которых установлена степень секретности не выше, чем степень секретности заявленного изобретения;
- в разделе "Осуществление изобретения" не следует указывать объекты оборонной техники, в которых реализуется секретное изобретение, а также ориентировочную потребность в объектах с использованием секретного изобретения;
- в документах заявки на секретное изобретение, в том числе чертежах, схемах, рисунках, запрещается делать ссылки на существующие и разрабатываемые образцы и объекты вооружения и военной техники.
2. Секретные изобретения классифицируются по степени секретности. Принципы установления степени секретности сведений определены в ст. 8 Закона о государственной тайне, согласно которой степень секретности сведений, составляющих государственную тайну, должна соответствовать степени тяжести ущерба, который может быть нанесен безопасности Российской Федерации вследствие распространения указанных сведений.
Законом о государственной тайне устанавливаются три степени секретности сведений, составляющих государственную тайну, и соответствующие этим степеням грифы секретности для носителей указанных сведений: "особой важности", "совершенно секретно" и "секретно".
К сведениям "особой важности" следует относить сведения в области военной, внешнеполитической, экономической, научно-технической, разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, распространение которых может нанести ущерб интересам Российской Федерации в одной или нескольких из перечисленных областей.
К "совершенно секретным" сведениям следует относить сведения в области военной, внешнеполитической, экономической, научно-технической, разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, распространение которых может нанести ущерб интересам министерства или отрасли экономики Российской Федерации в одной или нескольких из перечисленных областей.
К "секретным" сведениям следует относить все иные сведения из числа сведений, составляющих государственную тайну. Ущербом безопасности Российской Федерации в этом случае считается ущерб, нанесенный интересам предприятия, учреждения или организации в военной, внешнеполитической, экономической, научно-технической, разведывательной, контрразведывательной или оперативно-розыскной области деятельности.
Порядок определения размеров ущерба, который может быть нанесен безопасности Российской Федерации вследствие распространения сведений, составляющих государственную тайну, и правила отнесения указанных сведений к той или иной степени секретности устанавливаются Правительством РФ.
В настоящее время Правительством РФ в соответствии с Законом о государственной тайне приняты Правила отнесения сведений, составляющих государственную тайну, к различным степеням секретности (утверждены Постановлением Правительства РФ от 4 сентября 1995 г. N 870) <1>.
--------------------------------
<1> Собрание законодательства РФ. 1995. N 37. Ст. 3619.
Согласно упомянутым Правилам количественные и качественные показатели ущерба безопасности Российской Федерации определяются в соответствии с нормативно-методическими документами, утверждаемыми руководителями органов государственной власти, которые наделены полномочиями по отнесению сведений к государственной тайне, и согласованными с Межведомственной комиссией по защите государственной тайны.
В настоящее время действует Указ Президента РФ от 6 октября 2004 г. N 1286 "Вопросы Межведомственной комиссии по защите государственной тайны" <1>. Данным Указом утверждено Положение о Межведомственной комиссии. Руководство деятельностью Межведомственной комиссии осуществляет непосредственно Президент РФ. При этом Межведомственная комиссия является коллегиальным органом, координирующим деятельность федеральных органов государственной власти и органов государственной власти субъектов Российской Федерации по защите государственной тайны в интересах разработки и выполнения государственных программ, нормативных правовых актов и методических документов, обеспечивающих реализацию федерального законодательства о государственной тайне.
--------------------------------
<1> Собрание законодательства РФ. 2004. N 41. Ст. 4024.
Решения Межведомственной комиссии, принятые в соответствии с ее полномочиями, обязательны для исполнения органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями, должностными лицами и гражданами.
Согласно п. 2 комментируемой статьи Правительством РФ должны быть определены уполномоченные органы, которые наряду с федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности (в настоящее время - Роспатент) будут принимать и рассматривать заявки на выдачу патента на секретные изобретения.
В Перечне уполномоченных органов, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 2 октября 2004 г. N 514 "О федеральных органах исполнительной власти, уполномоченных рассматривать заявки на выдачу патента на изобретения, содержащие сведения, составляющие государственную тайну" <1>, среди уполномоченных органов названы:
--------------------------------
<1> Постановлением Правительства РФ от 6 декабря 2007 г. N 845 в Постановление Правительства РФ от 2 октября 2004 г. N 514 были внесены изменения, связанные со вступлением в силу с 1 января 2008 г. части четвертой Гражданского кодекса РФ. Эти изменения впрямую не коснулись перечня уполномоченных органов.
1) Министерство обороны Российской Федерации (Минобороны России);
2) Министерство внутренних дел Российской Федерации (МВД России);
3) Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития России);
4) Федеральная служба безопасности Российской Федерации (ФСБ России);
5) Федеральное агентство по атомной энергии (Росатом) <1>;
--------------------------------
<1> В соответствии со ст. 18 Федерального закона от 1 декабря 2007 г. N 318-ФЗ к указанным в п. 2 ст. 1401 ГК РФ уполномоченным федеральным органам исполнительной власти, в которые подаются секретные заявки, была добавлена Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", созданная в соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 2007 г. N 317-ФЗ. Федеральное агентство по атомной энергии Указом Президента РФ от 20 марта 2008 г. N 369 было упразднено. Таким образом, перечень уполномоченных органов, приведенный в Постановлении Правительства РФ от 2 октября 2004 г. N 514, был в неявной форме изменен.
6) Федеральное агентство по промышленности (Роспром) <1>.
--------------------------------
<1> В соответствии с Указом Президента РФ от 12 мая 2008 г. N 724 Роспром был упразднен с передачей его функций Министерству промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), которое в свою очередь в соответствии с тем же Указом образовалось в результате разделения бывшего Министерства промышленности и энергетики РФ с передачей ему части функций преобразуемого Министерства экономического развития и торговли РФ.
Перечисленные уполномоченные органы вправе рассматривать заявки на выдачу патента на изобретения, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, для которых установлена степень секретности "особой важности" или "совершенно секретно", а также на секретные изобретения, которые относятся к средствам вооружения и военной техники и к методам и средствам в области разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности и для которых установлена степень секретности "секретно".
Иные заявки на выдачу патента на секретные изобретения подаются в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (в данном случае - в Роспатент). Состав заявки на изобретение (как секретное, так и несекретное) определен п. 2 ст. 1375 ГК РФ, а требования к документам заявки устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности (в данном случае - Министерством образования и науки Российской Федерации - Минобрнауки России).
В настоящее время требования к документам заявки на выдачу патента на секретное изобретение, подача которой осуществляется непосредственно в Роспатент, устанавливаются Административным регламентам исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение (далее - Административный регламент).
Таким образом, заявки на выдачу патента на секретное изобретение, подаваемые как в Роспатент, так и в уполномоченные органы, должны отвечать одним и тем же формальным требованиям, за исключением требования о простановке на документах заявки на секретное изобретение соответствующих грифов секретности. В этой связи все документы заявки на секретное изобретение составляются и учитываются в соответствии с требованиями законодательства о государственной тайне.
Что касается Постановления Правительства РФ от 4 сентября 1995 г. N 870, то оно устанавливает, что в зависимости от тематической принадлежности заявки на секретные изобретения, которые относятся к средствам вооружения и военной техники, подаются в Минобороны России, Минздравсоцразвития России, Росатом или в Роспром, а заявки на секретные изобретения, которые относятся к методам и средствам в области разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, - в МВД России или в ФСБ России. Таким образом, правовая охрана секретным изобретениям должна предоставляться "по подведомственности". Это означает, что патент на секретное изобретение, например атомное, оказавшееся под грифом секретности, т.е. по Закону о государственной тайне подпадающее под тот или иной вид секретности, будет выдавать профильное ведомство, которое занимается атомной тематикой.
Постановление Правительства РФ от 4 сентября 1995 г. N 870 перечисленным выше уполномоченным органам предоставляет право в случае необходимости привлекать в установленном порядке с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне к проведению экспертизы заявок на секретные изобретения по существу имеющих необходимую квалификацию для проведения такой экспертизы специалистов федеральных органов исполнительной власти и организаций.
3. Порядок засекречивания сведений, на который указывает п. 3 комментируемой статьи, установлен ст. 11 Закона о государственной тайне и предусматривает, что основанием для засекречивания сведений является их соответствие перечням сведений, подлежащих засекречиванию, применяемым на предприятиях, в учреждениях и организациях, в результате деятельности которых эти сведения получены (разработаны). При обнаружении в заявке сведений, составляющих государственную тайну, решение о ее засекречивании и установлении степени секретности принимает должностное лицо, наделенное полномочиями по отнесению сведений к государственной тайне. Перечень таких должностных лиц утвержден распоряжением Президента РФ от 16 апреля 2005 г. N 151-рп <1> (с изменениями от 28 февраля 2009 г.). Заявке как носителю сведений, признанных секретными, присваивается соответствующий гриф секретности.
--------------------------------
<1> Собрание законодательства РФ. 2005. N 17. Ст. 1547.
Из указанного Перечня следует, что федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности не вправе принимать решение о засекречивании изобретений. Уведомлять заявителя о том, что поданная им заявка содержит сведения, составляющие государственную тайну, а также засекречивать документы заявки должен орган государственной власти, руководитель которого в соответствии со ст. 10 Закона о государственной тайне принял решение о засекречивании информации о содержащемся в заявке изобретении.
Необходимость проведения проверки содержания в заявке сведений, составляющих государственную тайну, возникает также при патентовании изобретений в иностранных государствах. Пунктом 1 ст. 1395 ГК РФ установлено, что заявка на выдачу патента на изобретение или полезную модель, созданные в Российской Федерации, может быть подана в иностранном государстве или в международную организацию по истечении шести месяцев со дня подачи соответствующей заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, если в указанный срок заявитель не будет уведомлен о том, что в заявке содержатся сведения, составляющие государственную тайну.
Заявка на изобретение или полезную модель может быть подана ранее указанного срока, но после проведения по просьбе заявителя проверки наличия в заявке сведений, составляющих государственную тайну. Порядок проведения такой проверки устанавливается Постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2007 г. N 928 "О порядке проведения проверки наличия в заявках на выдачу патента на изобретение или полезную модель, созданные в Российской Федерации, сведений, составляющих государственную тайну" (с изменениями от 22 мая 2008 г.) <1>. В соответствии с данным Постановлением в случае, если в результате проверки заявки устанавливается наличие в ее документах сведений, составляющих государственную тайну, руководитель компетентного органа принимает решение о засекречивании и определении степени секретности документов заявки в соответствии с положениями ст. ст. 9 и 11 Закона о государственной тайне.
--------------------------------
<1> Собрание законодательства РФ. 2007. N 53. Ст. 6624.
Компетентный орган, принявший решение о засекречивании заявки и принятии ее к рассмотрению либо о направлении заявки в уполномоченный орган, уведомляет об этом федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности и заявителя и принимает меры по недопущению распространения засекреченной информации.
Одновременно заявитель уведомляется компетентным органом о положениях ст. 10 Закона о государственной тайне, касающихся обязательств по нераспространению сведений, составляющих государственную тайну, и ответственности за их несанкционированное распространение. Если решение о засекречивании документов заявки на изобретение (полезную модель) принимается по международной заявке или заявке на выдачу евразийского патента, то заявитель также уведомляется о невозможности зарубежного патентования соответствующего изобретения (полезной модели). При этом заявитель должен быть уведомлен компетентным органом о засекречивании его заявки до истечения шести месяцев с даты подачи заявки.
Материальный ущерб, наносимый собственнику информации в связи с ее засекречиванием, должен возмещаться согласно ст. 10 Закона о государственной тайне государством в размерах, определяемых в договоре между органом государственной власти, в распоряжение которого переходит эта информация, и ее собственником. В договоре также предусматриваются обязательства собственника информации по ее нераспространению. Собственник информации вправе обжаловать в суд действия должностных лиц, ущемляющие, по мнению собственника информации, его права. В случае признания судом действий должностных лиц незаконными порядок возмещения ущерба, нанесенного собственнику информации, определяется решением суда в соответствии с действующим законодательством.
Положение о том, что засекречивание заявок, поданных иностранными гражданами или иностранными юридическими лицами, не допускается, основано на норме ст. 10 Закона о государственной тайне, в соответствии с которой "не может быть ограничено право собственности на информацию иностранных организаций и иностранных граждан, если эта информация получена (разработана) ими без нарушения законодательства Российской Федерации".
4. Указание в п. 4 комментируемой статьи на применение настоящего Кодекса при рассмотрении заявок на секретные изобретения соответственно положений ст. 1384, 1386 - 1389 ГК РФ означает следующее. В тех случаях, когда заявка подается не в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Роспатент), а в один из шести названных ранее уполномоченных органов, указание в вышеназванных статьях на Роспатент должно рассматриваться как указание на соответствующий уполномоченный орган.
Применение к секретным изобретениям и заявкам положений иных статей ГК РФ вытекает из п. 2 ст. 1349 настоящего Кодекса, если иное не предусмотрено специальными правилами его ст. ст. 1401 - 1405 и изданными в соответствии с ними иными правовыми актами.
Следует обратить внимание на то, что в случае, когда заявка на изобретение по своей тематической направленности не может быть подана ни в один из уполномоченных органов, она подается в Роспатент и рассматривается им.
Со своей стороны вышеназванный Административный регламент устанавливает процедуру подачи заявки на выдачу патента на секретное изобретение, порядок ознакомления с документами, содержащими сведения о секретных изобретениях, а также положения, связанные с особенностями проведения экспертизы по заявкам на выдачу патента на секретное изобретение.
Заявка на секретное изобретение подается лицом, обладающим правом на получение патента на секретное изобретение в соответствии с п. п. 1, 2 ст. 1357 и п. 3 ст. 1370, п. 1 ст. 1371 и ст. 1373 ГК РФ, с соблюдением требований законодательства о государственной тайне.
К таким лицам относятся: автор секретного изобретения; работодатель (в случаях, когда секретное изобретение создано работником в связи с выполнением им своих служебных обязанностей или получением от работодателя конкретного задания, если иное не оговорено в трудовом или каком-либо другом договоре); правопреемник автора или работодателя.
В случае подачи заявки автором от него не требуется доказательств, что именно он является изобретателем соответствующей технической разработки. Если такая разработка создана группой лиц (соавторами), право на подачу заявки принадлежит им совместно, т.е. в данном случае требуется согласие каждого из соавторов. Лицом, обладающим правом на подачу заявки, может выступать и работодатель. При определении лица, которое в отношении секретного изобретения является работодателем автора, следует исходить из норм трудового законодательства. Так, в соответствии с положением ст. 20 Трудового кодекса РФ от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ (с изменениями от 25 ноября 2009 г.) <1>, работодателем может быть физическое лицо либо юридическое лицо (организация), вступившее в трудовые отношения с работником - автором секретного изобретения.
--------------------------------
<1> Российская газета. 31.12.2001. N 256.
Взаимоотношения между работодателем и автором секретного изобретения в случае создания последним служебного изобретения регламентируются п. 4 ст. 1370 ГК РФ.
Право на подачу заявки (получение патента) может перейти к другому лицу, которое именуется правопреемником. Правопреемниками в отношении права на получение патента на секретное изобретение являются лица, к которым это право перешло по договору с автором или работодателем, в силу закона или в порядке наследования (по завещанию). Так, в частности, правопреемником автора или работодателя (в случае, если это физическое лицо) является его наследник. В порядке наследования к наследнику переходят лишь те права, которые обеспечивают его имущественные права, в том числе право на подачу заявки, а также иные права, в частности право на получение патента, вознаграждения за использование изобретения и т.д. Переход права (правопреемство) от автора или работодателя к другим лицам оформляется гражданско-правовым договором, с соблюдением требований ст. 434 ГК РФ. В данном случае речь идет о частичном (сингулярном) правопреемстве. Универсальное правопреемство происходит по правилам ст. 58 ГК РФ, когда правопреемником работодателя (юридического лица) становится другое юридическое лицо, к которому перешло указанное право при реорганизации.
Для подачи заявки на секретное изобретение, ведения по ней переписки после ее подачи и осуществления иных действий при рассмотрении заявки автор (работодатель, правопреемник автора или работодателя) может назначить своего представителя с выдачей ему доверенности. При назначении представителя сообщаются также сведения о форме и номере его допуска к работам с секретными документами.
Заявка на секретное изобретение от иностранных граждан или иностранных юридических лиц не принимается (подп. 5 п. 14 Административного регламента).
При подаче заявки на выдачу патента на секретное изобретение в Роспатент следует учитывать, что состав данной заявки определяется п. 2 ст. 1375 ГК РФ, а требования к документам заявки устанавливаются Административным регламентом. Так, в частности, необходимо отметить, что:
- все документы заявки на секретное изобретение подаются с использованием специальной связи (подп. 4 п. 14 Административного регламента) и представляются на русском языке в одном экземпляре (подп. 1 и 2 п. 10.11 Административного регламента);
- использование факса для передачи документов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, не допускается (п. 13.3 Административного регламента);
- по заявке на выдачу патента на секретное изобретение представитель заявителя должен иметь соответствующий допуск к сведениям, составляющим государственную тайну (п. 12.2 Административного регламента) (допуск к государственной тайне - процедура оформления права граждан на доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, а предприятий, учреждений и организаций - на проведение работ с использованием таких сведений - ст. 2 Закона о государственной тайне);
- в случае необходимости Роспатент вправе запросить у лица, адрес которого указан в качестве адреса для секретной переписки, копию лицензии на проведение работ со сведениями, составляющими государственную тайну (п. 12.3 Административного регламента);
- ознакомление с заявкой на секретное изобретение и материалами переписки по ней осуществляется при наличии у заявителя (его представителя) документа, удостоверяющего личность, предписания на выполнение задания установленной формы и справки о допуске к сведениям, составляющим государственную тайну (п. 17 Административного регламента);
- с документами заявки, сведения о которой не опубликованы, а также с документами, содержащими сведения о секретных изобретениях, запатентованных в Российской Федерации, и секретных изобретениях, на которые выданы авторские свидетельства СССР, в той их части, на которую имеется указание в запросе, решении или отчете об информационном поиске по рассматриваемой заявке, заявитель может быть ознакомлен непосредственно в Роспатенте. Копии таких документов ему не высылаются. Ознакомление с документами, содержащими сведения о секретных изобретениях, осуществляется при наличии у заявителя или его представителя документа, удостоверяющего личность, предписания на выполнение задания установленной формы и справки о допуске к сведениям, составляющим государственную тайну (п. 18 Административного регламента).
Задача формальной экспертизы заявки на секретное изобретение состоит в том, чтобы определить соответствие комплекта представленных документов, составляющих заявку, требованиям к документам заявки, предъявляемым ГК РФ и Административным регламентом. Эти требования установлены для обеспечения возможности проведения по поданной заявке экспертизы по существу и выдачи патента.
Формальная экспертиза заявок на секретные изобретения проводится в соответствии со ст. 1384 ГК РФ и п. 23 Административного регламента.
Начальным этапом формальной экспертизы можно считать процедуру регистрации поступивших материалов заявки на изобретение и проверку уплаты пошлины за подачу заявки.
Поступившие в Роспатент документы, оформленные в соответствии с правилами секретного делопроизводства, регистрируются с простановкой даты поступления в качестве заявки на секретное изобретение, при условии, что эти документы содержат как минимум заявление о выдаче патента на русском языке.
Документы секретных заявок должны быть представлены только на русском языке в одном экземпляре. Секретные заявки, поданные не на русском языке, а также заявки, поступившие от иностранных граждан или от иностранных юридических лиц, возвращаются заявителю без рассмотрения.
В случае поступления документов с нарушением правил секретного делопроизводства они возвращаются лицу, их подавшему, для оформления.
О факте поступления документов заявки лицо, обладающее правом на получение патента, уведомляется с сообщением ему регистрационного номера заявки и даты ее поступления.
Заявке на изобретение присваивается десятизначный регистрационный номер, первые четыре цифры которого обозначают год поступления заявки, пятая цифра - код, используемый для обозначения заявок на изобретения, пять остальных цифр - порядковый номер заявки в серии данного года. Для заявки на секретное изобретение первые четыре цифры регистрационного номера обозначают год поступления заявки, пятая цифра - код, используемый для обозначения заявок на секретные изобретения, шестая цифра - код, используемый для обозначения уполномоченного органа, четыре остальные цифры - порядковый номер заявки на секретное изобретение в серии данного года (подп. 1 п. 13.1 Административного регламента).
Если в процессе рассмотрения заявки, не являющейся заявкой на секретное изобретение, будет установлено, что содержащиеся в ней сведения составляют государственную тайну, принимаются меры к засекречиванию заявки в установленном порядке (подп. 4 п. 13.1 Административного регламента).
Если в процессе рассмотрения заявки на секретное изобретение степень секретности изобретения будет повышена, она в соответствии с п. 2 ст. 1403 ГК РФ передается в зависимости от ее тематической принадлежности в соответствующий уполномоченный орган (подп. 5 п. 13.1 Административного регламента).
Формальная экспертиза проводится по заявке, прошедшей регистрацию в соответствии с подп. 1 п. 13.1 Административного регламента.
При проведении формальной экспертизы заявки на секретное изобретение проверяются наличие документов, которые должны содержаться в заявке или прилагаться к ней (п. п. 10.2, 10.3 Административного регламента), и соблюдение установленных требований к документам заявки (п. п. 10.2 - 10.11 Административного регламента), выявляемое без анализа существа изобретения.
Заявление о выдаче патента на секретное изобретение оформляется в соответствии с п. 10.6 Административного регламента. При указании в заявлении нескольких заявителей секретная переписка ведется только по адресу, указанному в заявлении в качестве адреса для ведения секретной переписки.
В заявлении на выдачу патента на секретное изобретение графы 86, 87 не заполняются <1>.
--------------------------------
<1> Более подробно о требованиях к заявлению о выдаче патента на секретное изобретение см.: Правовое регулирование отношений, связанных с секретными изобретениями, в Российской Федерации / А.Д. Корчагин и др. М.: Патент, 2009. С. 30 - 32.
Описание секретного изобретения составляется в соответствии с п. 10.7 Административного регламента. При составлении описания секретного изобретения следует руководствоваться ограничениями, вытекающими из законодательства о государственной тайне <1>.
--------------------------------
<1> См.: Правовое регулирование отношений, связанных с секретными изобретениями, в Российской Федерации / А.Д. Корчагин и др. С. 33 - 35.
Экспертиза по существу проводится в соответствии с п. 1 ст. 1386 ГК РФ при условии завершения формальной экспертизы с положительным результатом и подачи заявителем ходатайства о проведении экспертизы заявки по существу.
При проведении экспертизы заявки на секретное изобретение по существу применяются положения ст. ст. 1386 - 1389 ГК РФ.
В рамках настоящего комментария полагаем необходимым остановиться на некоторых особенностях экспертизы заявки на секретное изобретение.
При проведении тематического поиска по заказам отдельных лиц и организаций следует иметь в виду, что информация о секретных изобретениях должна быть сохранена в тайне и ознакомиться с ней могут только те лица, которые имеют право на работу с информацией ограниченного доступа.
В объем информационного поиска для целей проверки новизны заявленного секретного изобретения в уровень техники (п. 2 ст. 1350 ГК) также включаются (при условии их более раннего приоритета) секретные изобретения, запатентованные в Российской Федерации, и секретные изобретения, на которые выданы авторские свидетельства СССР.
При рассмотрении заявки на секретное изобретение секретные изобретения включаются в уровень техники при условии их более раннего приоритета, если для них установлена степень секретности не выше, чем степень секретности изобретения, новизна которого устанавливается (п. 5 ст. 1401 ГК РФ).
Любое лицо, имеющее соответствующую форму доступа, может получить копию отчета о проведенном по заявке на выдачу патента информационном поиске при условии соответствующей оплаты. Третьим лицам, имеющим соответствующую форму доступа, копия отчета об информационном поиске может быть предоставлена не ранее даты регистрации сведений о заявке в соответствующем реестре.
Переписка с экспертизой ведется заявителем или его представителем, уполномоченным на это, по каждой заявке на секретное изобретение в отдельности, с соблюдением требований законодательства о государственной тайне. Материалы, имеющие гриф секретности, направляются в Роспатент в установленном для таких материалов порядке. Роспатент в случае необходимости может запросить у лица, осуществляющего переписку по заявке на секретное изобретение, копию лицензии на проведение работ со сведениями, составляющими государственную тайну.
Внесение изменений в документы заявки на секретное изобретение осуществляется в соответствии со ст. 1378 ГК РФ и п. 15 Административного регламента путем представления дополнительных материалов, удовлетворяющих требованиям п. п. 10.2 - 10.11 Административного регламента.
В соответствии со ст. 1378 ГК РФ заявитель имеет право внести в документы заявки на секретное изобретение исправления и уточнения до принятия по заявке решения. Изменение указания заявителя при передаче права на получение патента или в результате изменения наименования заявителя может быть произведено до даты регистрации изобретения в Государственном реестре изобретений РФ. Исправление очевидных и технических ошибок в документах заявки на секретное изобретение также может быть произведено до даты регистрации изобретения в Государственном реестре изобретений. Поправка является очевидной, если из общеизвестных знаний для специалиста следует, что ничего кроме предложенной поправки не могло быть предпринято (подп. 6 п. 15 Административного регламента).
Заявитель (его представитель) может знакомиться с поданной этим заявителем заявкой на секретное изобретение и материалами переписки по этой заявке как непосредственно в Роспатенте, согласовав предварительно дату и время ознакомления, так и путем запроса копий заявки, указанных материалов или их частей. Ознакомление в Роспатенте осуществляется при наличии у заявителя (его представителя) предписания установленной формы на выполнение задания, подписанного руководителем организации-заявителя, с представлением документа, удостоверяющего личность, и справки о допуске к секретным работам (п. 17 Административного регламента). Ознакомление с материалами, указываемыми экспертизой в процессе рассмотрения заявки на секретное изобретение, осуществляется в соответствии со ст. 1388 ГК РФ. С документами заявки на секретное изобретение в той ее части, на которую имеется указание в запросе, решении или отчете об информационном поиске по рассматриваемой заявке, заявитель может быть ознакомлен непосредственно в Роспатенте. Копии таких документов ему не высылаются. Ознакомление с документами заявки на секретное изобретение осуществляется в установленном порядке.
В рассмотрении заявки на секретное изобретение может принять участие представитель заявителя, если это следует из его полномочий, изложенных в доверенности. Лица, участвующие в экспертном совещании, должны иметь допуск к работам со сведениями, составляющими государственную тайну.
В соответствии со ст. 1380 ГК РФ заявитель вправе отозвать заявку. Отзыв заявки на секретное изобретение осуществляется в соответствии с п. 22 Административного регламента. Заявление об отзыве заявки может быть подано не позднее даты регистрации изобретения в Государственном реестре изобретений. Права заявителя в дальнейшем не могут основываться на отозванной заявке (в частности, не может быть испрошен приоритет в случаях, предусмотренных п. п. 2 - 4 ст. 1381 ГК).
Заявка на секретное изобретение, поступившая в Роспатент не по назначению, передается в соответствующий уполномоченный орган, компетентный в отношении такой заявки. По поступившей в Роспатент заявке, для которой степень секретности не установлена и которая содержит заявление о том, что в ней есть сведения, составляющие государственную тайну, проводится проверка содержания в заявке таких сведений в соответствии с порядком проведения проверки содержания в заявке сведений, составляющих государственную тайну, утвержденным Правительством РФ.
Сведения о заявках на секретные изобретения и о выдаче патентов на секретные изобретения в соответствии с п. 2 ст. 1402 ГК РФ не публикуются. Это означает, что временная правовая охрана секретным изобретениям не предоставляется.
5. Пунктом 5 комментируемой статьи уровень техники, который применяется при установлении новизны изобретения, для секретного изобретения дополнен по сравнению с п. 2 ст. 1350 ГК РФ сведениями о секретных изобретениях, охраняемых патентом Российской Федерации или авторским свидетельством СССР. Как и в случае уровня техники для открытых заявок, такое дополнение сделано, чтобы избежать выдачи двух охранных документов на одно и то же изобретение.
6. Возражение против решения, принятого по заявке на секретное изобретение уполномоченным органом, подается в этот же уполномоченный орган и рассматривается в установленном им порядке. Данное положение аналогично положению п. 2 ст. 1398 ГК РФ, определяющего порядок подачи и рассмотрения возражений по "открытым" (несекретным) изобретениям: возражение рассматривается в административном порядке в рамках того же органа, который принял решение о выдаче патента. Такое решение, принятое в административном порядке, может быть обжаловано в суд, что вытекает из нормы п. 2 ст. 11 ГК РФ.
Особенностью рассмотрения заявок на секретные изобретения в уполномоченных органах является то, что для них не предусмотрено рассмотрение и разрешение споров, связанных с секретными изобретениями, федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Роспатентом) и образуемой при нем палатой по патентным спорам.
По мнению специалистов, предусмотренная ст. 1248 ГК РФ палата по патентным спорам как функциональная структура призвана осуществлять подготовку экспертных заключений по результатам рассмотрения спора, которые могут быть положены в основание решения Роспатента (ненормативного правового акта государственного органа).
Для целей реализации положения указанной статьи, предусматривающей необходимость образования при Роспатенте палаты по патентным спорам, Правительством РФ принято распоряжение от 1 декабря 2008 г. N 1791-р. В результате реорганизации, проведенной в соответствии с этим распоряжением, в одном федеральном государственном учреждении сосредоточены подразделения, обеспечивающие выполнение всех подготовительных операций для принятия Роспатентом решения в соответствии с положениями части четвертой ГК РФ, что, по мнению Правительства РФ, позволит Роспатенту оптимизировать технологические процессы, использовать единую информационную инфраструктуру, сократить численность работников, занятых техническими и административными видами работ и, как следствие, сократить сроки рассмотрения дел.
После рассекречивания изобретения возражение против его выдачи должно подаваться и рассматриваться в том порядке, который предусмотрен для несекретных изобретений, т.е. федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Роспатентом) и образуемой при нем палатой по патентным спорам.
7. Секретным полезным моделям правовая охрана в рамках ГК РФ не предоставляется. В соответствии с положениями п. 5 ст. 1390 ГК РФ в случае, когда при рассмотрении в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявки на полезную модель установлено, что содержащиеся в ней сведения составляют государственную тайну, документы заявки засекречиваются в порядке, установленном законодательством о государственной тайне. При этом заявителю сообщается о возможности отзыва заявки на полезную модель или преобразования ее в заявку на секретное изобретение. Рассмотрение такой заявки приостанавливается до получения от заявителя соответствующего заявления или до рассекречивания заявки.
Статья 1402. Государственная регистрация секретного изобретения и выдача патента на него. Распространение сведений о секретном изобретении
Комментарий к статье 1402
1. Комментируемая статья устанавливает, что секретные изобретения регистрируются в соответствующем государственном реестре. Это означает, что несекретные и секретные изобретения регистрируются в едином государственном реестре, что подтверждается тем, что уполномоченные органы, зарегистрировавшие такое изобретение и выдавшие патент на секретное изобретение, уведомляют об этом федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Роспатент).
В настоящее время действует Административный регламент (утвержденный Приказом Минобрнауки России от 12 декабря 2007 г. N 346 и зарегистрированный Минюстом России 30 мая 2008 г. рег. N 11785).
Согласно п. 12.3 Административного регламента Государственный реестр, содержащий сведения, относящиеся к секретным изобретениям, хранится в Роспатенте, если решение о выдаче патента на секретное изобретение принято Роспатентом, или, если решение о выдаче патента на секретное изобретение принято уполномоченным органом, - в этом органе.
Сведения государственного реестра, относящиеся к секретным изобретениям, используются с соблюдением требований законодательства РФ о государственной тайне. После рассекречивания изобретения сведения, которые хранились в уполномоченном органе, передаются в Роспатент для их дальнейшего хранения и последующего внесения записей об изменениях и дополнениях.
Основанием для внесения в государственный реестр сведений о государственной регистрации секретного изобретения является решение о выдаче патента, принятое в установленном законодательством РФ порядке Роспатентом или уполномоченным органом.
Согласно п. 13.1.3 Административного регламента при государственной регистрации секретного изобретения Роспатент или, если решение о выдаче патента на секретное изобретение принято уполномоченным органом, этот орган вносит в государственный реестр следующие сведения:
- регистрационный номер секретного изобретения (номер патента);
- наименование федерального органа исполнительной власти, принявшего решение о выдаче патента на секретное изобретение;
- регистрационный номер заявки на выдачу патента;
- дата подачи заявки на выдачу патента;
- дата начала отсчета срока действия патента;
- дата (даты) приоритета секретного изобретения;
- сведения об авторе (авторах) изобретения: фамилия, имя, отчество (полностью), код (коды) страны (стран) его (их) места (мест) жительства в соответствии со стандартом ВОИС ST.3;
- сведения о патентообладателе: фамилия, имя, отчество (полностью), наименование юридического лица, его (их) место жительства, место нахождения с указанием кода страны в соответствии со стандартом ВОИС ST.3. Если патент выдан на имя Российской Федерации или субъекта Федерации, дополнительно указывается наименование государственного заказчика, выступающего от имени Российской Федерации, субъекта Федерации. Если патент выдан на имя исполнителя государственного или муниципального контракта, то в сведениях о патентообладателе дополнительно указывается, что он является исполнителем соответствующего контракта;
- адрес для переписки с патентообладателем или его представителем;
- условное название секретного изобретения;
- дополнительные сведения (в частности, сведения о наличии представителя патентообладателя, сведения о государственном заказчике, если патент выдан на имя исполнителя государственного или муниципального контракта);
- дата регистрации секретного изобретения (дата выдачи патента).
Согласно п. 13.2.2 Административного регламента в государственный реестр, содержащий сведения о секретном изобретении, Роспатент или уполномоченный орган, принявший решение о выдаче патента на секретное изобретение, под заголовком "Изменения и дополнения" вносит с указанием даты публикации изменения или дополнения следующие записи:
- об исправлении очевидных и технических ошибок в записях государственного реестра;
- о зарегистрированном договоре об отчуждении исключительного права на секретное изобретение;
- о зарегистрированном лицензионном (сублицензионном) договоре о предоставлении права использования секретного изобретения;
- о зарегистрированном договоре залога (последующего залога) исключительного права на секретное изобретение;
- о зарегистрированном изменении, внесенном в зарегистрированный договор;
- о расторжении (досрочном расторжении) зарегистрированного лицензионного (сублицензионного) договора;
- о зарегистрированном переходе исключительного права на секретное изобретение без договора;
- об аннулировании патента в связи с признанием его недействительным полностью или частично;
- о досрочном прекращении действия патента по заявлению патентообладателя;
- о досрочном прекращении действия патента из-за неуплаты в установленный срок патентной пошлины за поддержание патента в силе;
- о восстановлении действия патента;
- об изменении наименования и (или) адреса места нахождения патентообладателя - юридического лица;
- об изменении фамилии, имени, отчества автора, патентообладателя - физического лица и (или) изменении адреса места жительства патентообладателя, автора секретного изобретения;
- о продлении срока действия патента;
- о выдаче дубликата патента;
- об изменении адреса для переписки с патентообладателем или его представителем;
- о других изменениях, относящихся к регистрации секретного изобретения.
Запись об изменениях и дополнениях в сведения государственного реестра вносится лицом, уполномоченным Роспатентом, или иным уполномоченным органом (в отношении секретного изобретения).
Таким образом, регистрация секретного изобретения представляет собой внесение в государственный реестр сведений о секретном изобретении, признанном в установленном порядке соответствующим критериям патентоспособности. Гражданским кодексом РФ предусмотрено, что на несекретные и секретные изобретения выдается охранный документ одного вида - патент Российской Федерации. Следует отметить, что ранее на секретное изобретение выдавалось авторское свидетельство СССР (после рассекречивания изобретения), удостоверяющее исключительное право государства в целом. Патент же согласно ст. 1354 ГК РФ удостоверяет исключительное право конкретному лицу (в данном случае - автору - на неслужебное секретное изобретение, его работодателю - на служебное секретное изобретение, государству - на секретные изобретения, созданные за счет государственных средств).
Выдача патента Российской Федерации на секретное изобретение - это предоставление охранной грамоты лицу, на имя которого испрашивается патент. При наличии нескольких лиц, на имя которых испрашивался патент, им выдается один патент, как предусмотрено п. 1 ст. 1393 ГК РФ. Форма патента как на несекретное, так и на секретное изобретение, а также состав указываемых в нем сведений устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности (в данном случае - Минобрнауки России), а не уполномоченными органами (п. 3 ст. 1393 ГК).
Регистрация секретного изобретения и выдача патента на секретное изобретение, для которого установлена степень секретности "особой важности" или "совершенно секретно", а также на секретное изобретение, которое относится к средствам вооружения и военной технике и к методам и средствам в области разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности и для которого установлена степень секретности "секретно", осуществляется уполномоченным органом, принявшим решение о выдаче патента. Регистрация иных секретных изобретений и выдача патента на них осуществляются федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности.
Регистрация секретного изобретения и выдача патента на секретное изобретение происходят при условии уплаты соответствующей патентной пошлины. При непредставлении в установленном порядке документа, подтверждающего уплату патентной пошлины, регистрация секретного изобретения и выдача патента на секретное изобретение не осуществляются.
2. Соответствующий уполномоченный орган вносит исправления очевидных и технических ошибок в выданный патент на секретное изобретение и (или) в реестр, как, впрочем, и федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.
Однако вопрос о том, какие ошибки могут быть отнесены к "очевидным и техническим", не решен. Вместе с тем об очевидной ошибке может идти речь только в случае, когда написано явно не то, что подразумевалось, а предлагаемая поправка ошибки имеет такой характер, при котором из общедоступных знаний для специалиста следует, что ничего, кроме предложенной поправки, не могло быть предпринято.
Что касается исправления очевидных ошибок, то оно должно производиться по инициативе патентообладателя, а исправление технических ошибок (ошибки грамматические и орфографические, ошибки, обусловленные пропуском букв, слов, фраз, опечатки, ошибки при переносе данных из документов заявки в реестр или патент и т.п.) может быть осуществлено как по инициативе патентообладателя, так и по инициативе уполномоченного органа.
3. Передача сведений, признанных в установленном порядке секретными, в том числе и сведений о секретных изобретениях, регулируется законодательством о государственной тайне. В частности, разд. V Закона о государственной тайне регулирует порядок передачи сведений между органами государственной власти, предприятиями, учреждениями и организациями.
Так, например, ст. 16 Закона о государственной тайне устанавливает, что взаимная передача сведений, составляющих государственную тайну, осуществляется органами государственной власти, предприятиями, учреждениями и организациями, не состоящими в отношениях подчиненности и не выполняющими совместных работ с санкции органа государственной власти, в распоряжении которого находятся эти сведения. Обязательным условием для передачи сведений, составляющих государственную тайну, является допуск предприятий, учреждений и организаций к проведению работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, созданием средств защиты информации, а также с осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг по защите государственной тайны. Такого рода допуск осуществляется путем получения лицензий на проведение работ со сведениями соответствующей степени секретности в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 1995 г. N 333 "О лицензировании деятельности предприятий, учреждений и организаций по проведению работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, созданием средств защиты информации, а также с осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг по защите государственной тайны" <1>.
--------------------------------
<1> Собрание законодательства РФ. 1995. N 17. Ст. 1540.
Закон о государственной тайне в ст. ст. 21 - 25 регламентирует процедуру допуска лиц к сведениям, составляющим государственную тайну. При оформлении допуска лицо берет на себя обязательства по нераспространению секретных сведений и ответственность за нарушение этих обязательств. Подписка о неразглашении и иные формальные свидетельства допуска, например специальные положения трудового договора, могут служить основанием для привлечения к уголовной ответственности по ст. 283 УК РФ. Согласно данной статье субъектом преступления является любое лицо, которому государственная тайна была доверена или стала известна по службе или работе. При этом понятие "по работе" является достаточно широким, поскольку профессиональная деятельность любого гражданина, в процессе которой ему стали известны сведения, составляющие государственную тайну, может подпадать под данную статью.
Однако в ст. 1 Закона о государственной тайне имеется ограничение его действия по кругу лиц. Требования данного Закона обязательны для исполнения органами законодательной, исполнительной и судебной власти, органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями независимо от их организационно-правовой формы, должностными лицами и гражданами, взявшими на себя обязательства или обязанными по своему статусу исполнять требования законодательства РФ о государственной тайне. Таким образом, указанная статья ограничивает круг лиц, на которых возложена обязанность в том числе обеспечивать сохранность сведений, составляющих государственную тайну. Ответственность за разглашение государственной тайны для допущенных к ней лиц предполагает в соответствии со ст. 21 Закона о государственной тайне предварительное добровольное согласие на такой допуск.
Следует отметить, что Федеральный закон от 6 октября 1997 г. N 131-ФЗ <1>, внесший изменения и дополнения в Закон о государственной тайне, установил особый порядок допуска к государственной тайне членов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы, судей на период исполнения ими своих полномочий, адвокатов, участвующих в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по делам, связанным со сведениями, составляющими государственную тайну.
--------------------------------
<1> Собрание законодательства РФ. 1997. N 41. Ст. 4673.
Постановлением Правительства РФ от 28 октября 1995 г. N 1050 утверждена Инструкция о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне (с изменениями от 18 мая 2009 г.) <1>. Положения данной Инструкции обязательны для выполнения органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Федерации, органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями независимо от их организационно-правовой формы, которые выполняют работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, либо стремятся в установленном порядке получить лицензию на право проведения таких работ.
--------------------------------
<1> Там же. N 43. Ст. 4987.
В процессе оформления заявки на секретное изобретение решается вопрос о присвоении заявке определенного грифа секретности. Для этого используются ведомственные перечни сведений, подлежащих засекречиванию. Данные ведомственные перечни имеют гриф секретности и, как правило, не публикуются. В этой связи вопрос о правомерности обращения к этим перечням является весьма актуальным, поскольку заявки на секретные изобретения и продукция с их использованием частенько выходят за пределы этих ведомств.
Указ Президента РФ от 30 ноября 1995 г. N 1203 "Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне" (в редакции Указа Президента РФ от 30 сентября 2009 г. N 1088) <1>, распределяющий полномочия по засекречиванию определенных категорий сведений между федеральными органами исполнительной власти, прямо предписывает, что данные органы вправе утверждать подобные перечни в отношении своих сфер ведения.
--------------------------------
<1> Собрание законодательства РФ. 1995. N 49. Ст. 4775.
Статья 1403. Изменение степени секретности и рассекречивание изобретений
Комментарий к статье 1403
1. По мере развития мировой науки и техники некоторые ранее секретные изобретения становятся общедоступными и де-факто перестают быть секретными по своему содержанию. Изменяется со временем и степень секретности таких изобретений. В подобных случаях в порядке, установленном законодательством о государственной тайне, возможно как изменение степени секретности (в сторону ее понижения), так и рассекречивание отдельных изобретений. Кроме того, в том же порядке допускаются также изменение и снятие вообще грифов секретности с документов заявки и с патента на секретное изобретение.
Закон о государственной тайне (разд. III и IV) и принятые в соответствии с этим Законом Правила отнесения сведений, составляющих государственную тайну, к различным степеням секретности (утверждены Постановлением Правительства РФ от 4 сентября 1995 г. N 870) регламентируют вопросы изменения степени секретности и рассекречивания сведений. Указанные Правила являются обязательными для исполнения при разработке развернутого перечня сведений, подлежащих засекречиванию, а также при подготовке предложений предприятиями, учреждениями и организациями о включении в перечень сведений, которые они разрабатывают. Нормы действующих Правил позволяют расширительно толковать содержание сведений, которые именно по этим Правилам квалифицируются как сведения, составляющие государственную тайну, и получают соответствующий гриф секретности. Степень секретности может быть изменена в связи с появлением объективных факторов, вызывающих необходимость ее корректировки (изменение международной обстановки, появление новых достижений науки и техники, снятие того или иного изделия с вооружения и т.д.).
2. В случае повышения степени секретности изобретения Роспатент передает документы заявки на секретное изобретение в зависимости от их тематической принадлежности в соответствующий уполномоченный орган (п. 2 ст. 1403 ГК), который осуществляет дальнейшее делопроизводство. В комментируемом случае для обеспечения непрерывности и преемственности в рассмотрении заявки вместе с собственно документами заявки, перечень которых определен в п. 2 ст. 1375 ГК РФ, передаются и все материалы, содержащиеся в деле заявки на момент передачи (в частности, переписка между федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности и заявителем, представленные заявителем дополнительные материалы, отчет об информационном поиске и др.).
3. При понижении степени секретности изобретения документы заявки по-прежнему остаются секретными, и даже если изобретение и заявка стали иметь степень секретности "секретно" и согласно п. 2 ст. 1401 ГК РФ могли бы быть рассмотрены в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности, такая заявка продолжает рассматриваться в уполномоченном органе.
4. При рассекречивании сведений следует руководствоваться требованиями ст. 13 Закона о государственной тайне, содержащей нормы, регламентирующие порядок рассекречивания сведений, и нормами ст. 14 указанного Закона, регламентирующими порядок рассекречивания носителей сведений, составляющих государственную тайну. Рассекречивание сведений и их носителей - это снятие ранее введенных в предусмотренном законом порядке ограничений на распространение сведений, составляющих государственную тайну, и на доступ к их носителям. Основаниями для рассекречивания сведений могут явиться, например:
- принятие на себя Российской Федерацией международных обязательств по открытому обмену сведениями, составляющими в России государственную тайну;
- изменение объективных обстоятельств, вследствие которого дальнейшая защита сведений, составляющих государственную тайну, является нецелесообразной.
В соответствии с установленным порядком органы государственной власти обязаны периодически, но не реже чем через каждые пять лет, пересматривать содержание действующих перечней сведений, подлежащих засекречиванию, в части обоснованности засекречивания сведений и их соответствия установленной ранее степени секретности. Срок засекречивания сведений, составляющих государственную тайну, не должен превышать 30 лет. В исключительных случаях этот срок может быть продлен. Носители сведений, составляющих государственную тайну, рассекречиваются не позднее сроков, установленных при их засекречивании. До истечения этих сроков носители подлежат рассекречиванию, если изменены положения действующего перечня, на основании которых они были засекречены.
Закон о государственной тайне не содержит положений, касающихся порядка изменения степени секретности сведений, составляющих государственную тайну, а также порядка изменения грифов секретности носителей этих сведений. Рассекречивание изобретений возможно как после выдачи патента на секретное изобретение, так и в процессе рассмотрения заявки на выдачу такого патента.
В рамках комментируемой статьи нельзя не коснуться вопроса о рассекречивании секретных изобретений, на которые выданы авторские свидетельства СССР или были поданы заявки на выдачу авторских свидетельств или патентов СССР. Соглашением о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений, подписанным на заседании Совета глав правительств стран Содружества Независимых Государств в г. Минске 4 июня 1999 г. (ратифицировано Федеральным законом от 3 января 2006 г. N 4-ФЗ) <1>, были утверждены Правила, предусматривающие порядок рассекречивания секретных изобретений, на которые выданы авторские свидетельства СССР или поданы заявки на выдачу авторских свидетельств или патентов СССР в соответствии с патентным законодательством СССР.
--------------------------------
<1> Собрание законодательства РФ. 2006. N 2. Ст. 169.
В соответствии с указанными Правилами рассмотрение возможности рассекречивания секретных изобретений, на которые выданы авторские свидетельства СССР, может быть осуществлено по инициативе любой стороны (государства - участника данного Соглашения).
При этом решение о необходимости рассекречивания секретного изобретения принимается заинтересованной стороной в порядке, предусмотренном ее национальным законодательством, регулирующим рассекречивание сведений, относящихся к государственным секретам.
Рассекречивание сведений о секретных изобретениях с грифом "совершенно секретно", на которые выданы авторские свидетельства СССР на основании решений министерств и ведомств СССР и сведения о которых распространялись в СССР в специальных отраслевых и межотраслевых изданиях, осуществляется в порядке, предусмотренном настоящими Правилами.
Статья 1404. Признание недействительным патента на секретное изобретение
Комментарий к статье 1404
1. Комментируемая статья предусматривает, что возражение против выдачи патента на секретное изобретение подается и рассматривается в административном порядке федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Постановлением Правительства РФ от 2 октября 2004 г. N 514 "О федеральных органах исполнительной власти, уполномоченных рассматривать заявки на выдачу патента на изобретения, содержащие сведения, составляющие государственную тайну".
2. Правила рассмотрения и разрешения споров, связанных с секретными изобретениями, устанавливаются соответствующим уполномоченным органом (в отличие от аналогичных споров, рассматриваемых федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности и образуемой при нем палатой по патентным спорам, где правила рассмотрения и разрешения устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности). Решения уполномоченных органов вступают в силу со дня их принятия. Они могут быть оспорены в суде в установленном законом порядке, что вытекает из нормы п. 2 ст. 11 ГК РФ. Однако после рассекречивания изобретения возражение против его выдачи должно подаваться и рассматриваться в том порядке, который предусмотрен для несекретных изобретений п. 2 ст. 1398 ГК РФ.
3. В Роспатент также может быть подано возражение против выдачи патента на секретное изобретение. Основаниями для этого являются те же факторы, которые установлены подп. 1 - 3 п. 1 ст. 1398 ГК РФ.
Принятое по возражению решение Роспатента и уполномоченного органа должно быть утверждено руководством этого органа и вступает в силу со дня его утверждения. Как любое другое решение, принятое в административном порядке, данное решение в соответствии с п. 2 ст. 11 ГК РФ может быть оспорено в суде.
Для реализации указанного положения Роспатентом был издан Приказ от 11 декабря 2003 г. N 164 "О внесении изменений и дополнений в Правила подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам" (зарегистрирован в Минюсте России 18 декабря 2003 г. регистрационный N 5339) <1>.
--------------------------------
<1> Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2004. N 1.
Изменения и дополнения включают положения, регламентирующие особенности подачи возражений, касающихся заявок и патентов на секретные изобретения, рассмотрение и выдача которых были осуществлены непосредственно Роспатентом.
Итак, в Роспатент может быть подано возражение против выдачи патента на секретное изобретение в случае:
- несоответствия запатентованного секретного изобретения условиям патентоспособности;
- наличия в формуле секретного изобретения, которая содержится в решении о выдаче патента, признаков, отсутствовавших на дату подачи заявки в описании секретного изобретения и в формуле секретного изобретения, если заявка на дату ее подачи содержала формулу;
- выдачи патента при наличии нескольких заявок на идентичные изобретения, имеющих одну и ту же дату приоритета.
Возражение может быть подано любым лицом в течение всего срока действия патента на секретное изобретение.
Действия, связанные с подачей возражения, указанное лицо может совершать как лично, так и через уполномоченного им представителя, в том числе патентного поверенного, зарегистрированного в Роспатенте и имеющего соответствующий допуск к сведениям, составляющим государственную тайну.
Полномочия представителя, а в соответствующих случаях - патентного поверенного подтверждаются доверенностью, содержащей указание объема его полномочий.
Любое действие представителя, включая патентного поверенного, в пределах предоставленных ему полномочий или любое действие Роспатента, как и патентного поверенного, имеют те же последствия, что и действия доверителя или действия по отношению к доверителю.
Возражение составляется в произвольной форме, представляется в машинописном виде, подписывается лицом (лицами), его подавшим (подавшими), или его представителем. От имени юридического лица возражение подписывается руководителем организации или иным лицом, уполномоченным на это в установленном порядке, с указанием его должности; подпись скрепляется печатью юридического лица.
Возражение должно содержать обоснование неправомерности выдачи патента на секретное изобретение.
В случае представления дополнительных материалов к возражению проверяется, не изменяют ли они мотивы, приведенные в подтверждение наличия оснований для признания патента недействительным, полностью или частично.
Дополнительные материалы считаются изменяющими упомянутые мотивы, если в них указано на нарушение иных, чем в возражении, условий патентоспособности изобретения либо приведены отсутствующие в возражении источники информации.
Такие материалы могут быть оформлены в качестве самостоятельного возражения, поданного в соответствии с условиями подачи возражений.
Возражение должно относиться к одному запатентованному секретному изобретению.
Вместо подачи возражения, повторяющего содержание ранее поданного возражения того же лица, не принятого к рассмотрению, допускается подача просьбы о рассмотрении в качестве такого возражения материалов ранее поданного возражения. При этом уплата пошлины или зачет ранее уплаченной пошлины производится в установленном порядке.
Не принимаются к рассмотрению возражения, относящиеся к выдаче патента на секретное изобретение, действие которого прекращено.
Поступившее возражение регистрируется, и ему присваивается входящий номер.
В случае если поступившее возражение отвечает условиям его подачи, лицу, подавшему возражение, не позднее одного месяца с даты его поступления в Роспатент направляется уведомление о принятии возражения к рассмотрению, в котором указывается дата проведения заседания по рассмотрению возражения.
Экземпляр возражения вместе с уведомлением о принятии его к рассмотрению направляется с использованием средств специальной связи обладателю исключительного права на секретное изобретение с предложением до даты проведения заседания представить отзыв в Роспатент и лицу, подавшему возражение.
В необходимых случаях на заседание по рассмотрению возражения может быть приглашено лицо, принимавшее решение по результатам экспертизы и имеющее соответствующий допуск.
Статья 1405. Исключительное право на секретное изобретение
Комментарий к статье 1405
1. При использовании запатентованного секретного изобретения патентообладатель должен учитывать, что согласно положениям ст. ст. 9 и 10 Закона о государственной тайне информация об изобретении, признанном в установленном порядке секретным, переходит в распоряжение органа государственной власти, руководитель которого принял решение о ее засекречивании. Кроме того, ст. 24 указанного Закона предусматривает возможность временного ограничения прав лиц, допущенных или ранее допускавшихся к государственной тайне, на распространение сведений, составляющих государственную тайну, и на использование изобретений, содержащих такие сведения.
2. В отличие от п. 2 ст. 30.6 Патентного закона РФ в комментируемой статье прямо говорится о регистрации как договора об отчуждении патента, так и лицензионного договора на использование секретного изобретения в органе, выдавшем патент на секретное изобретение, или его правопреемнике. В настоящее время такими органами являются федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (Роспатент) и соответствующий уполномоченный орган. Учитывая, что законодательство о государственной тайне устанавливает ограничения на передачу сведений, составляющих государственную тайну, между предприятиями, организациями и гражданами, патентообладатель ограничен в возможности поиска потенциальных лицензиатов, а также в выдаче лицензий и уступке патента, поскольку при этом неизбежно происходит передача сведений об изобретении.
3. Подача заявления об открытой лицензии или публичное предложение заключить договор об отчуждении патента вступали бы в противоречие с установленными законодательством о государственной тайне ограничениями передачи соответствующих сведений, так как данные заявление и предложение предполагают передачу сведений об изобретении любому лицу. Кроме того, такие заявления и предложения не могли бы быть опубликованы, поскольку ГК РФ запрещает публикацию сведений о заявке и патенте на секретное изобретение.
4. Изъятие института принудительной лицензии в отношении запатентованного секретного изобретения продиктовано тем, что в отношении секретных изобретений соображения сохранения государственной тайны превалируют над доводами наполнения рынка соответствующим товаром. Вместе с тем следует отметить, что в отношении запатентованных секретных изобретений сохраняется предусмотренное ст. 1360 ГК РФ право Правительства РФ разрешить использование изобретения в интересах обороны и безопасности без согласия патентообладателя с уведомлением его об этом в кратчайший срок и с выплатой ему соразмерной компенсации.
5. Свои особенности присущи трактовке нарушения исключительного права обладателя патента на секретное изобретение. С одной стороны, как и для обычных изобретений, не являются нарушением данного права те же действия, которые предусмотрены ст. 1359 ГК РФ. С другой стороны, не является нарушением исключительного права обладателя патента на секретное изобретение использование секретного изобретения лицом, которое именно вследствие применения режима секретности не знало и не могло на законных основаниях знать о наличии патента на данное изобретение.
Иное отношение к поведению указанного лица предусматривается п. 5 комментируемой статьи после рассекречивания изобретения или уведомления пользователя патентообладателем о наличии патента на данное изобретение. В подобных случаях пользователь должен прекратить использование изобретения или заключить с патентообладателем лицензионный договор.
Единственное исключение сделано для случаев преждепользования. Как и для лиц, использовавших обычные изобретения, для лица, которое до даты приоритета секретного изобретения добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняется право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования.
Лица, которые на законных основаниях не имеют доступа к информации о патентах на секретные изобретения, являются (в случае, если они, например, совершают действия, которые попадают в сферу действия исключительного права обладателя патента на секретное изобретение) "невиновными нарушителями". Учитывая установленные законодательством ограничения на передачу сведений о секретных изобретениях, до рассекречивания запатентованного изобретения нарушителями могут являться только те лица, которые на законных основаниях имели доступ к сведениям о выданном патенте и использовали запатентованное изобретение без согласия патентообладателя в нарушение положений ГК РФ. После рассекречивания изобретения или ознакомления с ним в установленном Законом о государственной тайне порядке "невиновный нарушитель" несет ответственность только за последующие действия, но не за те, которые он совершал до рассекречивания (ознакомления).
6. Учитывая, что законодательство о государственной тайне устанавливает ограничения на передачу сведений, составляющих государственную тайну, между предприятиями, организациями и гражданами, патентообладатель ограничен в возможности поиска потенциальных лицензиатов, а также в выдаче лицензий и отчуждении патента, поскольку при этом неизбежно происходит передача сведений об изобретении.
Постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2008 г. N 1020 утверждены Правила государственной регистрации договоров о распоряжении исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных и перехода без договора исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных (далее - Правила). Настоящие Правила применяются к договорам об отчуждении патента на секретное изобретение и лицензионным договорам на использование секретного изобретения в случаях, не противоречащих законодательству РФ.
В развитие данного нормативного правового акта разработан Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по регистрации договоров о предоставлении права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, охраняемые программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем, а также договоров коммерческой концессии на использование объектов интеллектуальной собственности, охраняемых в соответствии с патентным законодательством Российской Федерации, который также предусматривает, что в отношении секретных изобретений в соответствии с п. 2 ст. 1405 ГК РФ подлежат регистрации договор об отчуждении патента, а также лицензионный (сублицензионный) договор на использование секретного изобретения. При этом использование секретного изобретения и распоряжение исключительным правом на секретное изобретение осуществляются с соблюдением законодательства о государственной тайне (см. п. 9.9.12 Административного регламента).
К договорам в отношении секретных изобретений применяются требования п. 9.9 Административного регламента.
Для государственной регистрации в Роспатент согласно требованиям Правил и Административного регламента представляются:
а) заявление о государственной регистрации по форме, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности;
б) договор в двух экземплярах;
в) документ, подтверждающий уплату пошлины в установленном размере;
г) копия договора (незаверенная).
Заявление и прилагаемые к нему документы в случае содержания в них сведений, составляющих государственную тайну, подаются в Роспатент с использованием средств специальной связи и через структурные подразделения органов государственной власти, учреждений, организаций, предприятий по защите государственной тайны.
Заявление подписывается всеми лицами, которым принадлежит патент, если их согласие на отчуждение исключительного права на секретное изобретение, предоставление права использования секретного изобретения, изменения, касающиеся существенных условий зарегистрированного договора о распоряжении исключительным правом, и расторжение зарегистрированного договора о распоряжении исключительным правом, а также на переход исключительного права на секретное изобретение без договора другому лицу не зафиксировано ни в каком другом представляемом документе.
В соответствии с положениями Правил и Административного регламента для государственной регистрации досрочного расторжения зарегистрированного договора в одностороннем порядке гражданин или юридическое лицо, являющиеся сторонами договора, или их представитель подают следующие документы:
а) заявление о государственной регистрации по форме, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности;
б) документ, подтверждающий уплату пошлины в установленном размере.
В случае расторжения зарегистрированного договора на основании решения суда к указанным документам дополнительно прилагается соответствующее решение суда.
Следует отметить, что в Роспатент должны представляться подлинники документов или их нотариально удостоверенные копии, не имеющие подчисток и (или) приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений.
Если документ имеет более одного листа, листы документа должны быть прошиты и пронумерованы.
Соответствующие документы должны иметь подписи сторон или определенных законодательством РФ должностных лиц. Наименования юридических лиц должны быть даны в представляемых документах без сокращения и с указанием их места нахождения. Фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства должны быть указаны полностью.
В отношении государственной регистрации договоров и изменений, касающихся существенных условий зарегистрированных договоров, расторжения зарегистрированных договоров, а также перехода исключительного права без договора, Роспатентом на основании Правил и Административного регламента будут осуществлены необходимые юридически значимые действия в случае, если:
а) документы представлены в отношении зарегистрированного секретного изобретения, правовая охрана которого не прекращена или не признана недействительной в установленном порядке;
б) сведения о патентообладателе, предмете договора (номер патента, объем правовой охраны) или сторонах по договору соответствуют сведениям, имеющимся в государственном реестре;
в) в возмездном договоре об отчуждении исключительного права на секретное изобретение имеется условие о вознаграждении или порядке его определения;
г) в договоре не содержится внутренних противоречий;
д) права, являющиеся предметом договора, не выходят за пределы имеющихся у стороны договора прав;
е) при расторжении договора в одностороннем порядке в договоре содержится положение о возможности такого порядка расторжения договора.
Для государственной регистрации перехода исключительного права без договора гражданин, или юридическое лицо, или их представитель подают в Роспатент следующие документы:
а) заявление о государственной регистрации перехода исключительного права без договора по форме, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности;
б) документы, подтверждающие переход исключительного права без договора;
в) документ, подтверждающий уплату пошлины в установленном размере.
В случае ведения дел через представителя представляется доверенность, удостоверяющая его полномочия.
По результатам рассмотрения заявления о государственной регистрации Роспатент осуществляет государственную регистрацию договора, изменения, расторжения зарегистрированного договора или перехода исключительного права без договора или отказывает в такой регистрации.
Рассмотрение заявления о государственной регистрации, регистрация (или отказ в регистрации) и уведомление заявителя осуществляются в двухмесячный срок со дня поступления документов. В случае отказа в государственной регистрации договора, изменения или расторжения зарегистрированного договора и (или) перехода исключительного права без договора лицо, подавшее заявление о государственной регистрации, уведомляется об этом с указанием причин.
В случае удовлетворения заявления о государственной регистрации соответствующие сведения вносятся в государственный реестр.
При отказе в удовлетворении заявления о регистрации заявителю направляется уведомление об отказе в регистрации с указанием оснований для отказа. В случае отказа в регистрации договора, изменения или расторжения договора по соглашению сторон заявителю возвращаются два подлинных экземпляра договора или выписки из договора, содержащей его существенные условия, соглашения об изменении или расторжении договора. При отказе в регистрации договора, изменении или расторжении договора в отношении секретного изобретения, перехода исключительного права без договора заявителю также возвращается документ, подтверждающий уплату пошлины за регистрацию.
7. Гражданский кодекс РФ не допускает обращение взыскания на исключительное право на секретное изобретение, содержащее сведения, составляющие государственную тайну, по обязательствам его обладателя, поскольку распространение таких сведений может нанести ущерб безопасности Российской Федерации.
§ 8. Защита прав авторов и патентообладателей
Статья 1406. Споры, связанные с защитой патентных прав
Комментарий к статье 1406
1. Нормы настоящей статьи имеют не только материально-правовое, но и процессуальное значение. Пункт 1 данной статьи определяет категории патентных споров, подведомственных суду, а п. 2 - споров, рассматриваемых в административном порядке. В Патентном законе РФ ст. 31 ограничивалась определением тех категорий дел, связанных с охраной прав, удостоверяемых патентом, которые рассматривались судом, т.е. без соблюдения досудебного порядка рассмотрения спора.
В абз. 1 п. 1 комментируемой статьи не конкретизируется распределение категорий дел в соответствии с компетенцией судов в Российской Федерации. Согласно ст. 4 Федерального конституционного закона от 31 декабря 1996 г. N 1-ФКЗ "О судебной системе Российской Федерации" <1> в Российской Федерации действуют федеральные суды, конституционные (уставные) суды и мировые судьи субъектов Российской Федерации, составляющие судебную систему Российской Федерации.
--------------------------------
<1> Собрание законодательства РФ. 1997. N 1. Ст. 1.
Третейские суды не входят в систему государственных судов, однако споры в сфере патентного права могут быть рассмотрены третейскими судами в соответствии с Федеральным законом от 24 августа 2002 г. N 102-ФЗ "О третейских судах в Российской Федерации" <1>. В соответствии со ст. 2 данного Закона под третейским судом понимается постоянно действующий третейский суд или третейский суд, образованный сторонами для решения конкретного спора. В связи с тем, что по-прежнему не у всех судей достаточно опыта работы в сфере патентного права, а также с чрезвычайной загруженностью судов общей юрисдикции в литературе неоднократно высказывались вполне обоснованные мнения о необходимости создания специализированного постоянного третейского суда в сфере авторского права и смежных прав <2>, а также по спорам в сфере интеллектуальной собственности. У третейской формы разбирательства дел в сфере интеллектуальной собственности есть определенные преимущества:
--------------------------------
<1> Российская газета. 27.07.2002. N 137.
<2> Бузова Н., Моргунова Е. Третейский суд // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2000. N 5 - 6. С. 42 - 49.
- возможность рассмотрения спора компетентными лицами;
- более быстрое и дешевое производство;
- возможность при рассмотрении дела с участием иностранцев предусмотреть применение к спору законодательства зарубежных стран;
- более быстрое рассмотрение спора;
- возможность обеспечения конфиденциальности рассмотрения спора, что особенно важно при разрешении споров, касающихся секретов производства (ноу-хау).
В третейский суд может по соглашению сторон третейского разбирательства передаваться любой спор, вытекающий из гражданских правоотношений, если иное не установлено федеральным законом. Согласно ст. 3 ГПК РФ по соглашению сторон спор, подведомственный суду общей юрисдикции, возникающий из гражданских правоотношений, до принятия судом первой инстанции судебного постановления, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, может быть передан сторонами на рассмотрение третейского суда, если иное не установлено федеральным законом.
Рассмотрение дел третейскими судами имеет важное значение также в связи с тем, что в настоящее время в Российской Федерации нет специализированных судов, рассматривающих дела в сфере интеллектуальной собственности. В некоторых странах такие суды созданы, например, Суд по интеллектуальной собственности и международной торговле создан в Таиланде с целью преодоления разногласий по торговым аспектам прав на интеллектуальную собственность между США и Европейским союзом, с одной стороны, и Таиландом - с другой. При этом для дачи свидетельских показаний в суде могут использоваться современные средства связи и, таким образом, посредством телевизионной связи могут быть допрошены свидетели, которые находятся вне суда, в том числе и в других странах. Из трех судей, которые составляют коллегию, рассматривающую дела по интеллектуальной собственности, два должны иметь опыт в этой сфере.
Законом США 1982 г. был создан Федеральный апелляционный суд, которому предоставлена исключительная юрисдикция рассмотрения патентных дел и обеспечения единообразия в осуществлении патентного права в региональных объединениях. Представленные в нем 16 судей имеют различную профессиональную подготовку, включая научную, что позволяет им вникать в технические проблемы и применять соответствующие законы <1>.
--------------------------------
<1> Правовая охрана интеллектуальной собственности в США / Сост. Л.Г. Кравец. М., 2001. С. 57.
В некоторых странах СНГ предусматривается создание специализированных судов. Например, в Республике Беларусь создана судебная коллегия, рассматривающая патентные дела в качестве суда первой инстанции и по вновь открывшимся обстоятельствам. В соответствии со ст. 62 Закона Республики Беларусь от 27 августа 1998 г. "О судоустройстве и статусе судей в Республике Беларусь" судьи должны иметь стаж работы в области патентования не менее трех лет и могут иметь как высшее юридическое, так и высшее техническое или естественнонаучное образование.
2. Разграничение компетенции между судами общей юрисдикции и арбитражными судами определяется методом исключения. Те споры, которые не подведомственны арбитражным судам, входят в компетенцию судов общей юрисдикции. Согласно ст. 27 АПК РФ арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности.
Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее - индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных АПК РФ и иными федеральными законами, - с участием Российской Федерации, субъектов Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя.
3. Спор об авторстве изобретения, полезной модели, промышленного образца рассматривается судами общей юрисдикции. В соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 23, ст. 24 ГПК РФ дела, возникающие из отношений по созданию и использованию результатов интеллектуальной деятельности, рассматриваются районными судами. Как отмечается в п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26 марта 2009 г., определяя подведомственность дел, связанных с применением положений части четвертой ГК РФ, судам надлежит исходить из следующего.
Споры о том, кто является автором результата интеллектуальной деятельности, подведомственны судам общей юрисдикции как не связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Подведомственность споров о нарушениях интеллектуальных прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, об установлении патентообладателя, о праве преждепользования и послепользования, а также споров, вытекающих из договоров об отчуждении исключительного права и лицензионных договоров, определяется исходя из субъектного состава участников спора, если такой спор связан с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности.
В качестве автора может выступать физическое лицо, чьим творческим трудом созданы изобретение, полезная модель или промышленный образец. При рассмотрении дел о признании интеллектуальных прав (при применимом российском праве) подлежит применению российское законодательство, действовавшее на момент возникновения соответствующего права. Так, автор изобретения, полезной модели или промышленного образца определяется на основе законодательства, действовавшего на дату подачи заявки на выдачу патента на это изобретение, полезную модель или промышленный образец.
4. Споры об установлении патентообладателя могут быть связаны с определением авторства изобретения. При подаче заявки лицом, не являющимся автором изобретения или иного объекта патентного права, без приобретения права на получение патента на основании закона или договора автор может обратиться в суд с иском как об установлении авторства, так и о признании его в качестве патентообладателя. Споры об установлении патентообладателя могут возникать при создании объекта в качестве служебного, по договору заказа, в том числе при выполнении государственных или муниципальных контрактов. При установлении в качестве патентообладателя публично-правового образования от его имени могут выступать уполномоченные государственные органы, органы местного самоуправления, юридические лица, например Федеральное агентство по защите военных, двойных и специальных технологий (ФАПРИД). Подведомственность такого рода споров зависит от субъектного состава участников правоотношения.
5. Споры о нарушении исключительного права согласно п. 1 ст. 1229 ГК РФ - это споры о применении мер ответственности, предусмотренных ст. ст. 1250, 1252, 1253 ГК РФ. Нарушение исключительного права состоит в использовании соответствующего результата интеллектуальной деятельности без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ. Использование результата интеллектуальной деятельности (в том числе использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную ГК РФ, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.
6. Споры о заключении, исполнении, изменении и прекращении договоров затрагивают любые виды договоров, в которых присутствуют условия о распоряжении исключительным правом, в том числе договоры об отчуждении исключительного права, лицензионные договоры, договоры залога, доверительного управления, купли-продажи, аренды предприятия, в состав которого входят патентные права, и др.
7. В подп. 5 и 6 п. 1 настоящей статьи говорится о спорах о праве преждепользования и послепользования. Право преждепользования представляет собой право лица, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца (ст. ст. 1381 и 1382 ГК) добросовестно использовало на территории РФ созданное независимо от автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования (см. комментарий к ст. 1361 ГК).
Право послепользования - это право лица, которое в период между датой прекращения действия патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец и датой публикации в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности сведений о восстановлении действия патента начало использование изобретения, полезной модели или промышленного образца либо сделало в указанный период необходимые к этому приготовления, на дальнейшее его безвозмездное использование без расширения объема такого использования (см. комментарий к ст. 1400 ГК).
8. В подп. 7 п. 1 комментируемой статьи имеются в виду споры о вознаграждении за служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец, за изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные при выполнении работ по договору, за промышленный образец, созданный по заказу, и за изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту (см. комментарий к ст. ст. 1370 - 1373 ГК). Согласно п. 3 ст. 1345 ГК РФ право на вознаграждение за использование служебного изобретения, полезной модели или промышленного образца относится к иным интеллектуальным правам, не являющимся исключительными или личными неимущественными правами.
9. В подп. 8 п. 1 комментируемой статьи упоминаются споры о размере, сроке и порядке выплаты компенсаций, которые отличаются от выплаты вознаграждения автору (подп. 7) и выплачиваются, как правило, патентообладателю. Так, например, в соответствии с подп. 3 ст. 1359 ГК РФ использование изобретения, полезной модели или промышленного образца при чрезвычайных обстоятельствах (стихийных бедствиях, катастрофах, авариях) осуществляется с уведомлением патентообладателя в кратчайший срок о таком использовании без его согласия, но с последующей выплатой ему соразмерной компенсации.
В соответствии со ст. 1360 ГК РФ Правительство РФ имеет право в интересах обороны и безопасности разрешить использование изобретения, полезной модели или промышленного образца без согласия патентообладателя с уведомлением его об этом в кратчайший срок и с выплатой ему соразмерной компенсации.
Пункт 4 ст. 1370 ГК РФ устанавливает, что при подаче заявки на служебное изобретение или иной объект патентного права работником (если, например, работодатель отказался от реализации принадлежащих ему прав) работодатель в течение срока действия патента имеет право использования служебного изобретения, служебной полезной модели или служебного промышленного образца в собственном производстве на условиях простой (неисключительной) лицензии с выплатой патентообладателю компенсации. В соответствии с п. 3 ст. 1392 ГК РФ лицо, использующее заявленное изобретение в период временной охраны, выплачивает патентообладателю после получения им патента денежную компенсацию. Во всех вышеназванных случаях размер компенсации, сроки, порядок выплаты определяются соглашением сторон, а в случае спора - судом.
Как отмечается в п. 56 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26 марта 2009 г., согласно подп. 8 п. 1 ст. 1406 ГК РФ суды рассматривают, в частности, споры о размере, сроке и порядке выплаты компенсаций, предусмотренных ГК РФ. При этом данная норма не предполагает возможности патентообладателя защищать свои нарушенные права путем заявления требования о взыскании компенсации, предусмотренной п. 3 ст. 1252 Кодекса. Такого рода способ защиты прав не предусмотрен положениями гл. 72 ГК РФ.
Указанную норму суды применяют, рассматривая споры о компенсациях как виде вознаграждения, уплачиваемого на основании п. 3 ст. 1359, ст. 1360, абз. 2 п. 4 ст. 1370, п. 3 ст. 1392 ГК РФ.
10. К другим спорам, рассматриваемым судом без соблюдения административного порядка, относятся, например, споры о выдаче принудительной лицензии (ст. 1362 ГК).
11. Те категории дел, которые перечислены в п. 2 комментируемой статьи, предполагают досудебный административный порядок их разрешения. Статьей 11 ГК РФ предусмотрены административная и судебная формы защиты. В сфере "промышленной собственности" административная форма защиты нашла свое выражение в деятельности специального органа при Роспатенте - Палаты по патентным спорам, функции которой ранее выполняли Апелляционная палата и Высшая патентная палата.
Существование двухступенчатой административной системы влекло затягивание разрешения отдельных категорий споров, в связи с чем в Патентном законе и в Законе о товарных знаках было предусмотрено создание единого административного органа - Палаты по патентным спорам.
Правовое положение Палаты по патентным спорам определялось Уставом Федерального государственного учреждения "Палата по патентным спорам федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам", утвержденным Приказом Роспатента от 3 февраля 2005 г. N 21 <1>.
--------------------------------
<1> Патенты и лицензии. 2005. N 7.
Палата по патентным спорам являлась государственной научной организацией, финансируемой из средств федерального бюджета, находящейся в ведении Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, выполняющей функции учредителя, и была федеральным государственным учреждением. В настоящее время Палата по патентным спорам в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 1 декабря 2008 г. N 1791-р присоединена к Федеральному институту промышленной собственности. Решения административного органа утверждаются Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. При оспаривании решений Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, в частности при оспаривании решения о выдаче патента, отказе в выдаче и др., суды должны учитывать заявки на выдачу патента, которые подлежат рассмотрению Роспатентом в порядке, установленном законодательством, действовавшим на момент подачи заявок, если иное специально не предусмотрено законом.
При рассмотрении возражений против выдачи патента суды определяют основания для признания недействительным патента исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента.
Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительным патента.
Решения Роспатента, принятые по результатам рассмотрения возражений против выдачи патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, могут быть оспорены в суде.
При рассмотрении таких дел судам следует учитывать, что нарушения Роспатентом процедуры рассмотрения возражений против выдачи патента являются основанием для признания принятого ненормативного правового акта недействительным только при условии, если эти нарушения носят существенный характер, что не позволило Роспатенту всесторонне, полно и объективно рассмотреть указанные возражения.
Если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента судом общей юрисдикции установлено, что данный ненормативный правовой акт нарушает права и свободы гражданина или создает препятствия к осуществлению гражданином его прав и свобод, то суд согласно ч. 1 ст. 258 ГПК РФ принимает решение об обязанности соответствующего органа государственной власти, органа местного самоуправления, должностного лица, государственного или муниципального служащего устранить в полном объеме допущенное нарушение прав и свобод гражданина или препятствие к осуществлению гражданином его прав и свобод.
Если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента арбитражным судом установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, то суд, согласно ч. 2 ст. 201 АПК РФ, принимает решение о признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании п. 3 ч. 4 ст. 201 АПК РФ указывает на обязанность Роспатента устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя (п. п. 52, 53 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26 марта 2009 г.).
К решениям по спорам, в отношении которых предусмотрен административный порядок рассмотрения, относятся решения:
- федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в выдаче патента на изобретение, о выдаче патента на изобретение или о признании заявки на изобретение отозванной;
- об отказе в выдаче патента на полезную модель или о признании заявки на полезную модель отозванной;
- об отказе в выдаче патента на промышленный образец, о выдаче патента на промышленный образец или о признании заявки на промышленный образец отозванной;
- уполномоченного Правительством РФ федерального органа исполнительной власти по заявке на выдачу патента на секретное изобретение;
- уполномоченного Правительством РФ федерального органа исполнительной власти о выдаче патента на секретное изобретение.
Решения административного органа могут быть обжалованы в суд общей юрисдикции или арбитражный суд в соответствии с их компетенцией в порядке судопроизводства по делам, возникающим из публичных правоотношений.
Статья 1407. Публикация решения суда о нарушении патента
Комментарий к статье 1407
1. Публикация решения суда является одним из способов защиты интеллектуальных прав, применяемых в отношении всех видов интеллектуальной собственности, а для некоторых видов они урегулированы специальными нормами части четвертой ГК РФ, например для объектов патентного права, селекционных достижений. Положения комментируемой статьи являются специальными по отношению к нормам п. 1 ст. 1251 ГК РФ, согласно которым в случае нарушения личных неимущественных прав автора их защита осуществляется, в частности, путем публикации решения суда о допущенном нарушении, и подп. 5 п. 1 ст. 1252 ГК РФ, в соответствии с которыми защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления требования о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя к нарушителю исключительного права.
Публикация решения суда применяется при защите:
- исключительного права автора или патентообладателя;
- личных неимущественных прав автора;
- иных прав, упоминаемых в ст. 1226 ГК РФ (несмотря на то что п. 1 ст. 1251, подп. 5 п. 1 ст. 1252 ГК РФ предусматривают публикацию решения суда как способ защиты исключительного права и личных неимущественных прав).
2. Основная цель публикации решения - это уведомление третьих лиц о нарушении. В публикации может быть приведено решение не в полном объеме, но с обязательным указанием в решении вида нарушения, нарушителя, действительного обладателя исключительного права на достижение.
Согласно п. 3 ст. 1250, подп. 5 п. 1 ст. 1252 ГК РФ публикация решения суда о допущенном нарушении осуществляется независимо от вины нарушителя и за его счет.
Публикация решения осуществляется федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности - Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатентом). Расходы на публикацию должны быть возложены на нарушителя. Согласно п. 3 ст. 1250 ГК РФ отсутствие вины нарушителя не освобождает его от обязанности прекратить нарушение интеллектуальных прав, а также не исключает применения в отношении нарушителя мер, направленных на защиту таких прав, в частности публикации решения суда о допущенном нарушении (подп. 5 п. 1 ст. 1252 ГК).
3. Указание в комментируемой статье на публикацию решения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в официальном бюллетене не ограничивает право требования публикации решения суда в других печатных изданиях. Согласно подп. 5 п. 1 ст. 1252 ГК РФ защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности осуществляется, в частности, путем предъявления требования о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя к нарушителю исключительного права. В соответствии с п. 1 ст. 1251 ГК РФ данный способ защиты применяется и при нарушении личных неимущественных прав.
По ст. 1254 ГК РФ лицензиат, которому выдана исключительная лицензия, также вправе требовать защиты нарушенных прав путем публикации решения суда.
4. Понятие "решение суда" используется в комментируемой статье в широком смысле слова и охватывает любые судебные акты, которыми восстановлены нарушенные права автора или патентообладателя. Согласно ч. 1 ст. 194 ГПК РФ постановление суда первой инстанции, которым дело разрешается по существу, принимается именем Российской Федерации в форме решения суда. В ч. 2 ст. 15 АПК РФ под решением понимается судебный акт, принятый арбитражным судом первой инстанции при рассмотрении дела по существу. В комментируемой статье под решением суда следует понимать судебные акты арбитражного суда в форме решения, постановления, определения (ср. с ч. 1 ст. 15 АПК), а судебные постановления судов общей юрисдикции - в форме судебных приказов, решений суда, определений суда, постановлений президиума суда надзорной инстанции (ср. с ч. 1 ст. 13 ГПК).
Автор
bf
bf194   документа Отправить письмо
Документ
Категория
Другое
Просмотров
1 086
Размер файла
1 214 Кб
Теги
комментарии, гк_4_комм_гл72_крашенинников_2010, кодекс
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа