close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Diplom(74)

код для вставкиСкачать
 II Объекты патентного права
§ 1. Понятие и виды объектов патентных прав
Объектами патентных прав являются результаты интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, отвечающие установленным законодательством требованиям к изобретениям и полезным моделям, и результаты интеллектуальной деятельности в сфере художественного конструирования, отвечающие установленным требованиям к промышленным образцам1.
Таким образом, объектами патентных прав являются изобретения, полезные модели и промышленные образцы.
ИЗОБРЕТЕНИЯ
Статья 1350 ГК РФ, которая устанавливает, что в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств)
Законодателем не дается определения "технического решения", а, следовательно, данный термин следует толковать, исходя из общепризнанных представлений. Толковый словарь дает следующее определение понятия "техническое решение" - устройство, сооружение, изделие, являющееся конструктивным элементом или совокупностью конструктивных элементов, находящихся в функционально-конструктивном единстве; способ, процесс выполнения взаимосвязанных действий над материальным объектом и с помощью материальных объектов; вещество, искусственно созданное материальное образование, являющееся совокупностью взаимосвязанных элементов, ингредиентов (к веществам относятся, напр., материалы для изготовления предметов, сооружений, употребляемые для покрытий, изоляции, амортизации, используемые в качестве проводников энергии, лечебные, косметические, пищевые, вкусовые вещества, кормовые продукты, химические реагенты, вещества-излучатели и вещества-поглотители излучений, поверхностно-активные, биологически активные вещества, в т. ч. ядохимикаты, стимуляторы роста)2.
Но тем не менее законодателем делается уточнение о продукте и способе, которое помогает понять сущность технического решения.
В той же статье 1350 ГК, законодатель приводит перечень объектов, которые не являются изобретениями. К ним относятся:
1) открытия;
2) научные теории и математические методы;
3) решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей;
4) правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности;
5) программы для ЭВМ;
6) решения, заключающиеся только в представлении информации.
Основной причиной отделения этих объектов от изобретений служит то, что они не являются техническими решениями задачи, т.е. не подпадают под понятие способа или продукта.
В случае, если заявляется результат, который был достигнут исключительно за счет применения объектов, приведенных в перечне, такое изобретение также не подлежит правовой охране.
В современном законодательстве, в отличие от ранее действовавшего, нет легального определения объектов, не относящихся к изобретениям.. Например, понятие "открытие" определялось в ранее действовавшем Положении об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях, утвержденном постановлением Совета Министров СССР от 21.08.1973 № 5843. Открытием считалось установление неизвестных ранее, объективно существующих закономерностей, свойств и явлений материального мира, вносящих коренные изменения в уровень познания. Данное определение связывает открытия лишь с областью естественных наук (познанием материального мира), указывая при этом на возможные объекты открытия - явления, свойства и закономерности материального мира.
Если же рассматривать действующее законодательство, то открытиям правовая охрана не предоставляется.
Часть 6 ст. 1350 ГК РФ содержит вторую группу объектов, которым не предоставляется правовая охрана в качестве изобретений:
1) сорта растений, породы животных и биологические способы их получения, за исключением микробиологических способов и продуктов, полученных такими способами;
2) топологии интегральных микросхем.
Дело в том, что сорта растений и породы животных являются объектами интеллектуальных прав на селекционные достижения и охраняются соответствующими нормами ГК, топологии интегральных микросхем охраняются в соответствии с 74 главой ГК (право на топологии интегральных микросхем.)
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБАЗЕЦ.
Согласно статье 1352 Гражданского Кодекса, в качестве промышленного образца охраняется художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее его внешний вид. В законодательстве ЕС основными документами, касающимися промышленных образцов являются Директива 98/7/ ЕС Европейского Парламента и Совета Европейского союза от 13 октября 1998 по правовой охране промышленных образцов (далее: Директива ЕС) и Постановление Совета Европейского Союза от 12.12.2001 г №6/2002 о промышленном образце союза (далее: постановление Совета ЕС)4. В преамбуле Директивы ЕС отмечено, что для достижения целей внутреннего рынка понятию "промышленный образец" необходимо дать единое определение. Итак, согласно Директиве ЕС и Постановлению Совета ЕС, термин "промышленный образец" означает внешний вид всего или части изделия, получаемый, в частности, из линий, контуров, цветов, формы, текстуры и/или материалов самого изделия и/или его орнаментации; под "изделием" же понимается любой предмет промышленного или кустарного производства, в том числе компонент для сборки в составное изделие, паковку, оформление товара для продажи, графический символ и типографские шрифты, за исключением компьютерных программ; "составное изделие" - это изделие, состоящее из нескольких компонентов, которые можно заменить, разбирая и собирая изделие5.
Как видно, определение, данное в Гражданском кодексе РФ - очень общее. Дело в том, что отдельные категории, относящиеся к промышленным образцам, уточняются подзаконными нормативно-правовыми актами, например приказами Роспатента.
Таким образом, промышленный образец является средством, придающим изделию эстетическую привлекательность, часто улучшающим его эргономические характеристики и, тем самым, повышающим потребительский спрос на изделие на рынке6.
Законодательством так же установлено, что Не предоставляется правовая охрана в качестве промышленного образца:
1) решениям, обусловленным исключительно технической функцией изделия;
2) объектам архитектуры (кроме малых архитектурных форм), промышленным, гидротехническим и другим стационарным сооружениям;
3) объектам неустойчивой формы из жидких, газообразных, сыпучих или им подобных веществ.
ПОЛЕЗНАЯ МОДЕЛЬ.
Полезная модель - это сходный с изобретением нематериальный объект интеллектуальных прав (техническое решение), относящийся к устройству. Для полезных моделей установлены менее строгие условия патентоспособности, сокращенные сроки и упрощенные процедуры рассмотрения заявки. Платой за эти преимущества является сокращенный срок действия патента - 10 лет (с возможностью продления еще на 3 года).
Для полезных моделей понятие "техническое решение" имеет то же значение, что и для изобретений. Законодателем не дает легального определения понятия "устройство". Однако согласно п. 2.1 (1) Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель, утв. Приказом Роспатента от 06.06.2003 № 83, к устройствам следует относить конструкции и изделия. Во временных же методических рекомендациях по вопросам отнесения заявленных решений к охраняемым в качестве полезных моделей (утв. Приказом Роспатента от 11.10.2005 № 1217) предлагалось под устройством, применительно к полезной модели, понимать техническое сооружение, механизм, машину, прибор, вещь, набор устройств, каждое из которых имеет свою задачу, а вместе выполняют общее назначение, реализация которого невозможна отдельным применением компонентов набора. В п.1 ст. 1350 сказано, что устройства относятся продуктам, а следовательно, патентоспособными могут признаваться только те устройства, которые являются результатом человеческого труда.8
При этом не предоставляется правовая охрана в качестве полезной модели:
1) решениям, касающимся только внешнего вида изделий и направленным на удовлетворение эстетических потребностей;
2) топологиям интегральных микросхем9.
§2. Условия патентоспособности объектов патентного права.
Условиями патентоспособности принято называть такие характеристики, соответствие которым дает изобретению, полезной модели или промышленному образцу право на защиту их государством в качестве объектов патентных прав. Исчерпывающий перечень таких условия содержится в ГК РФ..
Патентоспособность изобретений.
Статья 1350 ГК РФ посвящена условиям патентоспособности изобретения. Эта статья показывает, какие результаты интеллектуальной деятельности подлежат правовой охраны. Согласно п1. Ст.1350 ГК, в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств). Если же проанализировать1349 ГК, в которой сказано, что объектами патентных прав являются результаты интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, то можно сделать вывод, что область, к которой относится техническое решение, ограничена научно-технической сферой, но задача, на решение которой было направлено изобретение, может относиться к любой области10.
Упоминая в статье "техническое решение", законодатель не дает легального определения данного термина. Именно поэтому существует проблема: что же понимать под данным термином. Предполагается, что термин "техническое решение" следует толковать в общепринятом, широком смысле. О.В. Ревинский проанализировав законодательство нескольких зарубежных стран, а так же определения "техники" в толковых словарях, приходит к определенному выводу. Для отнесения изобретения или полезной модели к техническим решениям недостаточно одного лишь наличия в формуле изобретения технических признаков, но недостаточно и того, чтобы заявляемый объект решал техническую проблему (или, что то же, обеспечивал достижение технического результата). Только совпадение этих двух обстоятельств - наличие технических признаков в формуле изобретения (с которыми могут быть взаимосвязаны и нетехнические признаки) и достижение технического результата (или решение технической проблемы) - являются определяющими для отнесения того или иного объекта к техническим решениям. И уж никак нельзя учитывать только указание на область техники, где используется изобретение или полезная модель11.
Роспатент, квалифицируя, является ли заявленное изобретение техническим решением, определяет, обеспечивает заявленное решение достижение технического результата или нет. Ранее действовал Административный регламент Федеральной Службы по Интеллектуальной Собственности, утвержденный приказом т 13.12.2006 №31312, согласно которому "технический результат" представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при осуществлении способа или при изготовлении либо использовании продукта, в том числе при использовании продукта, полученного непосредственно способом, воплощающим изобретение. При этом получаемый результат не признается имеющим технический характер, если он:
- достигается лишь благодаря соблюдению определенного порядка при осуществлении тех или иных видов деятельности на основе договоренности между ее участниками или установлены правил;
- заключается только в получении той или иной информации и достигается только благодаря применению математического метода, программы для ЭВМ или использованию алгоритма;
- обусловлен только особенностями смыслового содержания информации, представленной в той или иной форме на каком-либо носителе;
- заключается только в занимательности или зрелищности.
Законодатель, упоминая "техническое решение", говорит о продукте или способе. Думается, что конкретизация этих понятий помогает уточнить, что же законодатель имел ввиду под "техническим решением". При этом под продуктом понимается в частности, устройство, вещество, штамм микроорганизма, культура клеток растений или животных. ИЗ формулировки ясно, что такой перечень продуктов не является закрытым и, следовательно, может дополняться, тем более что законодателем не дано легального определения термина "продукт". Однако некоторые ученые считают, что данный термин следует определять, исходя из контекста патентного права, как любой материальный объект, являющийся результатом человеческого труда (произведения природы не могут рассматриваться как объекты патентного права)13.
В отличие от продукта, понятие "способ" имеет легальное определение. Способ понимается законодателем как процесс осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств. Теория говорит также о том, что способ как объект изобретения характеризуется наличием действия или совокупности действий, порядком выполнения действий во времени, а так же режимом и использованием веществ, устройств, штаммов микроорганизмов, культур клеток растений и животных14.
Часть вторая п.1 ст. 1350 ГК устанавливает еще три признака патентоспособности изобретения, а именно: новизна, наличие изобретательского уровня, возможность промышленного применения.
Новизна
Критерий новизны был впервые введен в 1836 году законодательством США. Этот закон предусматривал необходимость проверки изобретения на новизну. С этой целью вводились специальные учреждения, которые этим занимались, патентные ведомства (Patent Office). В России же новизна, как одно из условий патентоспособности изобретения, была введена Законом 1870 г. Современный законодатель под новизной понимает факт неизвестности изобретения из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения. При установлении новизны изобретения в уровень техники также включаются при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на выдачу патентов на изобретения и полезные модели, с документами которых вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с ГК, и запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели15.
В научной литературе описывается несколько способов определения новизны изобретения. Первый способ состоит в установлении определенных характеристик критерия новизны, выработанных юридической наукой и практикой патентования. К этим критериям принадлежат:
- характер новизны
-дата установленной новизны
-масштаб новизны
-льготы по новизне
- характер и объем информации, противопоставляемой заявленному техническому решению.
Когда говорят о характере новизны, то имеют ввиду тот факт, что новизна может быть как субъективным представлением автора изобретения, так и объективной, т.е. существующей, доступной информацией. Таким образом, если изобретение, до момента его создания в форме технического решения, было автору неизвестно, имеет место субъективная новизна. Если же изобретение не было известно из любого источника доступной информации - имеет место новизна объективная. Таким образом, изобретение признается таковым и защищается патентным законодательством только в случае соответствия критерию объективной новизны. Если же техническое решение соответствует только критерию новизны субъективной, оно не может быть признано изобретением и законом, как таковое, не охраняется.
Дата установленной новизны. Согласно ГК РФ, уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения. При этом, в соответствии с п. 26.3 Регламента16ИЗ, сведения считаются общедоступными, если они содержатся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено.
Если источник информации отвечает требованию общедоступности, проверяется, является ли дата, с которой он стал общедоступен, более ранней, чем дата приоритета рассматриваемого изобретения (условие, соблюдение которого также необходимо для включения источника информации в уровень техники). Для решения указанного вопроса необходимо руководствоваться положениями подпункта (2) пункта 26.3 Регламента ИЗ, определяющего, какую дату необходимо принимать во внимание в зависимости от вида источника информации.
Датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является:
- для опубликованных патентных документов - указанная на них дата опубликования.
- для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР - указанная на них дата подписания в печать;
- для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР, на которых не указана дата подписания в печать, а также для иных печатных изданий - дата выпуска их в свет, а при отсутствии возможности ее установления - последний день месяца или 31 декабря указанного в издании года, если время выпуска в свет определяется соответственно лишь месяцем или годом
- для депонированных рукописей статей, обзоров, монографий и других материалов - дата их депонирования;
- для отчетов о научно-исследовательских работах, пояснительных записок к опытно-конструкторским работам и другой конструкторской, технологической и проектной документации, находящейся в органах научно-технической информации, - дата их поступления в эти органы;
- для нормативно-технической документации:
* проектов технических регламентов, национальных стандартов Российской Федерации, государственных стандартов Российской Федерации - дата опубликования уведомления об их разработке или о завершении их публичного обсуждения или дата опубликования проекта;
* технических регламентов, государственных стандартов Российской Федерации, национальных стандартов Российской Федерации - дата их официального опубликования;
* технических условий, стандартов отрасли, стандартов предприятий, стандартов организаций, стандартов научно-технических инженерных обществ и других общественных объединений, с которыми возможно ознакомление, - документально подтвержденная дата, с которой такое ознакомление стало возможным;
* санитарно-эпидемиологических заключений (гигиенических сертификатов) - дата внесения в соответствующий Реестр санитарно-эпидемиологических заключений;
- для материалов диссертаций и авторефератов диссертаций, изданных на правах рукописи, - дата их поступления в библиотеку;
- для принятых на конкурс работ - дата их выкладки для ознакомления, подтвержденная документами, относящимися к проведению конкурса;
- для визуально воспринимаемых источников информации (плакаты, модели, изделия и т. п.) - документально подтвержденная дата, с которой стало возможно их обозрение;
- для экспонатов, помещенных на выставке, - документально подтвержденная дата начала их показа;
- для устных докладов, лекций, выступлений - дата доклада, лекции, выступления, если они зафиксированы аппаратурой звуковой записи или стенографически в порядке, установленном действовавшими на указанную дату правилами проведения соответствующих мероприятий;
- для сообщений по радио, телевидению, кино - дата такого сообщения, если оно зафиксировано на соответствующем носителе информации в установленном порядке, действовавшем на указанную дату;
- для сведений о техническом средстве, ставших известными в результате его использования, - документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными, при этом документ, содержащий подтверждение указанной даты, сам может иметь более позднюю дату составления (утверждения), в том числе более позднюю, чем дата приоритета изобретения;
- для сведений, полученных в электронном виде - через Интернет, через онлайновый доступ, отличный от сети Интернет, и CD и DVD-ROM - либо дата публикации документов, ставших доступными с помощью указанной электронной среды, если она на них проставлена и может быть документально подтверждена, либо, если эта дата отсутствует, - дата помещения сведений в эту электронную среду при условии ее документального подтверждения17.
Дата установления новизны изобретения, согласно гражданскому законодательству, зависит от даты приоритета изобретения18. То есть патент получает не тот, кто первым изобрёл, а тот, кто первым подал заявку на получение патента, или тот, чья заявка имеет более ранний приоритет.
Современный ГК содержит в главе 72 целый параграф19, посвященный процедуре получения патента. Согласно части третьей статьи 1375 данного параграфа, датой подачи заявки на изобретение считается дата поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявки, содержащей заявление о выдаче патента, описание изобретения и чертежи, если в описании на них имеется ссылка, а если указанные документы представлены не одновременно, - дата поступления последнего из документов.
Так же законодательством закрепляется возможность подачи дополнительных материалов: заявитель вправе внести в документы заявки на изобретение, полезную модель или промышленный образец исправления и уточнения, в том числе путем подачи дополнительных материалов, до принятия по этой заявке решения о выдаче патента либо об отказе в выдаче патента, если эти исправления и уточнения не изменяют сущность заявленных изобретения, полезной модели или промышленного образца. Дополнительные материалы изменяют сущность заявленных изобретения или полезной модели, если они содержат признаки, подлежащие включению в формулу изобретения или полезной модели, не раскрытые на дату приоритета в документах, послуживших основанием для его установления, а также в формуле изобретения или полезной модели в случае, если на дату приоритета заявка содержала формулу изобретения или полезной модели.
Дополнительные материалы изменяют сущность заявленного промышленного образца, если они содержат признаки, подлежащие включению в перечень существенных признаков промышленного образца и отсутствующие на дату подачи заявки на изображениях изделия20.
Приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца может быть установлен по дате поступления дополнительных материалов, если они оформлены заявителем в качестве самостоятельной заявки, которая подана до истечения трехмесячного срока со дня получения заявителем уведомления федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о невозможности принять во внимание дополнительные материалы в связи с признанием их изменяющими сущность заявленного решения, и при условии, что на дату подачи такой самостоятельной заявки заявка, содержащая указанные дополнительные материалы, не отозвана и не признана отозванной.
Приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца может быть установлен по дате подачи тем же заявителем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности более ранней заявки, раскрывающей эти изобретение, полезную модель или промышленный образец, при условии, что более ранняя заявка не отозвана и не признана отозванной на дату подачи заявки, по которой испрашивается такой приоритет, и заявка, по которой испрашивается приоритет, подана в течение двенадцати месяцев со дня подачи более ранней заявки на изобретение и шести месяцев со дня подачи более ранней заявки на полезную модель или промышленный образец. При подаче заявки, по которой испрашивается приоритет, более ранняя заявка признается отозванной.
Приоритет не может устанавливаться по дате подачи заявки, по которой уже испрашивался более ранний приоритет. Приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца по выделенной заявке устанавливается по дате подачи тем же заявителем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности первоначальной заявки, раскрывающей эти изобретение, полезную модель или промышленный образец, а при наличии права на установление более раннего приоритета по первоначальной заявке - по дате этого приоритета при условии, что на дату подачи выделенной заявки первоначальная заявка на изобретение, полезную модель или промышленный образец не отозвана и не признана отозванной и выделенная заявка подана до того, как исчерпана предусмотренная настоящим Кодексом возможность подать возражение на решение об отказе в выдаче патента по первоначальной заявке, либо до даты регистрации изобретения, полезной модели или промышленного образца, если по первоначальной заявке принято решение о выдаче патента.
Приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца может быть установлен на основании нескольких ранее поданных заявок или дополнительных материалов к ним с соблюдением условий, предусмотренных соответственно пунктами 2, 3 и 4 статьи 1381 и статьей 1382 Гражданского Кодекса21.
Критерий масштаба новизны определяется территорией, в пределах которой заявленное техническое решение не должно было быть известно из общедоступных источников информации. При этом различают местную новизну, относительную мировую новизну и абсолютную мировую новизну. Местная новизна - это территория одного государства, в пределах которого стали известны сведения, которые включаются в уровень техники. Относительная мировая новизна - территория всех государств (весь мир), где стали известны сведения, относящиеся к конкретной области техники и включаемые в ее уровень. Под абсолютной мировой новизной понимается территория всех государств (весь мир), где стали известны все сведения, включаемые в уровень техники.
Абсолютно очевидно, что законодатель говорит об абсолютной мировой новизне заявленного технического решения.
Характер и объем информации, противопоставляемой заявленному техническому решению. Данный вопрос традиционно является дискуссионным. На разных этапах развития изобретательства к нему подходили неодинаково. Современный законодатель устанавливает, что при установлении новизны изобретения в уровень техники также включаются при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на выдачу патентов на изобретения и полезные модели, с документами которых вправе ознакомиться любое лицо и запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели. Это правило установлено абзацем 3, ч.2, статьи 1350 ГК РФ.
Льгота по новизне. Данное правило закреплено в части третьей статьи 1350 ГК РФ. Там сказано, что раскрытие информации, относящейся к изобретению, автором изобретения, заявителем или любым лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию, в результате чего сведения о сущности изобретения стали общедоступными, не является обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности изобретения, при условии, что заявка на выдачу патента на изобретение подана в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение шести месяцев со дня раскрытия информации. Бремя доказывания того, что обстоятельства, в силу которых раскрытие информации не препятствует признанию патентоспособности изобретения, имели место, лежит на заявителе. Это и называется льготой по новизне.
Указанная норма относится только к случаям добросовестного раскрытия информации, когда автор или заявитель самостоятельно раскрывают информацию либо поручают такое раскрытие другому лицу, которое раскрыло информацию самостоятельно, либо же передало эту информацию третьим лицам, которые сделали ее общедоступной. При этом способы, которыми такая информация может быть раскрыта, законодателем не ограничены22.
Изобретательский уровень
Абзац 2 п.1 ст. 1350 ГК РФ устанавливает, что одним из условия патентоспособности изобретения является его изобретательский уровень. Законодателем определено, что изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники.
При определении уровня техники общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено23.
Исследователями дается такое определение понятия "Изобретательский уровень": это качественная характеристика изобретения, критерием которой является выполнение хотя бы одного из следующих условий:
а) решаемая задача впервые сформулирована автором;
б) автор первым указал путь, при помощи которого поставленную до него задачу можно решить;
в) автор впервые указал на технические средства, при помощи которых поставленная задача может быть решена.
На практике встречаются случаи, когда техническое решение задачи признается новым, промышленно применимым, но представляет собой решение известной задачи, осуществляемой известным путем, с помощью известных средств. Такое решение не имеет изобретательского уровня24.
Таким образом критерий изобретательского уровня позволяет из множества новых технических решений выделить только те решения, для достижения которых требуются существенные творческие усилия, и они не могут представлять простую сумму имеющихся знаний.
Если брать за основы практику Европейского Патентного Ведомства, то при оценке изобретательского уровня эксперт обычно применяет метод "проблема и решение", состоящий из трех основных этапов:
* определения ближайшего аналога,
* установления решаемой технической проблемы и
* анализа, не было ли заявленное изобретение, начиная с ближайшего аналога и технической проблемы, очевидным для специалиста.
Давайте же более подробно рассмотрим каждый из этапов.
Ближайшим аналогом является совокупность признаков, получаемая из одного документа, которая обеспечивает наилучшее основание для рассмотрения вопроса очевидности. Ближайшим аналогом может быть, например:
(i) известная совокупность в данной области техники, которая раскрывает технические эффекты, цель или предназначенное использование, наиболее близкие к заявленному изобретению, или
(ii) совокупность, имеющая наибольшее число общих технических признаков с изобретением и способная выполнять функцию изобретения.
На втором этапе объективно устанавливается решаемая техническая проблема. С этой целью изучается заявка (или патент), ближайший аналог и отличие технических признаков (структурных или функциональных) изобретения и ближайшего аналога, а затем формулируется техническая проблема. В данном контексте под "технической проблемой" подразумевается цель и задача изменения или адаптации ближайшего аналога для получения технических эффектов, обеспечиваемых изобретением по сравнению с ближайшим аналогом.
Установленная таким образом техническая проблема может не совпадать с тем, что представлено как "проблема" в заявке. Может потребоваться переформулировать последнюю, так как объективная техническая проблема основывается на объективно установленных фактах, в частности, имеющихся в аналоге, обнаруженном во время рассмотрения, который может отличаться от аналога, действительно известного заявителю во время подачи заявки.
Степень возможного переформулирования технической проблемы должна определяться исходя из обстоятельств каждого конкретного случая. В принципе любой эффект, обеспечиваемый изобретением, можно использовать в качестве основания для переформулирования технической проблемы, если только данный эффект вытекает из первоначально поданной заявки (см. решение T 386/89, не опубликованное в OJ). Можно также основываться на новых эффектах, которые были представлены заявителем позже, на стадии рассмотрения, при условии, что специалист признает, что эти эффекты следуют из первоначально предложенной технической проблемы или связаны с ней (см. п. 9.10 и решение T 184/82 (OJ 6/1984, 261)).
Понятие "техническая проблема" следует толковать в широком смысле. Оно не обязательно подразумевает, что решение является техническим усовершенствованием известного аналога. Например, проблема может заключаться просто в поиске альтернативы известному устройству или процессу, обеспечивающей такой же или аналогичный эффект или являющейся более экономичной.
На третьем этапе следует ответить на вопрос: существует ли вообще какое-либо известное решение, которое бы побудило (а не просто могло побудить) специалиста, столкнувшегося с данной технической проблемой, изменить или адаптировать ближайший аналог с учетом этого решения, получив при этом нечто, подпадающее под объем формулы изобретения, и тем самым достичь того, что обеспечивается изобретением (см. п. 9.3 главы IV)25.
В этой связи следует уточнить, что же подразумевается под понятием "специалист". Российский законодатель не раскрывает данный термин, а, следовательно, его необходимо понимать в общепринятом смысле. Исследователи сходятся во мнении, что фигура специалиста является фикцией, так как специалист - это гипотетическое лицо, обладающее общими знаниями в данной области техники, имеющее доступ ко всему уровню техники и имеющее опыт работы и эксперимента, которые являются обычными для данного уровня техники. Если же изобретение относится к нескольким областям техники, то в таком случае под понятием "специалист" следует понимать несколько лиц, каждый из которых обладает свойствами специалиста в своей области26.
Изобретение явным образом следует из уровня техники, если оно представляет собой совокупность известных из уровня техники решений. В данном вопросе так же можно учитывать судебную практику Европейского Патентного Ведомства (ЕПВ). Коллегии ЕПВ предупреждают против применения принципа постфактум при оценке изобретательского уровня. Это особенно относится к изобретениям, которые, на первый взгляд, представляются очевидными, к комбинационным изобретениям и к случаям, когда предложенное решение кажется простым. В своих решениях коллегии многократно упоминали, что правильное применение принципа "проблема и решение" исключает такой недопустимый анализ постфактум, опирающийся на знание данного изобретения (T 24/81 (OJ, 1983, 133), Т 564/89, T 645/92 и Т 795/93).
Коллегии установили принцип, согласно которому вопрос не в том, смог ли бы специалист осуществить изобретение, а в том, сделал ли бы он это в надежде решить техническую проблему или в ожидании некоторого улучшения или преимущества (T 2/83 (OJ, 1984, 265), T 90/84, Т 77/86 (OJ, 1988, 381) и T 200/94). То есть проблема не в том, смог ли бы специалист прийти к изобретению посредством модификации известного уровня, а в том, сделал ли бы он это в ожидании действительного получения преимуществ (то есть в свете решаемой технической задачи) на основании наводящих моментов, содержащихся в известном уровне (T 219/87 и T 455/94).
Было установлено, что после создания изобретения часто можно показать, что специалист смог бы его получить, объединив различные элементы известного уровня, но такие аргументы следует отклонять как продукт анализа по принципу постфактум (T 564/89). Промышленная применимость.
Законодатель с части 4 ст. 1350 установил, что Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере.
На практике считается, что изобретение удовлетворяет условию промышленной применимости, если возможна реализация указанного заявителем назначения изобретения с помощью известных из уровня техники средств и методов. При этом известные средства и методы не должны противоречить законам природы (например, вечный двигатель), и должна присутствовать причинно-следственная связь между заявленным техническим результатом и используемыми для его достижения средствами и методами. При этом для признания изобретения промышленно применимым вовсе не требуется его практическая реализация: достаточно чтобы такая реализация была в принципе возможна.
Согласно подпункту (2) пункта 24.5.1 Регламента ИЗ27 для признания изобретения промышленно применимым необходимо выполнение следующей совокупности условий:
- в описании изобретения, содержавшемся в заявке на дату подачи (а если на эту дату заявка содержала формулу изобретения, то в описании или формуле), содержится указание назначения заявленного изобретения;
- заявленное изобретение в том виде, как оно охарактеризовано в каждом из пунктов формулы, может быть осуществлено с помощью средств и методов, описанных в указанных документах и чертежах или источниках, ставших общедоступными до даты приоритета изобретения;
- в случае осуществления изобретения по любому из пунктов формулы действительно возможна реализация указанного заявителем назначения.
Несмотря на свою кажущуюся бесполезность, условие промышленной применимости является достаточно важным. Это связано с тем фактом, что последствием выдачи экспертом патента на изобретение, которое не может быть применено в промышленности, может быть нарушение прав будущего заявителя изобретения, которое хоть по всем признакам и схоже с ранее заявленным, но имеет промышленное применение. В данном случае будущий заявитель не сможет запатентовать свое изобретение и пользоваться своими правами, как автора этого изобретения без разрешения предыдущего обладателя патента. Единственным, основанным на Кодексе выходом из таких ситуаций окажется оспаривание предыдущего патента. Приведенный пример показывают неправильность точки зрения о безобидности ошибок эксперта, приводящих к выдаче патента на изобретение, не соответствующее условию промышленной применимости, в частности, вследствие неосуществимости или неработоспособности заявленного средства28.
Именно поэтому условие промышленной применимости помогает избежать своеобразного "мошенничества" в патентной сфере путем выдачи патента только промышленно применимым изобретениям.
Патентоспособность полезной модели.
Законодатель в ст. 1351 дает определение полезной модели: "в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству". Для полезных моделей понятие "техническое решение" имеет такое же значение, как для изобретений. Легального же определения понятия "устройство" законодатель не дает, впрочем, как и не давал Патентный закон. Тем не менее в ранее действующих Правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель, утв. Приказом Роспатента от 06.06.2003 № 8329, устанавливалось, что к устройствам следует относить конструкции и изделия.
Если изучить Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на полезную модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на полезную модель, то можно найти положение, согласно которому: Для характеристики полезной модели используются, в частности, следующие признаки устройства:
* наличие конструктивного элемента;
* наличие связи между элементами;
* взаимное расположение элементов;
* форма выполнения элемента или устройства в целом, в частности, геометрическая форма;
* форма выполнения связи между элементами;
* параметры и другие характеристики элемента и их взаимосвязь;
* материал, из которого выполнен элемент или устройство в целом, за исключением признаков, характеризующих вещество как самостоятельный вид продукта, не являющийся устройством;
* среда, выполняющая функцию элемента.
Используя эти признаки, возможно понять, что же законодатель подразумевает под "устройством".
Во Временных методических указаниях по вопросам отнесения заявленных решений к охраняемым в качестве полезных моделей (утв. Приказом Роспатента от 11.10.2005 №12130), предлагалось под устройством применительно к полезной модели понимать техническое сооружение, механизм, машину, прибор, вещь, набор устройств, каждое из которых имеет свое назначение, а вместе выполняют общее назначение, реализация которого невозможна отдельным применением компонентов набора. П.1. ст. 1350 устанавливает, что устройства относятся к продуктам, следовательно, патентоспособными могут признаваться только те устройства, которые являются результатом человеческого труда.
Гражданский кодекс в статье 1351 говорит о том, что полезная модель подлежит защите со стороны государства только в том случае, если она является новой и промышленно применимой. Статья 1351 устанавливает условия, которым должна соответствовать полезная модель для предоставления её правовой охраны со стороны государства:
1. полезная модель представляет собой техническое решение;
2. заявленное техническое решение относится к устройству;
3. техническое решение обладает признаком новизны;
4. техническое решение является промышленно применимым.
Новизна
Законодателем уточняется, что полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. Из этого положения можно сделать вывод, что сравнению с уровнем техники подлежат не все признаки полезной модели, а лишь существенные, те, влияние которых на достижение заявленного технического результата доказано. Для сравнения: при установлении новизны изобретения, проводится анализ по всем признакам заявленного технического решения, а не только по существенным. И это не единственное отличие.
Совокупность существенных признаков полезной модели должна обладать новизной по отношению к уровню техники, который включает опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, и сведения об их применении в РФ, если такие сведения стали общедоступными до даты приоритета полезной модели31. Следовательно, ГК устанавливает для полезной модели требование относительной мировой новизны, в отличие от изобретения, новизна которого должна быть абсолютной мировой. Таким образом, в уровень техники при оценке патентоспособности полезных моделей включаются: - Сведения, относящиеся к средствам того же назначения, что и заявленная полезная модель;
- Эти сведения должны быть обязательно опубликованы, неважно на какой территории, ограничения не установлены;
- Сведения, которые могли стать доступными в результате применения на территории РФ средств того же назначения, что и заявленная полезная модель;
Указанные сведения должны быть включены в уровень техники в отношении заявленной полезной модели только при условии, что они стали общедоступными до даты приоритета полезной модели32. По общему правилу приоритет полезной модели устанавливается по дате подачи заявки в ФИПС, содержащей заявление о выдаче патента, описание и чертежи, если в описании на них имеется ссылка. Кроме того, существует ряд льгот по установлению приоритета. Приоритет может быть, в частности, установлен по дате подачи первой заявки в стране - участнице Парижской конвенции, если заявка поступила в ФИПС в течение 12 месяцев с этой даты33.
Не относятся к существенным признакам полезной модели:
* признаки, не обеспечивающие возможность понимания специалистом на основании уровня техники их смыслового содержания, в отношении которых не может быть установлено влияние на достижение технического результата;
* признаки, выражающие наличие на устройстве в целом или его элементе обозначений (словесных, изобразительных или комбинированных), не влияющих на функционирование устройства и реализацию его назначения34.
Законодателем дополнительно устанавливается, что В уровень техники также включаются при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на выдачу патента на изобретения и полезные модели, с документами которых вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с пунктом 2 статьи 1385 или пунктом 2 статьи 1394 Гражданского Кодекса, и запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели. При этом заявки на регистрацию не должны быть отозванными или быть признанными отозванными.
Промышленная применимость
Законодателем установлено, что полезная модель является промышленно применимой, если она может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере. Перечень сфер деятельности, в которых может применяться полезная модель, имеет открытых характер, как и в ранее действующем законодательстве. Однако указывается, что такое применение промышленной модели может осуществляться, помимо прочих, так же и в социальной сфере.
При установлении промышленной применимости полезной модели, проверяется, указано ли назначение полезной модели в описании, содержащемся в заявке на дату подачи (если на эту дату заявка содержала формулу полезной модели - то в описании или формуле полезной модели).
Кроме того, проверяется, приведены ли в указанных документах и чертежах, содержащихся в заявке на дату ее подачи, средства и методы, с помощью которых возможно осуществление полезной модели в том виде, как она охарактеризована в каждом из пунктов формулы полезной модели. При отсутствии таких сведений в указанных документах допустимо, чтобы упомянутые средства и методы были описаны в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета полезной модели;
Кроме того, следует убедиться в том, что в случае осуществления полезной модели по любому из пунктов формулы действительно возможна реализация указанного заявителем назначения.
При соблюдении всех указанных выше требований полезная модель признается соответствующей условию промышленной применимости.
Несоблюдение хотя бы одного из указанных выше требований указывает на то, что полезная модель не соответствует условию промышленной применимости35.
В целом же характеристика "промышленная применимость" практически не отличается у полезной модели и у изобретения, так как и в том и в другом случае, вовсе не требуется практическая реализация такого признака, нужно лишь чтобы реализация была в принципе возможна.
Промышленный образец
IV . Субъекты патентного права.
Субъектами патентного права являются авторы изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, а ток же физические и юридические лица, которые приобретают какие-либо патентные права по закону или по договору.
Авторам, как субъектам патентных прав, посвящена статья 1347 Гражданского Кодекса. В этой статье указано, какие лица могут быть признаны авторами, а какие - нет. Законодателем установлено, что автором изобретения, полезной модели или промышленного образца признается гражданин, творческим трудом которого создан соответствующий результат интеллектуальной деятельности. Лицо, указанное в качестве автора в заявке на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, считается автором изобретения, полезной модели или промышленного образца, если не доказано иное.
Итак. Следует сразу определиться с понятием "гражданин". Исходя из положений ГК, правила, установленные гражданским законодательством, применяются к отношениям с участием иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц, если иное не предусмотрено федеральным законом36. Таким образом, авторами изобретений, полезных моделей или промышленных образцов может быть признано не только лицо, являющееся гражданином РФ, но и иностранное лицо, лицо без гражданства.
Еще одной характеристикой автора, как субъекта патентного права является применение "творческого труда" в отношении решения, признаваемого изобретением, полезной моделью или промышленным образцом. Законодатель не уточняет, что же понимается под "творческим трудом". Данное понятие можно интерпретировать через ст. 1228 ГК, из смысла которой следует, что не признаются творческим вкладом следующие действия:
* оказание автору только технического, консультационного, организационного или материального содействия или помощи;
* способствование оформлению прав на результат интеллектуальной деятельности или его использование;
* осуществление контроля за выполнением соответствующих работ, направленных на создание объектов интеллектуальной деятельности.
Гражданским кодексом установлены ограничения в осуществлении своих прав авторами, не достигшими возраста 14 лет, а так же признанными в установленном порядке недееспособными37. Такие авторы могут осуществлять принадлежащие им права только посредством своих законных представителей: родителей или опекунов.
Законодатель установил презумпцию авторства следующим положением: Лицо, указанное в качестве автора в заявке на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, считается автором изобретения, полезной модели или промышленного образца, если не доказано иное. Эта норма - новелла российского законодательства. В заявке на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец должна содержать сведения об авторе и лице, на имя которого испрашивается патент, об их месте жительстве и месте нахождения каждого из них, полный почтовый адрес места жительства, официальное наименование страны места жительства. Однако по какой-то причине не требуется подпись автора изобретения, подтверждающая правильность указанных сведений. Заявление подписывается только заявителем, автор же ставит свою подпись только в том случае, если он отказывается быть упомянутым как автор.
В любом случае, автор имеет возможность защитить свои права в судебном порядке: в случае, если в заявлении указано лицо, не являющееся автором, то действительный автор имеет право обратиться в суд с заявлением о признании за ним авторства, а так же о реализации прав, вытекающих из права авторства. При этом бремя доказывания распределяется следующим образом: при разрешении вопроса о том, какой стороне надлежит доказывать обстоятельства, имеющие значение для дела о защите авторского права или смежных прав, суду необходимо учитывать, что ответчик обязан доказать выполнение им требований указанного Закона при использовании произведений и (или) объектов смежных прав. В противном случае физическое или юридическое лицо признается нарушителем авторского права и (или) смежных прав, и для него наступает гражданско-правовая ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Истец должен подтвердить факт принадлежности ему авторского права и (или) смежных прав или права на их защиту, а также факт использования данных прав ответчиком. При этом необходимо исходить из презумпции авторства, предусмотренной статьей 9 Закона Российской Федерации "Об авторском праве и смежных правах". В частности, при отсутствии доказательств иного автором произведения считается лицо, указанное в качестве автора на оригинале или на экземпляре произведения38.
Статья 1398 Гражданского Кодекса устанавливает, что патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть в течение срока его действия признан недействительным полностью или частично в случае выдачи патента с указанием в нем в качестве автора или патентообладателя лица, не являющегося таковым в соответствии с настоящим Кодексом, или без указания в патенте в качестве автора или патентообладателя лица, являющегося таковым в соответствии с Гражданским кодексом.
Кроме того, уголовным законом установлена ответственность за присвоение авторства и принуждение к соавторству, если эти деяния причинили крупный ущерб, в виде штрафа в размере до 200 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.
Соавторами изобретений, полезных моделей или промышленных образцов признаются граждане, создавшие изобретение, полезную модель или промышленный образец совместным творческим трудом. Итак, исходя из данной статьи, критерием признания граждан соавторами является совместный творческий труд. При этом степень участи каждого из соавторов в разработке технического или художественно-конструкторского решения не имеет юридического значения. Так же не имеет юридического значения и форма взаимодействия между соавторами. Главным условием является то, что каждый из них внес творческий вклад в создание изобретения, полезной модели или промышленного образца39.
Патентные права могут приобретаться в силу закона или договора. Распоряжению исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец посвящен параграф 3 главы 71 Гражданского кодекса. Данный параграф содержит положения, касающиеся двух договоров: договора об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец и Лицензионного договора.
Согласно статье 1365 Гражданского Кодекса, по договору об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец (договор об отчуждении патента) одна сторона (патентообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на соответствующий результат интеллектуальной деятельности в полном объеме другой стороне - приобретателю исключительного права (приобретателю патента). Сторонами договора об отчуждении могут выступать как физические, так и юридические лица. В случаях, когда патентом владеет РФ, субъект РФ или муниципальное образование (ст. 1373 ГК), стороной договора является организация, в лице которой представлены, соответственно РФ, субъект РФ или муниципальное образование. То же положение применяется и в отношении лицензионного договора.
VI. ПРАВА ПАТЕНТООБЛАДАТЕЛЕЙ И ИХ ЗАЩИТА.
5.1 Права патентообладателей.
В статье 1345 Гражданского кодекса содержится общее положение, согласно которому Автору изобретения, полезной модели или промышленного образца принадлежат следующие права:
1) исключительное право;
2) право авторства.
В случаях, предусмотренных гражданским законодательством, автору изобретения, полезной модели или промышленного образца принадлежат также другие права, в том числе право на получение патента, право на вознаграждение за использование служебного изобретения, полезной модели или промышленного образца. По смыслу ст. 1345 ГК РФ, такие права не относятся ин к имущественным, ни к личным неимущественным правам, они относятся к иным правам, входящим в состав интеллектуальных прав.
Следует отметить, что данная норма является новой; в ранее действующем законодательстве отсутствовало обобщающее понятие для прав на изобретения, полезные модели и промышленные образцы.
Начнем с исключительного права. Оно относится к имущественным правам. В ранее действующем законодательстве исключительное право не было закреплено. Оно могло принадлежать только патентообладателю, однако в действующем ГК установлено, что исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный творческим трудом, первоначально возникает у его автора. В то же время специфика патентных прав заключается в том, что в отличие от авторского права, исключительное права на изобретение, полезную модель или промышленный образец признается и охраняется при условии гос. Регистрации соответствующих объектов, т.е. исключительное право можно реализовать только при наличии патента.
Закрепив за автором изобретения, полезной модели и промышленного образца исключительные права, законодатель внес неопределённость в юридическую судьбу этих субъектов, т.к. в статье 1358 ГК РФ установлено, что исключительное право на изобретения, полезной модели или промышленного образца принадлежит патентообладателю. При этом законодательством не урегулирован вопрос: может ли автор передать исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец третьему лицу до государственной регистрации данных объектов, а так же как соотносятся исключительные права автора и патентообладателя, в случае, если это разные лица40.
Согласно ГК, исключительное право - право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца любым не противоречащим закону способом41. Патентообладатель может распоряжаться исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Данное общее положение конкретизируется законодателем в части 2 ст. 1358, где определяется, что же, в частности, считается использование изобретения, полезной модели или промышленного образца:
1) ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец;
2) совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 настоящего пункта, в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом. Если продукт, получаемый запатентованным способом, является новым, идентичный продукт считается полученным путем использования запатентованного способа, поскольку не доказано иное;
3) совершение действий, предусмотренных подпунктом 2 настоящего пункта, в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ;
4) осуществление способа, в котором используется изобретение, в частности путем применения этого способа. Под ввозом продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец следует понимать фактическое пересечение указанными товарами границы РФ. При этом законодательство не содержит уточнения, какая граница имеется в виду: таможенная или государственная. Можно обратиться к Таможенному кодексу, в котором установлено, что таможенная граница может совпадать с государственной границей РФ за счет нахождения на территории РФ особых экономических зон42. Однако товары, помещенные на территории особых экономических зон, рассматриваются как находящиеся вне таможенной территории Российской Федерации для целей применения таможенных пошлин, налогов, а так же запретов и ограничений экономического характера, установленных законодательством РФ о государственном регулировании внешнеторговой деятельности, за исключением случаев, определяемых Таможенным кодексом и иными федеральными законами. Для целей определения ввоза продуктов, в которых использованы изобретения или полезная модель, либо изделий, в которых реализован промышленный образец, таможенная граница совпадает с государственной границей Российской Федерации.
Под изготовлением продуктов, изделий следует понимать совокупность действий, в результате которых появляется продукт, в котором воплощены изобретение или полезная модель, или изделие, в котором воплощено запатентованное художественно-конструкторское решение43.
Под предложением о продаже продуктов, в которых используются запатентованные решения, следует понимать любое предложение о продаже подобных продуктов, изделий, в том числе оферту и рекламу, из которых однозначно видно намерение лица продавать товары, в которых используются запатентованные решения.
Под продажей продуктов, изделий, в которых воплощены запатентованные решения, следует понимать заключение договора купли-продажи указанных продуктов, изделий.
Под иным введением в гражданский оборот продуктов и изделий , в которых использованы запатентованные решения, следует понимать любой переход таких продуктов и изделий от одного лица к другому лицу на основе заключаемых участниками гражданского оборота сделок или в силу иных юридических фактов.
Хранением продуктов, изделий будет считаться использование продуктов, изделий, в которых воплощены запатентованные технические или художественно-конструкторские решения, только при условии, что хранение осуществляется с целью ввоза на территорию РФ, изготовления, применения, предложения о продаже, продажи, либо иного введения товаров в гражданский оборот.
Такие способы использования изобретений, полезных моделей или промышленного образца относятся к продуктам и изделиям, в которых они воплощены44.
В подпункте 2 п.2 ст. 1358 Гражданского кодекса закреплено положение, согласно которому совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 п.2 ст. 1358 ГК (ввоз, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта), в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом. Если продукт, получаемый запатентованным способом, является новым, идентичный продукт считается полученным путем использования запатентованного способа, поскольку не доказано иное;
При этом Гражданским кодексом вовсе не установлено, в сравнении с чем должна определяться новизна продукта. Однако представляется, что для решения данной проблемы можно воспользоваться аналогией с положением п.3 ст. 1358 ГК, из которого следует, что продукт должен считаться новым, если он не стал известен в данной области техники до совершения в отношении него действий, предусмотренных подп.2 п.2 ст. 1358 ГК РФ. На практике в случае создания в результате применения способа нового продукта обычно патент испрашивается не только в отношении способа, но и в отношении продукта, который может быть получен в результате применения данного способа. В этом случае вопрос о новизне продукта не стоит. Идентичный продукт считается полученным путем использования запатентованного способа до тех пор, пока не будет доказано иное.
Следующий подпункт п.2 ст. 1358 ГК РФ устанавливает, что совершение действий, указанных в предыдущем подпункте, в отношении устройства, при функционировании (эксплуатации) которого в соответствии с его назначением автоматически осуществляется запатентованный способ. Под такими действиями следует понимать ввоз, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей данного устройства. В этом случае новизна устройства не имеет юридического значения.
Использованием запатентованного способа так же считается осуществление способа, в котором используется изобретение (совокупность действий, фактически совершаемых над материальными объектами с помощью материальных средств).
Гражданским законодательством описаны правила определения факта использования запатентованных технических или художественно-конструкторских решений. Определено, что такие объекты признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных пунктом 2 статьи 1358 ГК РФ45. Введение понятия "эквивалентный признак" позволяет предупреждать использование технических решений, хотя и очень близких к запатентованным, но имеющих определенные отличия. Запатентованный промышленный образец признается использованным в изделии, если оно содержит все его существенные признаки46. При определении эквивалентности признаков принимается во внимание их взаимозаменяемость , т.е. признаки, выполняющие одинаковую функцию, могут отличаться по форме выполнения (по конструкции, технологии или материалу). Эквивалентность признаков определяется так же тем, что использование признака аналога в заявленном объекте не придает последнему дополнительных полезных качеств или существенных преимуществ перед аналогом. Из данной нормы следует, что при определении факта использования изобретения и полезной модели во внимание принимаются не все эквивалентные признаки, а только те, что которые относятся к той же области техники, что и изобретение и полезная модель, и которые стали известны в этой области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, содержащихся в п.2 ст. 1358 ГК РФ. Таким образом, факт использования изобретения, полезной модели зависит от момента совершения этого использования, т.е. до того, как эквивалентный признак стал известным из уровня техники, включающем в данном случае только решения, относящиеся к той же области, что и изобретение, полезная модель, или после начала использования.
Дополнительно законодателем установлено, что промышленный образец признается использованным в изделии, если такое изделие содержит все существенные признаки промышленного образца, нашедшие отражение на изображениях изделия и приведенные в перечне существенных признаков промышленного образца. Объем правовой охраны, предоставляемой промышленному образцу на основании патента, определяемый в соответствии с п. 3 ст. 1358 ГК РФ, совпадает с объемом правовой охраны, определяемой при установлении факта использования промышленного образца в изделии.
Если при использовании изобретения или полезной модели используются также все признаки, приведенные в независимом пункте содержащейся в патенте формулы другого изобретения или другой полезной модели, а при использовании промышленного образца - все признаки, приведенные в перечне существенных признаков другого промышленного образца, другое изобретение, другая полезная модель или другой промышленный образец также признаются использованными47.
Однако в данном случае законодатель не указывает, что при установлении факта использования во внимание следует принимать не только идентичные признаки, но и эквивалентные.
Гражданский кодекс регламентирует правила, применяемые в случае, если обладателями патента на одно изобретение, полезную модель или промышленный образец являются несколько лиц. В данном случае следует применять положения о соавторстве, содержащиеся в статье 1348 Гражданского Кодекса. При этом законодатель отмечает, что норма статьи 1348 подлежит применению независимо от того, является ли кто-либо из патентообладателем автором охраняемого результата интеллектуальной деятельности или нет.
Норма статьи 1348 ГК не содержит исчерпывающего перечня действий, являющихся осуществлением Исключительного права. Однако в гражданском законодательстве содержится исчерпывающий перечень действий, которые не являются нарушением исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец.
К таким действиям относятся:
1) применение продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, и применение изделия, в котором использован промышленный образец, в конструкции, во вспомогательном оборудовании либо при эксплуатации транспортных средств (водного, воздушного, автомобильного и железнодорожного транспорта) или космической техники иностранных государств при условии, что эти транспортные средства или эта космическая техника временно или случайно находятся на территории Российской Федерации и указанные продукт или изделие применяются исключительно для нужд транспортных средств или космической техники. Такое действие не признается нарушением исключительного права в отношении транспортных средств или космической техники тех иностранных государств, которые предоставляют такие же права в отношении транспортных средств или космической техники, зарегистрированных в Российской Федерации;
2) проведение научного исследования продукта или способа, в которых использованы изобретение или полезная модель, либо научного исследования изделия, в котором использован промышленный образец, либо проведение эксперимента над такими продуктом, способом или изделием;
3) использование изобретения, полезной модели или промышленного образца при чрезвычайных обстоятельствах (стихийных бедствиях, катастрофах, авариях) с уведомлением о таком использовании патентообладателя в кратчайший срок и с последующей выплатой ему соразмерной компенсации;
4) использование изобретения, полезной модели или промышленного образца для удовлетворения личных, семейных, домашних или иных не связанных с предпринимательской деятельностью нужд, если целью такого использования не является получение прибыли или дохода;
5) разовое изготовление в аптеках по рецептам врачей лекарственных средств с использованием изобретения;
6) ввоз на территорию Российской Федерации, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец, если этот продукт или это изделие ранее были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации патентообладателем или иным лицом с разрешения патентообладателя.
Действия исключительного права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы
Сроки действия исключительного права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы
Срок действия исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец (объекты патентного права) и удостоверяющего это право патента исчисляется со дня подачи первоначальной заявки на выдачу патента в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности и при условии соблюдения требований, установленных Гражданским кодексом РФ, составляет:
двадцать лет - для изобретений;
десять лет - для полезных моделей;
пятнадцать лет - для промышленных образцов.
На территории РФ исключительный права на изобретении, полезные модели и промышленный образцы признаются только при условии государственной регистрации этих результатов интеллектуальной деятельности в соответствующем органе исполнительной власти, либо в соответствии с международными договорами РФ, и выдачи на них патентов. Только при соблюдении этих двух условий соответствующие объекты признаются и охраняются.
Иностранный патент признается имеющим силу на территории РФ при условии наличия соответствующего международного договора РФ. В связи с этим положением следует учитывать, что при признании исключительного права на результат интеллектуальной деятельности на основании международного договора РФ, содержание права, его действие, ограничения, порядок его осуществления и защиты определяются Гражданским законодательством независимо от положений законодательства страны возникновения исключительного права, если таким международным договором или ГК не предусмотрено иное48.
В настоящее время на территории РФ признаются и защищаются патенты, выданные российскими патентными ведомствами и патенты, выданный евразийскими патентными ведомствами в соответствии с Евразийской патентной конвенцией. Данная конвенция распространяет свое действие только на изобретения. Таким образом никакие патенты на полезные модели и промышленный образцы, кроме выданных Российскими патентными ведомствами не действуют.
Право авторства.
Праву авторства посвящена статья 1356 Гражданского Кодекса РФ. Данная норма гласит: право авторства, то есть право признаваться автором изобретения, полезной модели или промышленного образца, неотчуждаемо и непередаваемо, в том числе при передаче другому лицу или переходе к нему исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец и при предоставлении другому лицу права его использования. Право авторства принадлежит автору произведения, полезной модели или промышленного образца и означает право на признание за определенным лицом права считаться автором соответствующего результата интеллектуальной деятельности. Такое право может принадлежать только физическому лицу, гражданину, творческим трудом которого создан результат интеллектуальной деятельности. Право авторства не зависит от того, под каким именем результат интеллектуальной деятельности автора введен в оборот.
Право авторства - неимущественное, личное право, носящее абсолютный характер. Право авторства - неотчуждаемое и непередаваемое, что обусловлено его неразрывной связью с личностью автора. Автор не может отказаться от права авторства, так как законодателем установлено, что отказ от права авторства ничтожен.
В ранее действующем законодательстве содержалась норма, устанавливающая бессрочный характер права авторства на изобретение, полезную модель или промышленный образец. В современном гражданском законодательстве такая норма отсутствует. Однако статья 1228 ГК устанавливает, что право на результаты интеллектуальной деятельности охраняется бессрочно. Сопоставив эти две нормы, можно сделать вывод: право авторства принадлежит автору до конца его жизни, так как он не может от него отказаться, он и после смерти оно не может никому принадлежать, так как оно непередаваемо. Таким образом, ясно, что срок действия права авторства оканчивается со смертью автора.
Моментом возникновения права авторства считается момент создания результата интеллектуальной деятельности, а именно - придание результату творческой деятельности объективной формы. Именно с этого момента лицо, создавшее в результате творческой деятельности определенное решение, может заявить о том, что оно является автором произведения.
Именно с этого момента автор технического или художественно-конструкторского решения приобретает права и обязанности, которые непосредственно связаны с фактом авторства изобретения, полезной модели или промышленного образца49.
Теперь перейдем к иным правам, принадлежащим патентообладателям.
Праву на получение патента посвящена ст. 1357 ГК РФ. Гражданским кодексом закреплено, что первоначально право на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец возникает у автора соответствующего объекта. Это значит, что именно автор определяет юридическую судьбу созданного им технического или художественно-конструкторского решения. У автора существует три возможных варианта действия:
1. Подать заявку на получение патента;
2. Передать право на подачу заявки третьему лицу;
3. Сохранить решение в тайне.
В том случае, если изобретение, полезная модель или промышленный образец созданы результатом совместного творческого труда, то распоряжение правом на получение патента осуществляется авторами совместно50.
Однако законодателем введено ограничение права на получение патента на объекты, являющиеся результатом выполнения трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя лицом (служебное изобретение, служебная полезная модель, служебный промышленный образец).
Возможность перехода права на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец закреплена в п.2 ст. 1257 Гражданского Кодекса РФ. Там сказано, что такое право может перейти к другому лицу (правопреемнику) или быть ему передано в случаях и по основаниям, которые установлены законом, в том числе в порядке универсального правопреемства, или по договору, в том числе по трудовому договору.
Переход права на получение патента осуществляется между лицами, ни одно из которых не является автором, в случае, когда изобретение, полезная модель или промышленный образец созданы при выполнении работ по государственному или муниципальному контракту для государственных или муниципальных нужд, если государственным или муниципальным контрактом не предусмотрено, что это право принадлежит Российской Федерации, субъекту РФ или муниципальному образованию, от имени которого выступает государственный или муниципальный заказчик, либо совместно исполнителю и РФ, исполнителю и субъекту РФ лили исполнителю и муниципальному образованию51.переход права на получение патента между лицами, не являющимися авторами, может осуществляться в порядке универсального правопреемства.
Передача права на получение патента (отчуждение) осуществляется на основании договора. Договор об отчуждении права на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть заключен как между автором и другим лицом, правопреемником, так и между лицами, ни одно из которых не является автором, при условии, что право на получение патента на законных основаниях принадлежит лицу, которое его отчуждает52. Право на вознаграждение за использование служебного изобретения, полезной модели или промышленного образца
Данное право может быть реализовано автором при условии, что работодатель получит патент на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец, либо примет решение о сохранении информации о таких изобретении, полезной модели или промышленном образце в тайне и сообщит об этом работнику, либо передаст право на получение патента другому лицу, либо не получит патент по данной им заявке по зависящим от него причинам53.
Размер вознаграждения, условия и порядок его выплаты работодателем определяются договором между ним и работником, а в случае возникновения спора - судом. Законодатель не определяет является ли право на отказ от получения такого вознаграждения ничтожным. По общему правилу следует предположить, что работник может реализовать сове право на получение вознаграждения путем отказа от него в договоре.
ОГРАНИЧЕНИЕ ПАТЕНТНЫХ ПРАВ
Абсолютность патентных прав, как и всяких вообще исключительных, является ослабленной (В. Л. Дозорцев) в сравнении с абсолютностью прав вещных. Эта "ослабленность" выражается в ограничении субъективного патентного права: по территории признания; по кругу лиц, за которыми оно может быть признано; по времени действия; по содержанию.
Патентное право не является абсолютным, и именно поэтому законом устанавливаются его ограничения. Такие ограничения касаются служебного изобретения, служебной модели и служебного промышленного образца. Данные отношения регламентируются отдельным Параграфом главы 72 Гражданского Кодекса.
Изобретение, полезная модель или промышленный образец приобретают статус служебных в случае, если созданы работником в рамках выполнения своих рудовых обязанностей или при выполнении конкретного задания работодателя. При определении круга трудовых обязанностей работника, создавшего служебное изобретение, служебную полезную модель или промышленный образец, действуют правила статьи 1295 Гражданского кодекса, касающиеся служебных произведений. Такие обязанности устанавливаются прежде всего трудовым договором, в котором определена трудовая функция работника.
Обязанности работника, кроме того, могут определяться внутренними документами работодателя, с которыми работник ознакомлен. К таким документам могут относиться приказы, положения, должностные инструкции. ГК также указывает на то, что служебным считается изобретение, полезная модель или промышленный образец, которые созданы в связи с выполнением работником конкретного задания работодателя. Как представляется, задание работодателя должно даваться в пределах общих обязанностей автора как работника. B том случае, если указание работодателя касается трудовой деятельности, которая не вытекает из трудового договора, такое поручение может рассматриваться как изменение трудовой функции, т.е. перевод на другую работу, которое на основании ст. 7 2.1 ТК допускается только с письменного согласия работника.
За работником, создавшим служебное изобретение, полезную модель или промышленный образец, закрепляется право авторства на соответствующий объект. Данное право по своей природе является неимущественным и не может отчуждаться.
Исключительное право на служебное изобретение, полезную модель, промышленный образец, которое согласно ст. 1226 ГК является имущественным правом, а также право на получение патента принадлежат работодателю. Исключительное право на служебное изобретение, полезную модель и промышленный образец может не перейти к работодателю и сохраниться у работника в двух случаях:
1) соглашением, в том числе трудовым, между работником и работодателем может быть предусмотрено иное распределение исключительных прав на указанные объекты;
2) ГК предоставляет работодателю срок, в течение которого он может подать заявку на выдачу патента в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, передать право на подачу данной заявки другому лицу либо сообщить работнику о сохранении информации о созданном объекте в тайне. Если работодатель не совершит ни одно из указанных действий, то право на получение соответствующего патента переходит к работнику. В этом случае ГК сохраняет за работодателем право на использование служебного изобретения, полезной модели или промышленного образца а собственном производстве на условиях простой (неисключительной) ,лицензии с выплатой патентообладателю компенсации. В том случае, если соглашениями, заключенными между работником и работодателем, не закреплено право работника на получение патента, при создании служебного изобретения, полезной модели или промышленного образца работник обязан письменно уведомить работодателя. Поскольку ГК не установлено, в течение какого времени работник должен уведомить работодателя, этот срок должен быть определен в трудовом договоре либо определен работодателем и доведен до работника. B ином случае, если срок направления упомянутого уведомления не определен, рассматриваемое положение ГК фактически теряет смысл. У
ведомление работодателя о создании служебного изобретения, полезной модели или промышленного образца является событием, с которым ГК связывает начало течения четырехмесячного срока для совершения работодателем одного из указанных ниже действий: - работодатель может подать заявку на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Под подачей заявки на выдачу патента понимаются действия, указанные в ст. 1374 ГК. В этом случае после получения патента работодатель становится обладателем исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец; - работодатель может передать право на подачу заявки на патент другому лицу. Вопросы передачи права на получение патента не раскрываются в ГК. Тем не менее из общего анализа положений ГК можно сделать вывод о том, что такая передача должна производиться на основании договора между работодателем и иным лицом, желающим получить соответствующий патент. Кроме этого, если передача права на получение патента происходит после подачи заявки работодателем, в документы заявки должны быть внесены изменения (ст. 13 7 8 ГК). В любом случае права на получение патента могут быть переданы только до регистрации изобретения, полезной модели или промышленного образца. После регистрации работодатель может заключить договор об отчуждении исключительного права либо лицензионный договор; - информация о результатах интеллектуальной деятельности по решению работодателя может быть сохранена в тайне. При этом ГК не определяет, что в данном случае имеется в виду коммерческая тайна. Поэтому представляется, что рассматриваемая норма будет распространяться так же и на информацию, которая не соответствует критериям коммерческой тайны.
Работник, создавший служебное изобретение, полезную модель или промышленный образец, вправе требовать он от работодателя выплаты ему вознаграждения, если работодатель:
а) получит патент на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец;
б) примет решение о сохранении информации о соответствующих результата интеллектуальной деятельности в тайне и сообщит об этом работнику;
в) передаст право на получение патента другому лицу;
г) не получит патент по поданной им заявке по зависящим от него причинам. Таким образом, если право на получение патента не представлено работнику, он имеет право на вознаграждения фактически в любом случае, за исключением одного: если патент не будет получен работодателем по не зависящим от него причинам.
ГК не устанавливает какие-либо у требования к размеру компенсации или вознаграждения, которые выплачиваются работник ,или порядку их выплаты и указывает на то, что эти вопросы у должны определяться в договоре между работником и работодателем. Вместе с тем ГК предусмотрено, что Правительство РФ может устанавливать минимальные ставки вознаграждения. В случае недостижения согласия относительно размера порядка выплаты компенсации или вознаграждения соответствующий спор рассматривается судом. П
ункт 5 ст. 1370 ГК посвящен ситуации, когда изобретение, полезная модель или промышленный образец не были созданы работником в пределах своих служебных обязанностей, но с использованием денежных, технических или иных материальных средств работодателя. В этой ситуации ГК не признает указанные объекты служебными и предоставляет право на получение патента работнику. Однако работодателю также предоставлены определенные права. Во-первых, он вправе потребовать предоставления ему безвозмездной простой (неисключительной) лицензии на использование созданного результата интеллектуальной деятельности для собственных нужд на весь срок действия исключительного права. ГК не устанавливает какие-либо ограничения для работодателя относительно использования указанных объектов по лицензии, поэтому у он вправе использовать изобретение, полезную модель или промышленный образец в любом объеме.
Во-вторых, работодатель вправе потребовать возмещения расходов, понесенных созданием таких изобретения, полезной модели или промышленного образца. Размер такого возмещения ГК не определяет, оставляя решение данного вопроса на усмотрение сторон.
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВАМИ
Распоряжение исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец осуществляется в рамках договоров, заключаемых между патентообладателем и иными лицами или в а так же в форме установления открытой лицензии.
К таким договорам относятся:
1. Договор об отчуждении исключительного права;
2. Лицензионный договор о предоставлении права использования изобретения, полезной модели и промышленного образца.
Договор об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец, его сущность и содержание, регламентируются статьей 1365 Гражданского Кодекса.
Законодатель устанавливает, что договор об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец - это договор, в соответствии с которым:
- патентообладатель передает или обязуется передать принадлежащее ему исключительное право на соответствующее техническое или художественно-конструкторское решение приобретателю патента;
- патентообладатель передает или обязуется передать исключительное право в полном объеме.
Передача в полном объеме означает , что патентообладатель, передавший исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец (бывший патентообладатель), лишается права на использование соответствующего объекта патентных прав, распоряжения исключительным правом на такой объект, а также права запрещать другим лицам использование этого объекта.
Моментом перехода исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец буде считаться момент государственной регистрации договора об отчуждении патента.
Сторонами договора об отчуждении патента могут выступать как физические, так и юридические лица, в случаях, когда патентом владеет Российская Федерация, субъект РФ или муниципальное образование (ст. 1373 ГК), стороной договора является организация, в лице которой представлены соответственно Российская Федерация, субъект РФ или муниципальное образование. Предметом договора об отчуждении патента является исключительное право в полном объеме. Объем прав при этом согласно п. 2 и 3 ст. 1354 ГК определяется формулой изобретения, полезной модели или перечнем существенных признаков промышленного образца соответственно. B договоре должен быть указан номер патента на решение, в отношении которого осуществляется передача исключительного права. Предмет договора об отчуждении исключительного права является его существенным условием54.
B ст. 1365 ГК не содержится перечня условий, которые бы считались существенными для договора об отчуждении патента. Из этого следует, что к таковым для данного типа договора в соответствии с п. 1 ст. 432 ГК помимо предмета договора будут относиться только те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. К таким условиям в случае возмездной передачи исключительного права относится условие о размере вознаграждения или о порядке его определения. Согласно общему правилу, относящемуся ко всем договорам об отчуждении исключительного права, установленному в п. 3 ст. 1234 ГК, при отсутствии в возмездном договоре об отчуждении патента данного условия, договор считается незаключенным. При этом законодатель отмечает, что правила определения цены, предусмотренные п. 3 ст. 424 ГК, в данном случае не применяются55.
Однако отчуждение патента может осуществляться ибезвозмездно. Этому свидетельствует тот факт, что законодатель в абз 2 п. 3 ст. 1234 ГК использует термин "возмездный договор", что дает основания полагать, что возможна конструкция и безвозмездного договора отчуждения. В этом случае в договоре об отчуждении патента обязательно должно быть указано, что он является безвозмездным. Только при выполнении этого условия договор будет считаться безвозмездным и действительным56.
Договор об отчуждении патента должен быть заключен в письменной форме и подлежит государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Срок действия договора об отчуждении патента определяется срокам действия патента.
Прежний правообладатель вправе требовать в судебном порядке перевода на себя прав приобретателя исключительного права и возмещения убытков при существенном нарушении приобретателем обязанности выплатить ему в установленный договором об отчуждении патента срок вознаграждение за приобретение исключительного права57. При этом законодатель определяет признак существенности: существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной мере лишается того, на что была в праве рассчитывать при заключении договора. Решение о том, было ли нарушение существенным или нет осуществляется судом.
В случае, если исключительное право не перешло к приобретателю (договор заключен, но не зарегистрирован), то при нарушении им обязанности выплатить в установленный договором срок вознаграждение за приобретение исключительного права правообладатель может отказаться от договора в одностороннем порядке и потребовать возмещения убытков, причиненных расторжением договора . Договор об отчуждении патента может быть расторгнут или изменен по правилам, установленным ст. 450 - 453 ГК58.
Гражданским кодексам за заявителем, являющимся автором изобретения, закрепляется возможность сделать публичное предложение о заключении договора об отчуждении патента. Это можно сделать при подаче заявки на получение патента на изобретение. Необходимым условием является подачи заявление о том, что в случае выдачи патента он обязуется заключить договор об отчуждении патента на условиях, соответствующих установившейся практике, с любым гражданином Российской Федерации или российским юридическим лицом, кто первым изъявил такое желание и уведомил об этом патентообладателя и федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. При наличии такого заявления патентные пошлины, предусмотренные настоящим Кодексом, в отношении заявки на выдачу патента на изобретение и в отношении патента, выданного по такой заявке, с заявителя не взимаются.
Такое предложение заключить договор может сделать только заявитель, являющийся автором изобретения. Следовательно, оно может быть сделано только физическим лицом. Сведения об указанном заявлении публикуются федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в официальном бюллетене "Изобретения. Полезные модели" одновременно с публикацией сведений о выдаче патента.
Лицо, изъявившее желание заключить договор об отчуждении патента, должно уведомить об этом патентообладателя и федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Из указания законодателя на то, что письменное уведомление о желании заключить договор должно быть направлено в адрес патентообладателя, можно сделать вывод, что данное уведомление может быть направлено в соответствующие адреса только после публикации сведений о патенте. Термин "установившаяся практика" является оценочным. Заявитель, подавший заявление о том, что в случае выдачи патента он обязуется заключить договор об отчуждении патента, освобождается от уплаты пошлин, предусмотренных в отношении заявки, а в случае получения патента - от пошлин, предусмотренных в отношении патента.
Лицо, заключившее договор с патентообладателем, сделавшим публичное предложение o заключении договора об отчуждении патента на изобретение, приобретает обязанность уплатить все патентные пошлины, от уплаты которых патент-обладатель (заявитель) был освобожден. Договор об отчуждении патента на изобретение, заключенный между патентообладателем, сделавшим публичное предложение о заключении договора об отчуждении патента и лицом, изъявившим желание заключить такай договор, в общем порядке должен быть зарегистрирован в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Однако лицо, заключившее договор об отчуждении патента на изобретение с патентообладателем на основании его заявления о том, что в случае выдачи патента он обязуется заключить договор об отчуждении патента, должно предоставить для регистрации договора в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности одновременно с заявлением о регистрации договора документ, подтверждающий уплату всех патентных пошлин, от уплаты которых был освобожден заявитель (патентообладателъ). После перехода исключительного права к новому патентообладателю, последний уплачивает патентные пошлины в установленном порядке.
Если же в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности не поступило письменных уведомлений от граждан Российской Федерации или российских юридических лиц о желании заключить договор об отчуждении патента, то при истечении двух лет со дня публикации сведений о выдаче патента на изобретение заявитель в праве подать в ФОИВ ходатайство об отзыве своего заявления с обязательством заключить договор об отчуждении патента. При этом патентообладатель оплачивает все патентные пошлины, от которых он в соответствии был освобожден в соответствии с Гражданским Кодексом.
B случае получения вышеуказанного ходатайства и при условии оплаты соответствующих пошлин федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности публикует в официальном бюллетене "Изобретения. Полезные модели" сведения об отзыве заявления, содержащего публичное предложение о заключении договора об отчуждении патента.
Лицензионный договор.
По лицензионному договору одна сторона - патентообладатель (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) удостоверенное патентом право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в установленных договором пределах.
Лицензионный договор о предоставлении права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца законодатель характеризует как договор, в соответствии с которым:
- патентообладатель (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить принадлежащее ему право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца лицензиату;
- патентообладатель предоставляет или обязуется предоставить право использования в установленных договором пределах.
Заключение лицензионного договора не влечет за собой переход исключительного права к лицензиату.
Предоставление права использования в соответствии с лицензионным договором осуществляется в установленных договором пределах. Это означает, что патентообладатель (лицензиар), предоставивший другому лицу (лицензиату) право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в случае простой (неисключительной) лицензии (п. 1 ст. 123б ГК) сохраняет за собой право выдачи лицензий другим лицам, т.е. право распоряжения исключитeльным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец, за лицензиаром также остается право запрещать другим лицам, кроме лицензиата, использование этого объекта, и право использования объекта лицензии. В случае исключительной лицензии лицензиар предоставляет лицензиату право использования результата интеллектуальной деятельности без сохранения за собой права выдачи лицензий другим лицам. Можно предположить, что в части возможности использования лицензиаром передаваемого по лицензионному соглашению объекта патентного права сохранен подход, в соответствии с которым у него остается право на использование объекта исключительной лицензии способами, неустановленными в договоре. У лицензиара в случае исключительной лицензии также сохраняется право запрещать другим лицам, кроме лицензиата, использование объекта лицензии. лицензиат, являясь правообладателем, сохраняет за :собой и право распоряжения исключительным правом, так он вправе заключить .договор отчуждения в отношении объекта лицензионного договора59. Требования к лицензионному договору о предоставлении права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца вытекают из общих требований к лицензионному договору, установленных в ст. 12 3 5 ГК. Сторонами лицензионного договора o предоставлении права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца могут выступать как физические, так и юридические лица, в случаях, когда патентом владеет Российская Федерация, субъект РФ или муниципальное образование (ст. 1373 ГК) стороной договора является организация, в лице которой представлены соответственно Российская Федерация, субъект РФ или муниципальное образование. Гражданским кодексам устанавливаются существенные условия лицензионного договора: - предмет договора;
- способы использования результата интеллектуальной деятельности - территория, на которой допускается использование результата интеллектуальной деятельности; - срок, на который заключается лицензионный договор;
- указание на безвозмездный или возмездный характер договора. В случае возмездного договора - условие о размере вознаграждения или о порядке его определения;
- обязанность лицензиата представлять лицензиару отчеты об использовании результата интеллектуальной деятельности, если лицензионным договором не предусмотрено иное.
Предметом лицензионного договора о предоставлении права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца является право использования соответствующего объекта патентных прав. В зависимости от вида лицензии (простая (неисключительная) или исключительная лицензия) предметом лицензионного договора может быть право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (неисключительная лицензия) либо право использования этих объектов без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (исключительная лицензия). в договоре должны быть указаны номер патента и дата выдачи патента, удостоверяющего исключительное право на объект патентных прав.
B соответствии с лицензионным договором право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца предоставляется в определенных пределах. В лицензионном договоре должны быть указаны способы использования изобретения, полезной модели или промышленного образца, в отношении которых лицензиату предоставляется право использования. Если какое-либо правомочие по использованию изобретения, полезной модели или промышленного образца прямо не указано в лицензионном договоре, то такое право использования не считается предоставленным лицензиату60. Эта запись ориентирует лицензиата на четкую формулировку его прав в отношении запатентованного объекта и способов его использования. Законодатель предусмотрел возможность ограничения использования путем указания территории, на которой допускается использование (п. 3 ст. 1235 ГК). B случае, если такая территория в договоре не указана, лицензиат вправе осуществлять использование изобретения, полезной модели или промышленного образца на всей территории РФ. Однако регламентация в лицензионном договоре возможности использования запатентованного решения на части территории РФ может вызвать нарекания на основании нарушения конституционного принципа о едином экономическом пространстве, предусматривающего свободное перемещение товаров, работ, услуг и финансовых средств по всей территории РФ. Кроме того, у лицензиара могут возникнуть проблемы, связанные с контролем использования лицензиатом запатентованного объекта только на части территории РФ. Срок действия лицензионного договора устанавливается по соглашению сторон, при этом он не может превышать срок действия патента. B случае предоставления права использования на возмездной основе в лицензионном договоре должно быть указано условие о размере вознаграждения или о порядке его определения. Согласно общему правилу, относящемуся ко всем лицензионным договорам, установленному в п. 5 ст. 12 3 5 ГК, при отсутствии в возмездном лицензионном договоре данного условия, договор считается незаключенным. При этом законодатель отмечает в п. 5 ст. 1235 ГК, что правила определения цены, предусмотренные п. 3 ст. 424 ГК, в данном случае не применяются. П61редоставление права использования может осуществляться и безвозмездно. В этом случае в лицензионном договоре обязательно должно быть указано, что он являйся возмездным. Только при выполнении этого условия лицензионный договор будя, считаться безвозмездным и действительным. Содержание лицензионного договора о предоставлении права использование изобретения, полезно и модели или промышленного образца составляют права и обязанности сторон, которые определяются соглашением сторон и общими положениями гражданского законодательства о договорах с учетом особенностей предмета договора, а также нормами ст. 1237 ГК, B соответствии с п. 1 ст. 1237 лицензиат обязан представлять лицензиару отчеты об использовании изобретения, полезной модели или промышленного образца, если лицензионным договором не предусмотрено иное. Если в лицензионном договоре предусмотрен со стороны лицензиара контроль за использованием, но отсутствуют условия о сроке и порядке представления отчетов об использовании, то лицензиат обязан предоставлять такие отчеты лицензиару по его требованию. В течение срока действия лицензионного договора лицензиар обязан воздерживаться от каких-либо действий, способны затруднить осуществление лицензиатом предоставленных ему по лицензии прав по использованию объекта лицензии (п. 2 ст. 1237 ГК). К таким действиям со стороны лицензиара, например можно отнести действия, направленные на досрочное прекращение действия патента, а также бездействие по отношению к нарушителям патента. При наличии письменного согласия лицензиара лицензиат может по сублицензионному договору предоставить право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца другому лицу (ст. 12 3 8 ГК). К сублицензионному договору применяются правила ГК о лицензионном договоре. B соответствии со ст. 13 б 9 ГК лицензионный договор о предоставлении права использования изобретения, полезной модели или промышленного образца должен быть заключен в письменной форме и подлежит государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Стороны лицензионного договора отвечают по своим обязательствам по основаниям и в порядке, установленным в гл. 25 ГК. Лицензионный договор может быть расторгнут или изменен по правилам, Установленным ст. 450-453 ГК. Лицензиат, получивший право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии с исключительной лицензией, вправе защищает права, полученные по договору, в случае их нарушении третьими лицами.
Договор об отчуждении патента, лицензионный договор, а также другие договоры, посредством которых осуществляется распоряжение исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец, заключаются в письменной форме и подлежат государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.
5.2. Защита прав патентообладателей.
Судебный порядок - общепринятый способ защиты патентных прав. Заявление о защите нарушенного или оспариваемого права подается в суд по месту нахождения ответчика.
Согласно гражданскому законодательству, к спорам, связанным с защитой патентных прав относятся:
1) об авторстве изобретения, полезной модели, промышленного образца;
2) об установлении патентообладателя;
3) о нарушении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец;
4) о заключении, об исполнении, об изменении и о прекращении договоров о передаче исключительного права (отчуждении патента) и лицензионных договоров на использование изобретения, полезной модели, промышленного образца;
5) о праве преждепользования;
6) о праве послепользования;
7) о размере, сроке и порядке выплаты вознаграждения автору изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии с настоящим Кодексом;
8) о размере, сроке и порядке выплаты компенсаций
Спецификой спора об авторстве является то, что спор об авторстве разрешается при условии, что не ставится под сомнение факт соответствия результата интеллектуальной деятельности условиям патентоспособности, в противном случае разрешение вопроса об авторстве в рамках данного спора не представляется возможным. Исключение составляют споры об авторстве на такой результат интеллектуальной деятельности, как ноу-хау.
Разновидностью спора об авторстве можно назвать спор о соавторстве. В этом случае истец не подвергает сомнению авторство ответчика, указанное в патенте, но утверждает, что решение технической задачи было невозможно без его творческого участия. Ответчик, напротив, отрицает участие заявителя в решении технической задачи, результатом которой явилось создание принципиально нового объекта, либо утверждает, что участие ответчика не носило творческого характера и по существу свелось к оказанию технической, территориальной или организационной помощи, что позволяет признать его соавтором в силе положений ГК62.
Споры об установлении патентообладателя рассматриваются в случае, если им место нарушения, по мнению истца оформлении патента (ст. 1347 ГК). Споры о нарушении исключительных прав на изобретение, полезную модель промышленный образец предполагают, что были нарушены исключительные права на использование указанных объектов патентных прав способами, предусмотренными в ст. 13 5 8 ГК. Спор о праве преждепользования возникает в том случае, если лицо (физическое или юридическое) полагает, что имеет доказательства своего добросовестного использования на территории РФ до даты приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца созданного независимо от автора тождественного решения или сделанных необходимых к этому приготовлений, и потому требует в судебном порядке признать его право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования. Поскольку право преждепользования может быть передано другому лицу при заключении договоров о передаче предприятий63 не исключено, что вопросы о праве преждепользования могут возникнуть и при рассмотрении отдельных обязательственных отношений. Оспаривание права послепользованя означает, что оспаривается право лица, которое в период между датой прекращения действия патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец и датой публикации в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности сведений о восстановлении действия патента начало использование изобретения, полезной модели или промышленного образца либо сделало в указанный период необходимые к этому приготовления, и которое в силу п. 3 ст. 1400 ГК сохраняет право на дальнейшее его безвозмездное использование без расширения объема такого использования.
Споры о размере, сроке и порядке выплаты компенсаций, упомянутых в ст. 1406 ГК, могут возникнуть между патентообладателем и лицами, использующими объекты патентных прав, при совершении действий, не являющихся нарушением исключительных прав. Так, право на компенсацию возникает у патентообладателя в случае использования изобретения, полезной модели, промышленного образца при чрезвычайных обстоятельствах, под которыми понимаются стихийные бедствия, катастрофы, аварии64 либо разрешения Правительства РФ использовать объекты патентных прав в интересах обороны и безопасности65.
Обязанность выплатить компенсацию возникает также у лиц, использующих изобретения в период действия временной правовой охраны. Право требования на такие выплаты возникает у патентообладателя после получения патента. Если размер компенсации не будет установлен соглашением сторон, спор подлежит рассмотрению в судебном порядке с определением размера компенсации судом (ст. 1392 ГК). Право на компенсацию возникает также у работника, создавшего в процессе выполнения своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя такой результат, в отношении которого возможна правовая охрана, но патент на который получен работником. Компенсация за использование патента подлежит выплате за период использования результата в течение срока действия патента с определением ее размера, условий и порядка выплаты договором, заключаемым между работником и работодателем. В случае недостижения сторонами соглашения по выплате компенсации, спор разрешается в судебном порядке (п . 4 ст. 13 7 0 ГК) . 2. В ряде случаев защита патентных споров производится в административном порядке. Это споры, возникающие в основном в процессе экспертизы заявок на выдачу патентов на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, а также связанные с оспариванием предоставления правовой охраны или ее прекращением. Право на рассмотрение этих споров входит в компетенцию федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности и образуемой при нем палатой по патентным спорам. Правила и порядок рассмотрения и разрешения указанных споров устанавливается федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности самостоятельно. 1 Часть 1, ст 1349 ГК РФ
2 Большой Энциклопедический Политехнический словарь.
3 Собрание постановлений Правительства СССР. 1973. № 19., стр. 109; 1991 №2, стр. 3
4 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31998L0007:EN:HTML
5 О. Алексеева, Понятие промышленного образца в ЕС и России. Интеллектуальная собственность :Промышленная собственность : Научно-практический журнал.№ 3. -М.,2005.
6 О. Алексеева. Правовая охрана промышленных образцов в РФ: основные понятия, положения законодательства, источники права., Москва, 2004
7 http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=51092
8 Мухамедшин И.С., Носова И.А., Комментарий к ГК
9 Ч.5 ст. 1351 ГК РФ
10 Мухамедшин И.С., Носова И.А., Комментарий к ГК
11 О.В. Ревинский, то считать техническим решением при оценке изобретений и полезных моделей, http://consumer.nm.ru/revinsk2.htm
12 Административный регламент ФС по Интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам по исполнению государственной функции оп осуществлению контроля в сфере правовой охраны и использованию результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения, выполняемых за счет средств федерального бюджета.
13 Мухамедшин И.С., Носова И.А., Комментарий к ГК
14 Интеллектуальная собственность: словарь-справочник, под общей редакцией А.Д, Корчагина, с. 33
15 ГК РФ, ст. 1350, часть 2, абз 2-3
16 Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008 г. № 327)
17 П. 5.1.1, часть третья, Руководство по проведению экспертизы заявок на изобретения по существу. Сайт ФИПС.
18 Ч.1 ст. 1381 ГК РФ
19 §5, гл. 72 ГК РФ
20 Ч. 1 ст 1378 ГК РФ
21 Ст. 1381 ГК РФ.
22 Мухамедшин И.С., Носова И.А., Комментарий к ГК
23 Часть третья. РУКОВОДСТВО ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЭКСПЕРТИЗЫ ЗАЯВОК НА ИЗОБРЕТЕНИЯ ПО СУЩЕСТВУ, п. 6.1.
24 Энциклопедия юриста. 2005.
25 Устинова Е.А., Челышева, О.В., Оценка изобретательского уровня (согласно требованиям ЕПВ). Часть II.
http://rbis.su/article.php?article=550 Журнал "Патенты и Лицензии", 2005
26 Мухамедшин И.С., Носова И.А., Комментарий к ГК
27 Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008 г. № 327)
28 Часть третья. Руководство по проведению экспертизы заявок на изобретения по существу, п. 6.1., п.4.2.
29 РГ 2003, 11 июля
30 Патенты и лицензии, 2005, № 12.
31 Абз 2 ч.2 ст. 1351 ГК
32 Мухамедшин И.С., Носова И.А., Комментарий к ГК
33 Никулин Я.В., Краткое пособие о патентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, а также лицензионных договорах, 2004 г.
34 Изобретения и полезные модели как объекты интеллектуальной промышленной собственности, учебное пособие
35 Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на полезную модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на полезную модель.
36 Абз. 4 п.1 ст. 2 ГК РФ
37 Ст. 28, 29 ГК РФ.
38 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19 Июня 2006 Г. N 15 О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных правах.
39 Мухамедшин И.С., Носова И.А., Комментарий к ГК
40 Мухамедшин И.С., Носова И.А., Комментарий к ГК
41 Ч.1. ст. 1358 ГК РФ
42 П.2, ст. 2 ТК
43 Комментарии к ГК, том 2 под ред. Абовой, Богуславского.
44 Мухамедшин И.С., Носова И.А., Комментарий к ГК
45 П. 3 ст. 1358 ГК РФ
46 Гражданское право: Учебник. Том II (под ред. доктора юридических наук, профессора О.Н. Садикова). - "Контракт": "ИНФРА-М", 2006 г.
47 Подп.3 п.2 ст 1348 ГК РФ.
48 П.2 ст. 1231 ГК РФ
49 Ст. 1345 ГК
50 П.3 ст. 1348 ГК РФ
51 П.1 ст. 1373 ГК
52 Мухамедшин И.С., Носова И.А., Комментарий к ГК
53 Ст. 1371 ГК РФ
54 П.1. ст 432 ГК РФ
55 п. 3 ст. 1234 ГК
56 Мухамедшин И.С., Носова И.А., Комментарий к ГК
57 Абз. 1 п. 5 ст. 1234 ГК РФ
58 Абз.2 п. 5 ст. 1234 ГК РФ
59 п. 7 ст. 1236 ГК
60 абз. 2 п. 1 ст. 1235
61 п. 5 ст. 1235 ГК
62 П.1 с. 1384
63 п. 2 ст. 1361 ГК
64 п. 3 ст. 1359 ГК
65 ст. 1360 ГК
---------------
------------------------------------------------------------
---------------
------------------------------------------------------------
Документ
Категория
Рефераты
Просмотров
116
Размер файла
94 Кб
Теги
diplom, диплом
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа