close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Передача прав на интеллектуальную собственность в сфере

код для вставкиСкачать
Передача прав на интеллектуальную
собственность в сфере сотрудничества
университетов и бизнеса
AmCham, IT Committee
5 июня 2014, Санкт-Петербург
Виктор Наумов
Интеллектуальная собственность: особенности
отношений
• Интеллектуальная деятельность: свобода творчества, трудовые
отношения и экономические интересы;
• Правовая культура (!)
• Нематериальная
форма:
сложность
индивидуализации,
практическая потребность в носителях объектов: необходимость
идентификации
• Возникновение прав у компании:
• отсутствие формальностей (например, служебное произведение)
• государственная регистрация
• установление режима конфиденциальности
• Роль государства минимальна (!)
2
Взаимодействие науки и бизнеса:
возникновение и передача прав на ИС
1. Создание по заказу, договоры на проведение
научно-исследовательских,
опытно-конструкторских
или технологических работ
2. Лицензия / отчуждение
3. 217-ФЗ
ФЗ "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ПО
ВОПРОСАМ
СОЗДАНИЯ
БЮДЖЕТНЫМИ
НАУЧНЫМИ
И
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ В ЦЕЛЯХ
ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ (ВНЕДРЕНИЯ) РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" (в ред. Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ)
4. Реализация государственных грантов
В подавляющем большинстве случае ИС создается
работником!
3
«Работник-мечта»
... честный и порядочный
4
Научный работник и ИС
ФЗ «О НАУКЕ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
ПОЛИТИКЕ»
• Статья 4. Научный работник, специалист научной организации и
работник сферы научного обслуживания. Общественные
объединения научных работников
Научный работник имеет право на:
«признание его автором научных и (или) научно-технических
результатов и подачу заявок на изобретения и другие
результаты интеллектуальной деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации»;
«получение в соответствии с законодательством Российской
Федерации доходов от реализации научных и (или) научнотехнических результатов, автором которых он является»;
РЕЖИМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ИС в сфере сотрудничества науки и
бизнеса ОБЩИЕ!
5
Источники рисков в сфере нематериальных
активов
В порядке убывания:
• Соавторы, Работники (разработчики, sales)
• Соучредители
• Инвесторы и «инвесторы»
• Менеджмент
• Конкуренты (новые наниматели)
• Государство: риски минимальны (!)
6
Создание РИД
Служебные РИД
РИД, созданные по
договору
• Исключительное право по
умолчанию принадлежит
работодателю (при
условии создания РИД в
рамках трудовых
обязанностей)
• Исключительное право по
умолчанию принадлежит
автору; передача права
должна быть специально
оговорена, если иное
прямо не предусмотрено
законом
7
Создание РИД: обеспечение служебного статуса Теория
• Служебное произведение: 1295 ГК. Авторские права на
произведение, созданное в пределах установленных
для работника (автора) трудовых обязанностей,
принадлежат автору. Исключительное право на служебное
произведение принадлежит работодателю, если трудовым
или иным договором между работодателем и автором не
предусмотрено иное.
• Служебный секрет производства: 1470 ГК.
Исключительное право на секрет производства, созданный
работником в связи с выполнением своих трудовых
обязанностей или конкретного задания работодателя,
принадлежит работодателю.
8
Создание РИД: обеспечение служебного статуса –
Теория-2
Сейчас
С 01.10.2014 г.
• Секрет производства (ноу-хау) –
• Сведения любого характера
(производственные, технические,
экономические, организационные и
другие) о результатах
интеллектуальной деятельности
в научно-технической сфере и о
способах осуществления
профессиональной
деятельности … и обладатель
таких сведений принимает
разумные меры для соблюдения
их конфиденциальности, в том
числе путем введения режима
коммерческой тайны.
сведения любого характера:
•
имеющие
действительную
или
потенциальную
коммерческую ценность в
силу
неизвестности
их
третьим лицам;
•
к которым у третьих лиц нет
свободного
доступа
на
законном основании;
•
в отношении которых
обладателем таких сведений
введен режим
коммерческой тайны.
9
Немного статистики
«У них»:
• 59% опрошенных уволившихся
работников покидают работу не с
пустыми руками
("Data Theft Common By Departing Employees",
Washington Post, Feb.26, 2009, Ponemon Inst.,
USA, 2009)
• 52% работающих граждан в Европе
взяли бы с собой при увольнении
коммерческую информацию со
своего настоящего места работы. В
Германии так поступил бы каждый
второй работник, а во Франции –
восемь работников из десяти.
(Исследование ICM Research, по заказу McAfee)
10
«У нас»:
Более 30% респондентов могли
бы принять запрос о продаже
коммерческой информации;
60% опрошенных не подписывали
документов на передачу ИС
Более 50% сотрудников уносят с
собой коммерческую информацию и
разработки на новое место работы
(Исследование «Анкор»: ИТ/Телекоммуникации,
май 2009 года)
Создание РИД: обеспечение служебного статуса Практика
• Подтверждение факта трудовых отношений
• Определение трудовых обязанностей
• ИДЕНТИФИКАЦИЯ объектов и их статуса:
внедрение документооборота, сопровождающего
процесс создания служебного РИД: задание,
отчет/уведомление о создании
• Проблемы разделения служебных и неслужебных
РИД при работе ученого в вузе и в компании
• Необходимость создания внутренней системы учета
РИД – реестр ИС
11
Создание РИД: обеспечение служебного статуса –
Практика-2
Решение Псковского городского суда от 11 марта 2013 по делу №
2-2496/2011
Требование:
Признать
исключительное
использование программы для ЭВМ.
право,
запретить
Обстоятельства: ИП заключил трудовой договор с гражданином.
Согласно договору работник принимался на должность дизайнераверстальщика. В период работы работник начал писать программу
для ЭВМ, которая должна была обеспечить автоматизацию радиоэфира в торговых помещениях. Впоследствии работник уволился,
однако он продолжал сотрудничество с ИП по написанию программы.
Решение: Суд посчитал автором спорной программы работника, так
как написание кода в его трудовые обязанности не входило, работа
над программой была закончена вне рамок трудового договора.
1
12
Создание РИД: обеспечение служебного статуса –
Практика-3
Решение АС Свердловской области от 11.01.2011 по делу А6033511/2010
Требование: Признать исключительное право на программу для
ЭВМ.
Обстоятельства: Работником была внедрена программа на
предприятии, которая была создана им до поступления на работу. Во
время трудовой деятельности им осуществлялось модификация и
обслуживание
программы.
Впоследствии
программа
была
зарегистрирована работником. ООО «ЮвелирУралПром» считало, что
программа создана работником в рамках служебных обязанностей.
Решение: Дата заявки на регистрацию не свидетельствует о времени
завершения работы над программой. Служебные задания не
содержат четко сформулированных задач, не имеется конкретных
технических характеристик продукта. В требованиях отказано.
13
Использование РИД: где быть начеку – Теория
Сейчас
С 01.10.2014 г.
• Если работодатель в течение 3 лет
со дня, когда служебное
произведение было предоставлено
в его распоряжение:
• Если работодатель в течение 3 лет
со дня, когда служебное
произведение было предоставлено
в его распоряжение:
- не начнет использование этого
произведения,
- не начнет использование этого
произведения,
- не передаст исключительное право
на него другому лицу или
- не передаст исключительное право
на него другому лицу или
- не сообщит автору о сохранении
произведения в тайне,
- не сообщит автору о сохранении
произведения в тайне,
исключительное право на служебное
произведение принадлежит
автору.
исключительное право на служебное
произведение возвращается
автору.
14
Использование РИД: где быть начеку – Теория-2
Сейчас
С 01.10.2014 г.
• Если исключительное право
принадлежит автору,
работодатель вправе
использовать такое
произведение способами,
обусловленными целью
служебного задания, и в
вытекающих из задания
пределах. При этом право автора
использовать служебное
произведение способом, не
обусловленным целью служебного
задания, а также хотя бы и
способом, обусловленным целью
задания, но за пределами,
вытекающими из задания
работодателя, не ограничивается.
• Если исключительное право
принадлежит автору,
работодатель имеет право
использования
соответствующего служебного
произведения на условиях
простой (неисключительной)
лицензии с выплатой
правообладателю
вознаграждения. Пределы
использования служебного
произведения, размер, условия и
порядок выплаты вознаграждения
определяются договором между
работодателем и автором, а в
случае спора - судом.
15
Компания и честный работник: риски
Честный работник
Режим
коммерческой
тайны
Обязательность
использования
Иное
Программы для ЭВМ и
иные объекты
авторских прав
Возможен
3 года или
переход прав
Созд. «в пределах
установленных для
работника трудовых
обязанностей»
Базы данных
(объекты авторских и
смежных прав)
Возможен
3 года / - или
переход прав
Затраты или 10000
элементов
Стадия подготовки
(и рассмотрения*)
заявки
Право на подачу
заявки: 4 месяца
или переход прав
Уведомление о
результате
Использование
ресурсов
Изобретения,
полезные модели,
промышленные
образцы
16
Товарные знаки
-
Стадии подготовки
заявки
3 года в
коммерческой
деятельности
-
Ноу-хау (секрет
производства)
Невозможна
Обязателен
Нет
Утрата
конфиденциальности
Компания и нечестный работник: риски
Нечестный работник
Режим
коммерческой
тайны
Обязательность
использования
Иное
Программы для ЭВМ и
иные объекты
авторских прав
Возможен
3 года или переход
прав
Созд. «в пределах
установленных для
работника трудовых
обязанностей»
Базы данных
(объекты авторских и
смежных прав)
Возможен
3 года / - или
переход прав
Затраты или 10000
элементов
Стадия
подготовки (и
рассмотрения*)
заявки
Право на подачу
заявки: 4 месяца
или переход прав
Уведомление о
результате
Использование
ресурсов
Стадии
подготовки
заявки
3 года в
коммерческой
деятельности
-
Обязателен
Нет
Утрата
конфиденциальности
Изобретения,
полезные модели,
промышленные
образцы
Товарные знаки
Ноу-хау (секрет
производства)
17
Вознаграждение автора: дилеммы работодателя Теория
Сейчас
С 01.10.2014 г.
• Если работодатель в установленный
срок совершит предусмотренные
законом действия,
демонстрирующие интерес
работодателя к созданному
работником РИД, то автор имеет
право на вознаграждение.
• + Право на вознаграждение за
служебное произведение
неотчуждаемо и не переходит по
наследству, однако права автора по
договору, заключенному им с
работодателем, и не полученные
автором доходы переходят к
наследникам.
• Размер вознаграждения, условия и
порядок его выплаты работодателем
определяются договором между ним
и работником, а в случае спора судом.
18
Вознаграждение автора: дилеммы работодателя Практика
• Соблюдение требований законодательства
• Повышение лояльности к работодателю работников, являющихся
носителями важных сведений
• Установление единообразного регулирования материального
поощрения
• Положение в трудовом договоре или отдельное соглашение
• Вознаграждение – дополняет оклад, имеет гражданско-правовой
характер (ВС РФ)
19
Вознаграждение автора: дилеммы работодателя –
Практика-2
• Отсутствие единого подхода к размеру вознаграждения за служебные
объекты авторского права и смежных прав
• Работодатель несет обязанность по выплате вознаграждения вне
зависимости от прибыльности/эффективности производства
• Работодатель несет обязанность по выплате вознаграждения вне
зависимости от отчуждения исключительного права на РИД
• Минимальная ставка или свобода договора?
• Вознаграждение за ноу-хау? (трансформация в иные РИД)
20
Вознаграждение автора: дилеммы работодателя –
Практика-3
• Отсутствие выплат
• Включение в заработную плату (с оговорками или без)
• Выплата вознаграждения отдельно по каждому РИД
после его создания в соответствии с заранее
установленными критериями
21
Изменения положений ГК РФ
о правах на результаты интеллектуальной деятельности
• Федеральный закон от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую,
вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» («Закон»), направленный на
реформу гражданского законодательства, был опубликован в Российской газете 14
марта 2014 года
• Поправки затрагивают практически все главы четвертой части ГК РФ, вводят новые
институты, а также освещают некоторые вопросы, которые неоднократно возникали
на практике и рассматривались высшими судебными инстанциями
• Большая часть изменений вступит в силу 1 октября 2014 года
22
Изменен порядок государственной регистрации договоров по
распоряжению исключительными правами
ст. 1232 ГК РФ
изменения вступают в силу с 1 октября 2014 года
• Государственная регистрация отчуждения, залога исключительного права, а также
государственная регистрация предоставления права использования результата
интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по лицензионным
договорам осуществляется по заявлению сторон договора.
Действующая редакция п. 3 ст. 1232 ГК РФ - закрепляет положение о том, что государственная
регистрация вышеуказанных действий осуществляется посредством проверочной системы
государственной регистрации соответствующего договора. Такая процедура занимает
продолжительный период времени.
Новая редакция ст. 1232 ГК РФ устанавливает уведомительный порядок регистрации и
предусматривает регистрацию перехода права на основании заявления правообладателя. Для
регистрации отчуждения, залога или передачи по лицензии исключительного права в Роспатент
следует предоставлять заявление, подписанное сторонами по договору, а не сам договор, что
должно значительно ускорить процесс государственной регистрации.
23
Произведения, созданные по заказу
ст. 1296 ГК РФ
изменения вступают в силу с 1 октября 2014 года
• Изменения ст. 1296 ГК РФ предусматривают расширение возможного предмета
договора заказа с программ для ЭВМ и баз данных до любого иного произведения.
• Если по договору создания программы для ЭВМ исключительное право на
произведение принадлежит подрядчику, заказчик может использовать программу для
собственных нужд.
Принятая редакция сужает понятие использования в данном случае, указывая на цель, для
достижения которой был заключен договор. Таким образом, при заключении договоров в
будущем следует четко определять пределы такого использования.
Вместе с тем, данное правило станет диспозитивным, а значит, стороны будут вправе
договориться о том, что заказчик в принципе не сможет использовать произведение либо
определить иные цели использования.
24
Изменено легальное определение ноу-хау
ст. 1465 ГК РФ
изменения вступают в силу с 1 октября 2014 года
• Действующее законодательство указывает на необходимость введения режима
коммерческой тайны для охраны секрета производства обладателем информации.
• Новая норма рассматривает режим коммерческой тайны только как одну из разумных
мер, которую обладатель секрета производства может выбрать для соблюдения
конфиденциальности.
• Меры могут быть самыми разнообразными, например, технического,
организационного и юридического характера. Важно, чтобы из действий обладателя
информации явно следовало желание сохранить определенные сведения втайне от
третьих лиц.
После вступления в силу изменений установление режима коммерческой тайны станет
возможным не только в отношении ноу-хау, но и тех сведений, которые не являются
оборотоспособными, но обладают коммерческой ценностью вследствие их неизвестности
окружающим. Соответствующие изменения были внесены в Федеральный закон от 29.07.2004
№ 98-ФЗ «О коммерческой тайне».
25
Новый способ распоряжения исключительным правом
п. 5 ст. 1233 ГК РФ
изменения вступают в силу с 1 января 2015 года
• Обладатель исключительного права может сделать публичное заявление о
предоставлении третьим лицам возможности безвозмездно использовать объект
авторского или смежного права на определенных им условиях.
В течение срока действия такое заявление не может быть отозвано, а предусмотренные в
нем условия использования не могут быть ограничены.
• Правообладатель не может сделать публичное заявление при наличии действующей
исключительной лицензии на использование произведения или объекта смежных
прав в тех же пределах
Если заявление было сделано при наличии действующего лицензионного договора, по
которому была предоставлена возмездная неисключительная лицензия на использование
объекта авторских и смежных прав, такой договор прекращает свое действие, а
правообладатель должен будет возместить убытки, причиненные лицензиату.
• Заявление предлагается размещать на официальном сайте федерального органа
исполнительной власти по интеллектуальной собственности и оно должно содержать
сведения, позволяющие идентифицировать правообладателя и принадлежащий ему
объект авторских или смежных прав.
26
Новый способ распоряжения исключительным правом - 2
п. 5 ст. 1233 ГК РФ
изменения вступают в силу с 1 января 2015 года
• Фактически законодателем вводится новый способ распоряжения исключительным
правом путем предоставления правообладателем возможности свободного
использования результата интеллектуальной деятельности любым лицам в
установленных этим правообладателем пределах.
• Данный механизм был предложен в Концепции развития гражданского
законодательства еще в 2009 году. Он позволит избежать необходимости заключать
лицензионные договоры в тех случаях, когда правообладатель не заинтересован в
получении вознаграждения, а пользователю требуется гарантия отсутствия
нарушения прав при использовании им соответствующего результата
интеллектуальной деятельности.
• Требование о размещении заявлений на официальном сайте исполнительного органа
по интеллектуальной собственности направлено на исключение возможных
злоупотреблений правом.
27
Открытые лицензии
ст. 1286.1 ГК РФ и п. 2 ст. 1308 ГК РФ
изменения вступают в силу с 1 октября 2014 года
• Возможность заключения лицензионного договора, по которому правообладателем
предоставляется лицензиату простая (неисключительная) лицензия на
использование произведения науки, литературы или искусства, в частности,
программы ЭВМ или объектов смежных прав.
Открытая лицензия по своей юридической природе является договором присоединения, условия
которого, должны быть доступны неопределенному кругу лиц и размещены таким образом,
чтобы лицензиат мог ознакомиться с ними перед началом использования соответствующего
результата интеллектуальной деятельности.
В открытой лицензии может содержаться указание на действия, совершение которых будет
считаться акцептом ее условий - в этом случае по прямому указанию закона письменная форма
договора считается соблюденной
Открытая лицензия представляет собой частный случай заключения лицензионного договора на
использование программ для ЭВМ в упрощенном порядке наряду с «оберточной лицензией» (п.
5 ст. 1286 ГК РФ). Однако, в отличие от оберточной лицензии, открытая лицензия возможна
также в отношении иных объектов авторского права.
28
Переход права на вознаграждения по наследству
п. 4 ст. 1370 ГК РФ
изменения вступают в силу с 1 октября 2014 года
• Право на вознаграждение на служебное изобретение, служебную полезную модель,
служебный промышленный образец неотчуждаемо, но переходит к наследникам
автора на оставшийся срок действия исключительного права.
• В действующей редакции ГК РФ отсутствует норма о наследственном праве на
вознаграждение по служебным объектами патентного права, что приводит к
неоднозначной правоприменительной практике по вопросам вознаграждения за
использование патентов.
• Рассматриваемое изменение внесет ясность и даст возможность однозначно
принимать решения по выплате вознаграждений.
29
Понятие программы для ЭВМ (ст. 1261) (проект
части четвертой части ГК РФ) - Авторские права на все виды программ для ЭВМ (в том числе на
операционные системы и программные комплексы), которые
могут быть выражены на любом языке и в любой форме, включая
исходный текст и объектный код, охраняются так же, как
авторские права на произведения литературы. Программой для
ЭВМ является представленная в объективной форме
совокупность данных и команд, предназначенных для
функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств в
целях получения определенного результата, включая
подготовительные материалы, полученные в ходе разработки
программы для ЭВМ, материалы, созданные в процессе ее
последующего усовершенствования автором или иным
правообладателем, а также порождаемые программой
аудиовизуальные отображения.
30
РИД, инновации и их коммерциализация
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О НАУКЕ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАУЧНОТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ»
•
Научная и (или) научно-техническая продукция - научный и (или) научнотехнический результат, в том числе результат интеллектуальной
деятельности, предназначенный для реализации
•
Коммерциализация научных и (или) научно-технических результатов деятельность по вовлечению в экономический оборот научных и (или) научнотехнических результатов.
•
Инновации - введенный в употребление новый или значительно улучшенный
продукт (товар, услуга) или процесс, новый метод продаж или новый
организационный метод в деловой практике, организации рабочих мест или во
внешних связях.
31
Правовое регулирование: гранты
Постановление Правительства РФ «О мерах государственной
поддержки развития кооперации российских образовательных
организаций высшего образования, государственных научных
учреждений и организаций, реализующих комплексные проекты
по
созданию
высокотехнологического
производства»
(http://www.p218.ru/)
•
Финансирование предоставляется на паритетных началах (обязательное
вложение собственных средств в размере не менее 100 % субсидии).
•
Обязательное участие отечественных ВУЗов или научных учреждений в
выполнении НИОКТР по проекту.
•
Строгая отчетность о ходе реализации проекта и порядке расходования
средств перед аудиторами, назначенными Министерством образования и
науки.
•
Обязательное достижение KPI, определенных в договоре о предоставлении
субсидии (в том числе, в части выручки от реализации продукции).
•
Получатель субсидии обязан отчитываться перед Министерством об объемах
выпускаемой и реализуемой продукции как минимум в течение 5 лет после
окончания действия соглашения о предоставлении субсидии.
32
Софинансирование исследований
Федеральная целевая программа «Исследования и разработки по
приоритетным направлениям развития научно технологического комплекса России на 2014—2020 годы»
(http://fcpir.ru/)
•
Широкий спектр мероприятий, предполагающих предоставление бюджетного
финансирования для целей проведение прикладных исследований по
приоритетным
технологическим
направлениям
развития
российской
экономики.
•
Многие мероприятия предполагают обязательное софинансирование со
стороны предприятия реального сектора экономики (потенциального
приобретателя прав на РИД) или участие иностранного учреждения.
•
Большинство мероприятий предполагают создание РИД, пригодных для
последующей коммерциализации. При этом обязанность по достижению
финансовых KPI (определенных объемов выручки) на получателя бюджетных
средств не возлагается.
•
Специфические положения могут быть включены в условия договора,
заключаемого между получателем субсидии и Министерством образования и
науки.
33
Контакты
Виктор Наумов
к.ю.н., руководитель российской практики в области
ИС, ИТ и телекоммуникаций, управляющий партнер
офиса в Санкт-Петербурге, доцент СПбГУ
Tел +7 812 325 84 44
Факс +7 812 325 84 54
victor.naumov@dentons.com
Dentons
Российская Федерация
191186, Санкт-Петербург
Наб. реки Мойки, 36
БЦ «Северная Столица»
www.dentons.com
34
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
40
Размер файла
462 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа