close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

обязательность государственной регистрации лицензионных

код для вставкиСкачать
с Оп Р ОВ ОЖ Д Е Н и Е с Д Е ЛОК / т Е х Н и К а с О с та В Л Е Н и Я ДОГ ОВ ОРа
тема номера
обязательность государственной
регистрации лицензионных
договоров – «собака на сене»
в российском праве
как полагают авторы статьи, обязательная государственная регистрация
лицензионных договоров на товарные знаки либо патенты является своего рода
«собакой на сене» в российском законодательстве: особой ответственности за
ее отсутствие не предусмотрено и, кроме того, процесс регистрации, являясь
бюрократической обузой, тормозит оборачиваемость товарных знаков и патентов
Л
тарас деркач
юрист юридической фирмы
«Редль и партнеры»
Андреас Штайнингер
советник юридической фирмы
«Редль и партнеры», профессор
К О Р п О Р а т и В Н ы й
ицензионный договор
по-прежнему остается достаточно эффективным экономическим инструментом,
позволяющим в течение длительного срока получать вознаграждение за
предоставление права пользования
результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации.
Важнейшей составляющей бизнеса
некоторых компаний является именно
разработка новых объектов интеллектуальной собственности с последующей возмездной передачей в пользование. так, по лицензии делают дорогие
швейцарские часы, производят продукты питания, автомобили, медикаменты и пр. В силу своего экономического эффекта лицензионные
договоры достаточно распространены,
однако процесс оформления фактических лицензионных отношений лицензионным договором является достаточно долгим. На практике он
занимает не менее двух месяцев, что
существенно осложняет реализацию
лицензионных договоров. причина
в том, что большая часть лицензионных договоров подлежит обязательной
государственной регистрации – без
нее они являются недействительными.
ю Р и с т
•
№
1
•
2 0 1 1
Как часто указывают суды в своих
решениях, основной целью государственной регистрации лицензионных
договоров (частный случай – на использование товарного знака) является
контроль Роспатента над использованием товарного знака правообладателем или лицом, которому предоставлено право его использования 1. Кроме
того, государственная регистрация создает более безопасные правовые условия для сторон. так, зарегистрированный договор нелегко оспорить по
факту незаключенности либо по факту
заключения в отсутствие надлежащих
полномочий и пр. по идее стороны
(особенно правообладатель) должны
стремиться к регистрации лицензионного договора ради собственной безопасности, однако это не всегда так.
порой заведомо конфликтная ситуация между лицензиаром и лицензиатом отсутствует, например, если
речь идет о материнской и дочерней
компании. В этом случае материнская
компания-лицензиар предоставляет
своей российской дочке право пользования результатами интеллектуальной
деятельности или средствами индивидуализации. такие ситуации типичны,
1
см.: постановление Фас северо-Западного
округа от 22.07.2003 по делу № а56-33604/02.
33
Со п ровожден и е с делок / Те х н и к а с о с т а влен и я договор а
когда материнская компания является
иностранным юридическим лицом.
В связи с этим проанализируем норму закона об обязательной регистрации
лицензионных договоров и рассмотрим
последствия ее игнорирования.
Общие положения
Для начала еще раз процитируем
соответствующие нормы ГК РФ о необходимости регистрации лицензионных договоров и последствий ее отсутствия.
Если лицензионный
договор, подлежащий
государственной
регистрации,
не зарегистрирован
и любая из сторон заявит
в суде о недействительности
договора, лицензиар будет
обязан вернуть лицензиату
полученные лицензионные
платежи, а лицензиат –
стоимостное выражение
полученного от
использования результата
интеллектуальной
деятельности либо
средства
индивидуализации.
Согласно п. 2 ст. 1232 ГК РФ в случаях, когда результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации подлежат регистрации,
предоставление права пользования
ими также подлежит государственной
регистрации. В качестве последствия
отсутствия регистрации лицензионного договора п. 6 ст. 1232 ГК РФ называет его недействительность.
О необходимости государственной
регистрации также говорится в общей
норме, регулирующей лицензионные
договоры (п. 2 ст. 1235 ГК РФ), и отдельно повторяется в отношении патентов
на изобретение, полезную модель, промышленный образец (ст. 1369 ГК РФ)
и товарного знака (п. 1 ст. 1490 ГК РФ).
Таким образом, ГК РФ содержит
несколько дублирующих друг друга
34
норм, указывающих на обязательность
регистрации лицензионных договоров
на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, которые сами по себе подлежат
регистрации. Полагаем, что такое дублирование не несет в себе глубинного
смысла, а является всего лишь рудиментарным проявлением несовершенной юридической техники.
сделать уточняющий вывод о том, что
незарегистрированный лицензионный
договор является ничтожным.
ГК РФ содержит несколько
дублирующих друг друга
норм, указывающих на
обязательность
регистрации лицензионных
договоров на результаты
Последствия отсутствия
интеллектуальной
государственной регистрации: деятельности и средства
недействительность
индивидуализации,
либо незаключенность
которые сами по себе
лицензионного договора
подлежат регистрации.
Согласно приведенным нормам
в случае несоблюдения требования
о государственной регистрации лицензионный договор признается недействительным. Остановимся на этом
подробнее.
В соответствии со ст. 167 ГК РФ недействительная сделка не влечет юридических последствий. Кроме того,
каждая из сторон такой сделки обязана
вернуть другой стороне все полученное
по сделке, а в случае невозможности
возвратить полученное в натуре (что
характерно для лицензионного договора) – возместить стоимость полученного деньгами. Таким образом, если лицензионный договор, подлежащий
государственной регистрации, не зарегистрирован, и любая из сторон заявит
в суде о недействительности договора,
лицензиар будет обязан вернуть лицензиату полученные лицензионные платежи, а лицензиат – стоимостное выражение полученного от использования
результата интеллектуальной деятельности либо средства индивидуализации. Однако мы рассматриваем частный случай бесконфликтных
отношений между материнской компанией (лицензиаром) и дочерней компанией (лицензиатом).
Как известно, термин «недействительность договора» является родовым
и подразумевает ничтожность и оспоримость договора. Придерживаясь
мнения М.И. Брагинского и В.В. Витрянского о том, что из смысла ст. 168
ГК РФ следует постулат «недействительная сделка ничтожна» 2 , можно
В связи с рассматриваемым вопросом отвлечемся на тему заключенности
лицензионного неразегистрированного
договора. Как известно, моментом заключения договора по общему правилу
является момент получения лицом, направившим оферту, ее акцепта
(п. 1 ст. 433 ГК РФ). Подлежащий государственной регистрации договор
считается заключенным с момента ее
осуществления, если иное не предусмотрено законом (п. 3 ст. 433 ГК РФ).
Представляется, что данной позиции
придерживается ВАС РФ. В определении о передаче дела ВАС‑7552/10
от 26 июля 2010 г. в Президиум ВАС РФ
он указал, что моментом заключения
лицензионного договора считается момент его государственной регистрации.
Ранее такая же позиция была изложена
в постановлении ФАС Московского
округа от 20 апреля 2010 г. по делу
№ А41‑12178/2008. Таким образом, на
основании актуальной судебной практики можно сделать вывод о том, что
арбитражные суды признают незарегистрированный лицензионный договор
незаключенным3.
Интересен тот факт, что ранее ВАС
РФ придерживался иной позиции.
В частности, в постановлении Президиума ВАС РФ от 13 января 2004 г.
К ор п ор а т и вн ы й
2
См.: М.И. Брагинский, В.В. Витрянский.
Договорное право. Общие положения. М. 2001.
3
См.: постановление ФАС Московского округа
от 14.05.2010 по делу № А40-131747/09-110-922;
постановление ФАС Уральского округа от
18.02.2010 по делу № А71-8609/2009.
ю р и с т
•
№ 1
•
2 0 1 1
№ 13695/03 по делу № А56‑33604/02
указано, что вывод суда первой инстанции о том, что незарегистрированный договор является незаключенным, нарушает единообразие
толкования и применения норм права.
Данная позиция представляется более
понятной и обоснованной в связи
со следующим. Согласно формулировке п. 3 ст. 433 ГК РФ договор,
подлежащий государственной регистрации, считается заключенным с момента ее осуществления, если иное
не установлено законом, но иное как
раз таки установлено законом – самим
ГК РФ, который четко и однозначно
обозначает лицензионные договоры,
подлежащие государственной регистрации и не зарегистрированные, как
недействительные.
Обязательный для
регистрации
и незарегистрированный
лицензионный договор, по
нашему мнению, является
ничтожным. Следует
учитывать, что
в соответствии со
ст. 166 ГК РФ требование
о применении последствий
недействительности
ничтожной сделки может
быть предъявлено любым
заинтересованным лицом.
Таким образом, вопрос о моменте
заключения лицензионного договора
также не является бесспорным. Извечно вводящая в сомнение формулировка «если иное не предусмотрено
законом» (п. 3 ст. 433 ГК РФ) позволяет сделать следующее заключение.
Законом, определяющим незарегистрированный лицензионный договор
как недействительный, как раз
и определено иное, а именно: договор
не может считаться незаключенным,
он является недействительным. Однако мы не хотели вдаваться в детали
момента заключения лицензионного
договора и отвлеклись лишь для того,
чтобы обозначить имеющуюся проблематику.
К ор п ор а т и вн ы й
Итак, обязательный для регистрации
и незарегистрированный лицензионный договор, по нашему мнению, является ничтожным. Следует учитывать,
что в соответствии со ст. 166 ГК РФ
требование о применении последствий
недействительности ничтожной сделки
может быть предъявлено любым заинтересованным лицом. Суд также вправе
применить такие последствия по собственной инициативе. Таким образом,
если материнская и дочерняя компании заключили между собой лицензионный договор, подлежащий в силу закона государственной регистрации, но
не зарегистрировали его, любое заинтересованное лицо вправе предъявить соответствующий иск. Вопрос только
в том, какое именно лицо в данном случае можно считать заинтересованным.
Потенциальные субъекты
обжалования
Для начала определимся с потенциальными субъектами, которые могут быть заинтересованными лицами,
а также очертим круг иных субъектов,
которые в порядке административного производства могут каким-либо образом оштрафовать лицензиата в случае использования им результата
интеллектуальной деятельности либо
средства индивидуализации без зарегистрированного лицензионного договора.
Условно такие субъекты делятся на
две группы: органы государственной
власти и третьи лица, например конкуренты лицензиата. Среди органов государственной власти прежде всего
необходимо отметить федеральную таможенную службу, федеральную антимонопольную службу, налоговую
службу и органы внутренних дел. Что
касается третьих лиц (например, конкурентов лицензиата), то представляется, что для обращения в суд с иском
о применении последствий недействительности ничтожной сделки у них
не будет никаких оснований, поскольку они не являются заинтересованными лицами. Они должны быть реально
заинтересованы в исходе дела, а иск
следует подавать в защиту нарушенных
прав либо интересов заявителей.
ю р и с т
•
№
1
•
2 0 1 1
Круг возможных нарушений
Теперь определим круг возможных
нарушений. Наибольший интерес для
нас представляют товарные знаки и патенты, в связи с чем круг потенциально
опасных нарушений сводится к тем,
что указаны в ст. 7.12, 14.10, 14.33
КоАП РФ и ст. 147, 180 УК РФ.
Помимо уголовной и административно-правовой ответственности, обозначим гражданско-правовую ответственность в форме возмещения убытков.
Кратко остановимся на каждом из указанных видов ответственности.
Четвертая часть ГК РФ
однозначно не ставит знак
равенства между
разрешением
правообладателя на
использование результата
интеллектуальной
деятельности либо
средства
индивидуализации
и лицензионным
договором.
Гипотезы указанных уголовных статей совпадают в том, что для наличия
состава преступления необходимо доказать факт причинения крупного
ущерба. Однако для рассматриваемой
ситуации названные статьи нерелевантны: крупный ущерб в таком случае
теоретически возможен у материнской
компании (правообладателя), которая
может быть признана потерпевшей.
Однако ущерб не может быть доказан,
если он не заявлен. Естественно, мы
исходим из того обстоятельства, что
правообладатель не будет заявлять об
ущербе, а напротив, подтвердит, что
его патенты либо товарные знаки используются с его разрешения. Таким
образом, несмотря на то что заявление
о преступлении может быть сделано
любым лицом (ст. 141 УПК РФ), объективная сторона преступления будет
отсутствовать, а соответственно будет
отсутствовать и состав преступления.
Что касается ответственности по
КоАП РФ, то по ст. 7.12, 14.10 и 14.33
35
Со п ровожден и е с делок / Те х н и к а с о с т а влен и я договор а
она наступает только за незаконное
использование товарных знаков либо
патентов.
Остановимся на этом вопросе.
В данном случае законность использования должна определяться в соответствии с ГК РФ, регулирующим все вопросы относительно результатов
интеллектуальной деятельности
и средств индивидуализации. В связи
с этим укажем, что ранее (до вступления четвертой части ГК РФ в силу) некоторые суды признавали использование товарного знака даже с разрешения
правообладателя правонарушением по
указанной статье. При этом они исходили из того, что разрешение правообладателя есть исключительно зарегистрированный лицензионный договор
и ничего более. Только такой договор
является разрешением правообладателя в смысле законодательства о товарных знаках4.
Если средство
индивидуализации либо
результат
интеллектуальной
деятельности
используются на
возмездной основе, но
лицензионный договор
не зарегистрирован,
существует риск того, что
налоговый орган
не согласится
с отнесением затрат
на выплату
вознаграждения по такому
лицензионному
договору к расходам.
Суды ссылались на то, что в соответствии с законом использованием товарного знака считалось его применение
на товарах лицом, которому такое право было предоставлено согласно лицензионному договору. Таким образом,
единственным основанием для правомерного использования товарного знака являлся факт его лицензирования по
соответствующему договору.
В связи с этим отметим, что четвертая часть ГК РФ однозначно не ставит
36
знак равенства между разрешением
правообладателя на использование результата интеллектуальной деятельности либо средства индивидуализации
и лицензионным договором. В соответствии с четвертой частью Кодекса
правообладатель может распорядиться
принадлежащим ему исключительным
правом на результат интеллектуальной
деятельности или средство индивидуализации любым не противоречащим
закону и существу такого исключительного права способом (ст. 1233
ГК РФ). Кроме того, подчеркивается,
что никто не вправе использовать товарный знак без разрешения правообладателя. Следовательно, неправильно
говорить, что такое разрешение может
быть выдано исключительно в форме
лицензионного договора (а значит,
и зарегистрировано в Роспатенте), поскольку это не следует напрямую из
Закона. Более того, товарные знаки
могут быть использованы также на основании договора коммерческой концессии (ст. 1027 ГК РФ), который
не является лицензионным договором
(к нему лишь применяются нормы
о нем).
Некоторые суды (в частности, Арбитражный суд Московской области)
в своих решениях о привлечении к ответственности (особенно по ст. 14.10
КоАП РФ) ссылаются на наличие, помимо лицензионного договора, иных
разрешений правообладателя, подтверждающих использование товарных знаков с его согласия5. Полагаем,
что отсутствие лицензионного договора о праве использования результата
интеллектуальной деятельности либо
средства индивидуализации при одновременном наличии разрешения правообладателя на такое использование
(например, в форме письма-согласия
либо незарегистрированного лицензионного договора) не может свидетельствовать о незаконном использовании
результата интеллектуальной деятельности либо средства индивидуализации. Это дает основание считать, что
ответственность по соответствующим
статьям КоАП РФ также не может наступить при наличии у лица, использующего результат интеллектуальной
деятельности либо средство индиви-
дуализации, разрешения правообладателя.
В судебной практике встречаются
и иные мнения на этот счет. Так, Двенадцатый арбитражный суд в постановлении от 3 июля 2009 г.
по делу № А12‑851/2009 о привлечении к административной ответственности по ст. 14.10 КоАП РФ указал на
то, что незарегистрированные лицензионные договоры не могут подтверждать правомерность использования
товарного знака. Тем не менее ответственность по указанным статьям Кодекса РФ об административных нарушениях и Уголовного кодекса РФ
в указанной ситуации представляется
маловероятной.
В ситуации, когда
российская компания
использует товарный знак
материнской компании на
основе
незарегистрированного
лицензионного договора,
возникает не столько риск
привлечения
к ответственности, сколько
риск возбуждения дела об
административном
правонарушении.
При этом еще не была затронута налоговая проблематика. Могут ли наступить негативные налоговые последствия, если дочерняя компания
использует средства индивидуализации без лицензионного договора? Данный вопрос, несомненно, является
предметом отдельного исследования,
однако выскажем некоторые мысли по
этому поводу.
С налоговой точки зрения использование средства индивидуализации
является внереализационным доходом
(п. 8 ст. 250 НК РФ). Мы исходим из
К ор п ор а т и вн ы й
4
См.: постановление ФАС Северо-Кавказского
округа от 05.06.2006 № Ф08-2316/2006-966А.
5
См.: решение Арбитражного суда Московской
области от 05.10.2009 по делу № А41-29815/09;
решение Арбитражного суда Московского округа
от 30.09.2009 по делу № А41-32735/09; решение
Арбитражного суда Московского округа
от 28.09.2009 по делу № А41-30216/09.
ю р и с т
•
№ 1
•
2 0 1 1
того, что в отсутствие лицензионного
договора средство индивидуализации
используется безвозмездно. При этом
не исключено, что налоговый орган
решит самостоятельно оценить доходы, исходя из рыночных цен, и начислить с них налог. В этом случае велик
риск того, что величина доходов, оцененных налоговым органом, окажется
гораздо выше той, которая могла быть
закреплена в возмездном лицензионном договоре. Справедливости ради
заметим, что налоговому органу сложно доказать «рыночность» цены использования товарных знаков. Кроме
того, в делах подобного рода суды часто встают на сторону лица, использующего товарный знак.
Лицензионные договоры
в соответствии с законом
подлежат обязательной
государственной
регистрации, однако
в отсутствие таковой
никаких особых санкций по
отношению к лицу,
использующему товарный
знак с согласия
правообладателя,
не предусмотрено.
Если же средство индивидуализации либо результат интеллектуальной
деятельности используются на возмездной основе, но лицензионный договор не зарегистрирован, существует
риск того, что налоговый орган не согласится с отнесением затрат на выплату вознаграждения по такому лицензионному договору к расходам.
Однако такие риски представляются нам крайне малыми.
В подтверждение изложенной позиции приведем следующий пример.
В результате рассмотрения ФАС Волго-Вятского округа одного из дел акционерное общество было привлечено
к ответственности за совершение налогового правонарушения, в частности за
отнесение к расходам затрат на выплату вознаграждения по лицензионному
договору о предоставлении права использования на промышленный обра-
К ор п ор а т и вн ы й
зец (постановление ФАС Волго-Вятского округа от 7 октября 2010 г. по
делу № A43‑40137/2009). Налоговая
инспекция сочла данный факт нарушением, так как лицензионный договор
не был зарегистрирован в Роспатенте.
Суд совершенно справедливо, на наш
взгляд (это касается общегражданской
квалификации решения), отметил, что
нарушение порядка заключения гражданско-правовых сделок влечет за собой
юридические последствия исключительно для сторон такой сделки
и не влияет на налоговые отношения.
При этом суд сослался на п. 3 ст. 2
ГК РФ, в соответствии с которым к имущественным отношениям, основанным
на административном или ином властном подчинении одной стороны другой
стороне, в т. ч. к налоговым и прочим
финансовым и административным отношениям, гражданское законодательство не применяется, если иное не преду­
смотрено законодательством.
Участникам гражданского
оборота в любом случае
следует соблюдать
законодательство,
и рекомендация
регистрировать
лицензионные договоры
является правильной.
Вместе с тем отметим, что
в странах западной
Европы лицензионные
договоры
не регистрируются.
Вероятно, отечественному
законодателю также
следует отменить их
регистрацию.
Следовательно, в ситуации, когда
российская компания использует товарный знак материнской компании
на основе незарегистрированного лицензионного договора, возникает
не столько риск привлечения к ответственности, сколько риск возбуждения дела об административном правонарушении. В случае если дочерняя
компания использует средство индивидуализации либо результат интел-
ю р и с т
•
№
1
•
2 0 1 1
лектуальной деятельности и относит
расходы по выплате лицензионных
платежей к затратам, отсутствие регистрации лицензионного договора также не играет решающей роли6.
В связи с этим обратим внимание на
следующую ситуацию: лицензионные
договоры в соответствии с законом
подлежат обязательной государственной регистрации, однако в отсутствие
таковой никаких особых санкций по
отношению к лицу, использующему
товарный знак с согласия правообладателя, не предусмотрено. Означает ли
это, что норма об обязательной регистрации является всего лишь декларативной? То есть в очередной раз возникает
вопрос о необходимости наличия такой нормы, а соответственно, и об обязательной регистрации лицензионных
договоров. В российском законодательстве обязательная государственная
регистрация лицензионных договоров
на товарные знаки либо патенты является подобием «собаки на сене»: особой ответственности за отсутствие регистрации договоров такого рода
не предусмотрено, к тому же процесс
регистрации, безусловно, является бюрократической обузой и тормозит оборачиваемость товарных знаков и патентов.
Конечно, участникам гражданского
оборота в любом случае следует соблюдать законодательство, и рекомендация регистрировать лицензионные
договоры является правильной. Вместе с тем отметим, что в странах западной Европы лицензионные договоры
не регистрируются. Вероятно, отечественному законодателю также следует
отменить их регистрацию. В связи
с этим ратификация Государственной
думой РФ Сингапурского договора,
призванного, если не отменить, то до
пределов упростить процедуру регистрации лицензионных договоров, представляется положительной тенденцией
в согласовании норм права с реальными потребностями экономических отношений в сфере лицензирования.
6
См.: постановление ФАС Волго-Вятского
округа от 07.10.2010 по делу № A43-40137/2009;
постановление ФАС Северо-Западного округа
от 15.04.2008 по делу № А56-9310/2007.
37
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
299
Размер файла
620 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа