close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

Создание правовая охрана и

код для вставкиСкачать
Создание, правовая охрана
и коммерциализация результатов
интеллектуальной деятельности: теория и
практика
О.Г.Дьяченко,
Эксперт по вопросам интеллектуальной собственности,
Экспертная Группа CRDF Global
ТОО «Центр коммерциализации технологий»
Министерства образования и науки Республики Казахстан
Аннотация лекции
1. Патентования в Казахстане и России: сходства и различия.
2. На что надо обратить внимание при подготовке и подаче заявки.
3. Зарубежное патентование: существующие процедуры и выбор
стран.
4. Распоряжение исключительными правами на результаты
интеллектуальной деятельности (договор отчуждения, лицензионные
соглашения)
5. Виды лицензионных соглашений.
6. Содержание лицензионных соглашений (срок действия,
территория, платежи).
7. Как определить размер роялти по лицензионному договору.
8. Регистрация лицензионного договора
9. Создание системы управления интеллектуальной собственностью в
вузах: опыт МГУ имени М.В.Ломоносова
Что относится к результатам интеллектуальной
деятельности (в РК – результатам интеллектуальной
творческой деятельности) и средствам индивидуализации
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Произведения науки, литературы и искусства
Программы для ЭВМ
Базы данных
Исполнения
Фонограммы
Сообщения в эфир или по кабелю радио- и телепередач
Изобретения
Полезные модели
Промышленные образцы
Селекционные достижения (сорта растений, породы животных)
Топологии интегральных микросхем
Секреты производства (ноу-хау) (в РК – нераскрытая информация)
Фирменные наименования
Товарные знаки и знаки обслуживания
Наименования мест происхождения товаров
Коммерческие обозначения (в ГК РК – нет такого понятия)
Объекты авторских прав и прав, смежных с
авторскими
Произведения науки,
литературы и искусства
Исполнения
Программы для
ЭВМ
Базы данных
Сообщения в эфир или по
кабелю радио- и телепередач
Фонограммы
Официальные документы
Государственные символы и знаки (флаги,
гербы, ордена, денежные знаки и т.п.)
Произведения народного творчества
Сообщения о событиях и фактах, имеющих исключительно новостной
характер (новости дня, программа телепередач, расписание движения
транспортных средств и т.п.)
Объекты патентных прав
Изобретения
Промышленные
образцы
Полезные модели
Способы клонирования человека
Способы модификации генетической целостности
клеток зародышевой линии человека
Использование человеческих эмбрионов
в промышленных и коммерческих целях
Иные решения, противоречащие общественным
интересам, принципам гуманности и морали
Изобретения
В качестве изобретения охраняется техническое решение в любой
области, относящееся к продукту (устройство, вещество, штамм
микроорганизмов, культура клеток) или способу.
Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым,
имеющим изобретательский уровень и промышленно применимо.
Не являются изобретениями:
1) открытия;
2) научные теории и математические методы;
3) решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные
на удовлетворение эстетических потребностей;
4) правила и методы игр, интеллектуальной и хозяйственной
деятельности;
5) программы для ЭВМ;
6) решения, заключающиеся только в предоставлении информации.
Инновационный патент (Республика Казахстан)
Закон РК от 2 марта 2007 года №237 "О внесении изменений и
дополнений в некоторые законодательные акты Республики
Казахстан по вопросам интеллектуальной собственности"
Инновационный патент выдается, если изобретение
удовлетворяет следующим условиям:
1) локальная новизны и
2) промышленной применимости
Инновационный патент выдается на риск и под ответственность
заявителя в отношении мировой новизны и изобретательского
уровня.
Инновационный патент является полноценным охранным
документом, удостоверяющим приоритет, авторство и
исключительное право, согласно которому разработка может быть
внедрена в производство.
Инновационный патент: за и против
(взгляд со стороны)
«+»:
Ускорение экспертизы (в течение 1 года – принятие решения)
Повышение изобретательской активности
Возможность апробации новых изобретений, еще не прошедших
серьезных технических испытаний – можно выбрать наиболее
экономически выгодные.
Повышение заинтересованности и защищенности предпринимателей
малого и среднего бизнеса при внедрении новых технологий
Создание благоприятных условий для активизации инновационной
деятельности, росту числа изобретений, а в конечном итоге - росту
производства казахстанских товаров, при производстве которых
использованы отечественные изобретения.
«-»:
Проблемы с патентованием за рубежом
Проблемы с выходом соответствующих казахстанских товаров на
международные рынки
Полезная модель
В качестве полезной модели охраняется техническое
решение, относящееся к устройству (например,
«Фильтрующее устройство для очистки воды»).
Полезной модели предоставляется правовая охрана, если она
является новой и промышленно применимой.
Не предоставляется правовая охрана в качестве полезной
модели:
1) решениям, касающимся только внешнего вида изделий и
направленные на удовлетворение эстетических
потребностей;
2) топологиям интегральных схем.
Промышленный образец
В качестве промышленного образца охраняется художественноконструкторское решение изделия промышленного или кустарноремесленного производства, определяющее его внешний вид (форма,
конфигурация, орнамент, сочетание цветов). Например, «Обложка
для серии печатных изданий».
Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если по
своим существенным признакам он является новым и
оригинальным.
Не предоставляется правовая охрана в качестве промышленного
образца:
1) решениям, обусловленным исключительно технической функцией
изделия;
2) объектам архитектуры (кроме МАФ), промышленным,
гидротехническим и другим стационарным сооружениям;
3) объектам неустойчивой формы из жидких, газообразных, сыпучих
или им подобных веществ.
Секреты производства (ноу-хау)
ФЗ-98 от 29 июля 2004 г. «О коммерческой тайне»
Коммерческая тайна – конфиденциальная информация, позволяющая ее
обладателю увеличить доходы, избежать неоправданных расходов,
сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную
коммерческую выгоду.
Информация, составляющая коммерческую тайну, - научнотехническая, технологическая, производственная, финансовоэкономическая или иная информация, которая имеет действительную или
потенциальную коммерческую ценность в силу ее неизвестности третьим
лицам, к которой нет свободного доступа на законном основании и в
отношении которой обладателей такой информации введен режим
коммерческой тайны.
Режим коммерческой тайны – правовые, организационные, технические
и иные принимаемые обладателем информации, составляющей
коммерческую тайну, меры по охране ее конфиденциальности.
Сведения, которые не могут составлять
коммерческую тайну.
1) Содержащиеся в учредительных документах юридического лица;
2) О составе имущества ФГУП и гос. учреждений и их бюджетов;
3) О загрязнении окружающей среды и других факторов, оказывающих негативное
воздействие на безопасное функционирование производственных объектов,
безопасности каждого гражданина и населения в целом;
4) Кадровые вопросы (численность, вакансии, система оплаты труда и т.п.);
5) О задолженности работодателя по выплатам зарплаты;
6) О нарушениях законодательства и фактах привлечения к ответственности за эти
нарушения;
7) Об условиях проведения конкурсов и аукционов по приватизации;
8) О размерах и структуре доходов и расходов, имуществе НО;
9) О перечне лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени
юридического лица
10) Обязанность раскрытия которых установлена иными федеральными законами
Охрана конфиденциальности информации
1. Определение перечня информации, составляющей коммерческую тайну.
2. Ограничение доступа к этой информации путем установления порядка
обращения с этой информацией и контроля за соблюдением такого
порядка.
3. Учет лиц, имеющих доступ к информации.
4. Регулирование отношений по использованию информации работниками
на основании трудовых договоров:
Работодатель обязан:
•
Ознакомить работника под расписку с перечнем информации, составляющей
коммерческую тайну;
•
Ознакомить работника под расписку с режимом коммерческой тайны и с
мерами ответственности за его нарушение;
•
Создать работнику необходимые условия для соблюдения им установленного
режима коммерческой тайны
5. Нанесение на материальные носители, содержащие информацию,
составляющую коммерческую тайну, грифа «Коммерческая тайна» с
указанием обладателя этой информации.
Когда предпочтительна охрана в режиме
коммерческой тайны
1. Не патентуемый объект.
2. Сложно отследить факт несанкционированного
использования.
3. Потребность и возможность максимально длительной
охраны.
4. Техническое решение для процесса производства лучше
охранять как секрет производства.
Техническое решение для продукта лучше патентовать.
Интеллектуальные права
Право авторства
Исключительное право
Автор РИД - гражданин,
творческим трудом которого
создан РИД
Право авторства
неотчуждаемо
и непередаваемое
Отказ от этого права
ничтожен.
Может быть передано
другому лицу по
договору, а также может
перейти к другим лицам
по иным основаниям,
установленным законом
Сроки действия исключительных прав на РИД
1. Право на произведение науки, литературы и искусства (включая
программы для ЭВМ) - в течение всей жизни автора + 70 лет.
2. Базы данных – 15 лет
3. Изобретения – 20 лет (+5 для лекарств, пестицидов,
агрохимикатов) (инновационный патент в РК - 3 года +2)
4. Полезные модели – 10 (+3) лет (5 лет +3 – в РК)
5. Промышленный образец – 15 (+10) лет
6. Селекционные достижения – 30 лет (в РК – 25 лет на сорта
растений, 30 лет на породы животных); сорта винограда,
древесных декоративных, плодовых культур и лесных пород – 35
лет. В РК возможно продление до 10 лет
7. Секрет производства (ноу-хау) – действует до тех пор, пока
сохраняется конфиденциальность сведений, составляющих
его содержание.
Действия, не являющиеся нарушением
исключительного права на РИД
I. Объекты авторского права
1. Воспроизведение произведения в личных целях.
2. Использование произведения в информационных,
научных, учебных или культурных целях (обязательно
указание автора и источника заимствования!).
3. Использование произведения путем репродуцирования
(в единственном экземпляре без извлечения прибыли!).
4. Воспроизведение программ для ЭВМ и баз данных.
Декомпилирование программ для ЭВМ (только в личных
целях, для достижения работы на технических средствах
пользователя и достижения взаимодействия с другими
программами и БД).
II. Объекты патентного права
1. Проведение научного исследования продукта, способа,
изделия, в которых использованы изобретение, полезная
модель, промышленный образец.
2. Использование при чрезвычайных обстоятельствах
(выплата компенсации патентообладателю).
3. Использования для удовлетворения личных, семейных,
домашних или иных, не связанных с
предпринимательской деятельностью нужд (если целью
не является получение прибыли).
4. Разовое изготовление в аптеках по рецептам врачей
лекарственных средств с использованием изобретения.
5. Ввоз и дальнейшее использование на территории РФ
продукта, в котором использовано изобретение, если
ранее этот продукт был введен в гражданский оборот на
территории РФ патентообладателем.
Вы создали РИД: что делать дальше?
1. Ответить на вопрос: как был создан РИД?
Самостоятельно
Исключительное право
принадлежит автору
По государственному
или муниципальному
контракту
Исключительное право может
принадлежать как исполнителю,
так и РФ, субъекту РФ или
муниципальному образованию
В связи с выполнением
своих трудовых
обязанностей (служебное
изобретение)
Исключительное право
принадлежит работодателю
При выполнении работ
по договору
Исключительное право может
принадлежать как заказчику,
так и исполнителю
Служебное изобретение
Работник должен письменно уведомить
работодателя о создании охраноспособного РИД.
Работодатель в течение 4-х месяцев должен принять решение об
использовании РИД
Подача заявки на
патент
Передача права на
получение патента
другому лицу
+
Работник имеет право на
вознаграждение
Сохранение в
тайне РИД
_
Право на получение патента
переходит работнику.
Работодатель имеет право на
простую лицензию.
Служебное изобретение?
РИД, созданные работником с использованием денежных,
технических или иных материальных средств работодателя, но
не в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или
конкретного задания работодателя, не являются служебными.
Право на получение патента принадлежит работнику,
но
Работодатель вправе потребовать (только в РФ):
Предоставление
безвозмездной неисключи- или
тельной лицензии
Возмещение расходов,
понесенных им в связи с
созданием такого РИД
Служебное изобретение: закрепление
прав работодателя
Служебное изобретение (произведение):
Создано в рамках трудовых обязанностей или конкретного
задания работодателя
Трудовой договор + приложение о вознаграждении за РИД
Должностная инструкция
(или письменное задание)
трудовые обязанности
Договора подряда для привлеченных авторов
Изобретение, созданное при выполнении
работ по договору
Кому принадлежат исключительные права определяется договором!
Если в договоре пункт о принадлежности авторских прав отсутствует:
I. Договор-заказ (программа ЭВМ, база данных, промышленный образец)
Заказчик – исключительное право
Автор - вознаграждение
Исполнитель – безвозмездная неисключительная лицензия
II.
Договор, прямо не предусматривающий создание РИД
Заказчик – безвозмездная неисключительная лицензия
Исполнитель – исключительное право
Автор - вознаграждение
Изобретение, созданное при выполнении работ по
государственному или муниципальному контракту
Исключительное право принадлежит
Исполнителю
Совместно
Исключительные права
переходят исполнителю
Безвозмездная
неисключительная
лицензия для лица,
указанного РФ,
субъектом РФ или
муниципальным
образованием
Безвозмездная
неисключительная
лицензия для лица,
указанного РФ,
субъектом РФ или
муниципальным
образованием
Автор - вознаграждение
Автор - вознаграждение
Автор - вознаграждение
РФ, субъекту РФ или
муниципальному
образованию
6 месяцев на
подачу заявки
Авторское вознаграждение
IV часть ГК РФ:
Размер вознаграждения за создание и использование РИД и порядок его
выплаты определяется договором между работником (автором) и
работодателем. В случае недостижения между сторонами соглашения об
условиях договора, спор о вознаграждении может быть разрешен в
судебном порядке.
100 руб. или
1 млн. руб.
?
% от прибыли
% от себестоимости
?
?
Когда ???
среднемесячный
заработок
?
Авторское вознаграждение (Республика
Казахстан)
Гражданский кодекс Республики Казахстан (ст.997)
Патентный закон Республики Казахстан
от 16 июля 1999 г. №427-I:
Размер, условия и порядок выплаты вознаграждения автору
за служебное изобретение определяются соглашением между
ним и работодателем. В случае недостижения соглашения
решение принимается судом. Если невозможно соразмерить
вклад автора и работодателя в создание служебного
изобретения, за автором признается право на половину
выгоды, которую получил или должен был получить
работодатель
Авторское вознаграждение: размер и порядок
выплаты
Нормативно-законодательная основа:
1. Постановление Совета Министров – Правительства РФ от 14 августа
1993 г. №822 «О порядке применения на территории Российской
Федерации некоторых положений законодательства бывшего СССР об
изобретениях и промышленных образцах»:
В случае недостижения соглашения о размере и условиях выплаты
вознаграждения автору применяются положения пунктов 1, 3 и 5 статьи 32,
статей 33, 34 Закона СССР от 31 мая 1991 г. «Об изобретениях в СССР»,
пункта 3 статьи 21, пунктов 1 и 3 статьи 22 и статьи 23 Закона СССР от 10
июля 1991 года №2328-1 «О промышленных образцах».
2. Статья 12 Федерального закона от 18 декабря 2006 г. №231-ФЗ «О
введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской
Федерации»:
устанавливает действие указанных положений законов СССР до тех пор, пока
не будут приняты законодательные акты РФ о развитии изобретательства и
художественно-конструкторского творчества.
Авторское вознаграждение: размер и порядок
выплаты
Вознаграждение за использование изобретения:
Не менее 15% прибыли ежегодно получаемой патентообладателем от
использования изобретения (в течение всего срока действия патента)
Не менее 20% выручки от продажи лицензии без ограничения
максимального размера вознаграждения
Не менее 2% от доли себестоимости продукции (работ, услуг),
приходящейся на изобретение (если полезный эффект от изобретения не
выражается в прибыли или доходе).
Вознаграждение за использование промышленного образца:
Не менее 5 МРОТ за каждый полный или неполный год использования
Не менее 20% выручки от продажи лицензии без ограничения
максимального размера вознаграждения
Вознаграждение за использование полезной модели - ???
Авторское вознаграждение: размер и порядок
выплаты
Сроки выплаты вознаграждения за использование изобретения и
промышленного образца:
Не позднее 3-х месяцев после истечения каждого года использования и не
позднее 3-х месяцев после поступления выручки от продажи лицензии.
За несвоевременную выплату вознаграждения патентообладатель, виновный в
этом, уплачивает автору за каждый день просрочки пеню в размере 0.04%
суммы, причитающейся к выплате.
Поощрительное вознаграждение авторам изобретения:
Патентообладателем в месячный срок с даты получения им патента
выплачивается поощрительное вознаграждение автору, которое не
учитывается при последующих выплатах. Размер такого вознаграждения не
зависит от количества соавторов и должен быть не менее среднего месячного
заработка работников данного предприятия.
Изобретатели отсудили у «Норильского никеля» 172 млн рублей
18.05.2011 Галина Камнева
Благодаря авторским выплатам «Норильского никеля» в России может появиться
еще несколько миллионеров. Бывшие и действующие сотрудники компании смогли
добиться от нее 172 млн руб. за использование изобретенных ими технологий.
Это беспрецедентные авторские отчисления в российской корпоративной истории.
«Норильский никель» должен выплатить около 182 млн руб. по гражданскоправовым искам. Из них — 172 млн руб. физлицам по искам о взыскании
авторского вознаграждения: 86 млн руб.в первом полугодии 2011 года и столько же
во втором. Это следует из пояснительной записки компании к ее отчетности по
РСБУ за первый квартал 2011 года.
Из материалов компании стало известно, что самый большой иск (на 56 млн руб.) о
взыскании авторского вознаграждения был подан в 2005 году гражданами
Ермоченко И.П., Даниловым М.П., Щетининым Н.С. и Огарковым А.В. за
использование служебного изобретения «Способ электроплавки сульфидных
медно-никелевых материалов».
Прокуратура обязала АвтоВАЗ выплатить вознаграждение изобретателям
12.04.2012
Прокуратура обязала АвтоВАЗ выплатить вознаграждение авторам внедренной в
производство технологии. Как сообщили в управлении взаимодействия со СМИ
Генпрокуратуры РФ, в органы прокуратуры обратились сотрудники АвтоВАЗа Павел
Солодкий и Владимир Тихомиров, которые пожаловались на незаконный отказ
руководства предприятия в выплате авторского вознаграждения. Проверкой
установлено, что каждый из заявителей проработал на предприятии более 30 лет. В
2009 году ведущий инженер П.Солодкий и инженер технолог В.Тихомиров изобрели
новый способ сборки колеса автомобиля и устройство для ее осуществления.
Технология была успешно внедрена в производственный процесс предприятия. В
2010 году АвтоВАЗ получило патент на данное изобретение, но его авторам при этом
не было выплачено положенное вознаграждение.
По результатам проверки прокурор внес представление президенту АвтоВАЗа об
устранении нарушений законодательства Российской Федерации об авторском праве.
После этого руководство автопроизводителя оформило правоотношения с
изобретателями и выплатило каждому из них по 128 тысяч рублей в качестве
вознаграждения по патенту.
Вознаграждение авторов – не забудьте!!!
2-4 года
НИОКР
Раскрытие
$
Подготовка
заявки
$
Получение
патента
$
АВТОР
Использование
$
Как получить патент
Патент получит тот, кто первым подал заявку, а не
тот, кто первым изобрел!
Комплект документов для получения патента:
1. Заявление
2. Описание изобретения
3. Формула изобретения (перечень существенных признаков)
4. Реферат
5. Чертежи при необходимости (+ фото)
6. Документ об оплате пошлин
7. Доверенность (при необходимости)
Форма раскрытия изобретения – 1-ый
шаг к патенту
Автор, название (тема), дата заполнения
Проблема, которую решает изобретение
Существующие способы решения, их недостатки
Предлагаемое техническое решение + чертежи (при
необходимости)
Новизна предлагаемого решения
Возможные области применения
Форма раскрытия – основа заявки на патент
Структура описание изобретения:
1. МПК – международный патентный классификатор
2. Область техники
3. Аналоги и их недостатки
4. Решаемая задача и достигаемый результат
5. Сущность решения
6. Пример конкретного выполнения
7. Формула (перечень конкретных признаков)
Именно формула изобретения определяет объем прав!
Процедура получения патента
Сроки проведения экспертизы:
Изобретения и промышленные образцы - от 1 до 1.5 лет
Полезные модели – от 2 до 6 месяцев
Заявитель должен оплачивать:
Пошлину за выдачу патента
Ежегодную пошлину за поддержание патента в силе
Зарубежное патентование
Сначала заявка подается в своей стране,
а потом – за рубежом!
С даты подачи заявки в России заявку за рубежом
можно подать в течение 12 месяцев (но не ранее 6
месяцев, в Республике Казахстан – 3 месяцев)
Когда зарубежное патентование имеет смысл:
планируется экспорт
планируется производство за рубежом
предполагается продажа лицензии
Два способа подачи заявки
• Напрямую в конкретную страну Парижская конвенция
– позволяет быстрее получить патент в конкретной стране
• Международная заявка по договору
РСТ (Patent Cooperation Treaty)
– позволяет распределить затраты на более длинный срок
Процедура РСТ
РСТ – Patent Cooperation Treaty (Договор о патентной
кооперации)
Международный договор в области патентного права, заключён в 1970
году. Предназначен для того, чтобы «упростить и сделать более
экономичным получение охраны изобретений, когда такая охрана
испрашивается в нескольких странах».
Договор является основой системы PCT, которая, в свою очередь,
обеспечивает единую процедуру подачи патентных заявок для защиты
изобретений в каждом из договаривающихся государств.
Патентная заявка, поданная по процедуре PCT, называется международной
заявкой, или заявкой PCT.
Процедура РСТ включает:
Международную фазу
формальные проверки
международный патентный поиск
публикация заявки
предварительная экспертиза
Национальную фазу
экспертиза
выдача патента
18 мес. Дата перехода
Дата подачи 12 мес. Дата междузаявки в РФ
народной подачи
на нац. фазу
Европейский патент
• Единая экспертиза ЕРО, но
• Нужна валидация в конкретной стране, пока
нет унитарного патента ЕС
• В будущем – объединенный патентный суд
- Париж, Лондон, Мюнхен
Евразийский патент
Евразийская патентная конвенция от 9 сентября 1994 г.
Страны участники:
Туркменистан
Республика Таджикистан
Республика Казахстан
Кыргызская республика
Республика Молдова
Республика Беларусь
Российская Федерация
Азербайджанская республика
Республика Армения
Для продолжения действия евразийского патента в каждом Договаривающемся
государстве патентовладелец должен указать название каждого
Договаривающегося государства, в котором он желает продолжения действия
патента. Такое указание направляется в Евразийское ведомство одновременно с
уплатой пошлины за поддержание евразийского патента в силе. Эта пошлина
уплачивается в отношении каждого указанного Договаривающегося
государства
Что входит в стоимость зарубежного
патентования
• Подача РСТ заявки (~ $1000)
• Перевод и обработка заявки на иностранные языки
( ~ $0.07 - $0.30 за слово)
• Подача национальной заявки в каждой стране или
регионе
• Делопроизводство по национальной заявке в
каждой стране или регионе
• В Европе валидация патента в конкретных странах
Стоимость подачи национальных заявок
Страна
Услуги
Пошлины
Перевод
Всего
Китай
$900
$200
$500
$1,600
Европа
$2,200
$3,500
$500*
$6,200
США
$1,300
$700
$500*
$2,500
Япония
$2,000
$200
$1,200
$3,400
- Для заявки в 6 страниц, 2400 слов, 5 пунктов формулы
- Приблизительная стоимость - зависит от конкретной заявки
и патентного поверенного
- * стоимость перевода на английский язык - можно использовать
для США, Европы, других стран
- не учитывается стоимость делопроизводства
Стоимость делопроизводства
Действия
Китай
Европа
США
Япония
Нац. фаза
$1,600
$6,200
$2,500
$3,400
Экспертиза
по существу
$700
-
-
$2,600
Доп. поиск
-
$900
-
-
Запрос
экспертизы
$2,000
$3,000
$3,000
$2,500
Выдача
патента
-
$3,000
$1,600
$500
Валидация
-
$300-$3,000
-
-
Через 4 года
$300 в год
2 г. от РСТ
$900
3,5/7,5/11,5
$800
Через 4 г
$300-500
~ $6,500
~ $18,000
~ $11,000
~ $13,000
Годовые
пошлины
ВСЕГО
* только порядок цифр - точная сумма зависит от заявки
Выбор патентного поверенного
При выборе патентного поверенного надо учитывать:
1) область специализации: патентное право или средства
индивидуализации;
2) владение техническими знаниями в соответствующей
области.
Формальные признаки:
1) язык
2) адрес для переписки
3) заключает ли поверенный договор
Отказ от патентного поверенного – возможны проблемы!
Распоряжение исключительными правами
Договор об отчуждении
исключительного права
(в РК – договор уступки)
Исключительное право
передается другому лицу
Лицензионный договор
Простая
(неисключительная)
лицензия
Исключительная
лицензия
Полная лицензия
Передается право
использования РИД в
установленных договором
пределах.
Исключительное право не
переходит к лицензиату.
Виды лицензионных договоров
1) простая, неисключительная лицензия - за лицензиаром
сохраняется возможность использования РИД и права выдачи
лицензии другим лицам;
2) исключительная лицензия - за лицензиаром сохраняется
возможность использования РИД , но без права выдачи
лицензии другим лицам;
3) полная лицензия - за лицензиаром не сохраняется
возможность использования РИД и без права выдачи
лицензии другим лицам.
Содержание лицензионного договора:
основные разделы
1. Преамбула
2. Определение терминов
3. Предмет договора
4. Специальное оборудование. Специальная продукция. Продукция по
лицензии.
5. Заверения, гарантии и ответственность
6. Техническая помощь в освоении производства продукции по лицензии.
7. Платежи
8. Информация и отчетность
9. Обеспечение конфиденциальности
10. Защита исключительного права
11. Разрешение споров
12. Срок действия договора
13. Уведомления
14. Разное
15. Реквизиты и подписи сторон
Содержание лицензионного договора:
на что надо обратить внимание
1. Вид лицензии:
простая (неисключительная), исключительная, полная.
Если в лицензионном договоре не предусмотрен вид
лицензии, она предполагается простой неисключительной.
2. Срок действия договора:
Срок действия лицензионного договора не может
превышать срока действия исключительных прав на РИД.
3. Возможность сублицензирования:
а) Лицензиар соглашается и уполномочивает Лицензиата
выдавать сублицензии
б) Лицензиар предоставляет лицензию лично Лицензиату и
запрещает выдавать сублицензии
Содержание лицензионного договора:
на что надо обратить внимание
4. Территория
Территория действия лицензионного соглашения не может
превышать территорию действия исключительных прав на РИД
5. Платежи:
Вариант 1: предусматривает единовременные или поэтапные
платежи заранее оговоренной сторонами суммы
Возможные этапы: вступление договора в силу, передача
технической документации, начало серийного производства.
Вариант 2: предусматривает единовременные или поэтапные
платежи и дальнейшие текущие отчисления в течение срока
действия Договора (роялти)
Вариант 3: с учетом специфики предмета Договора стороны могут
договориться о платежах только в виде текущих отчислений
(роялти), без первоначального единовременного платежа.
Как считать роялти?
1. % от продажной цены Продукции по лицензии
2. Фиксированная сумма за единицу (штуку, килограмм и
т.п.) Продукции по лицензии
3. % от прибыли Лицензиата, полученной от реализации
Продукции по лицензии
Выбор:
что проще контролировать и проверять - товарные или
денежные потоки Лицензиата
А как правильно рассчитать % или сумму?!
Стандартные ставки роялти для некоторых
отраслей промышленности
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Наименование отрасли
Авиационная промышленность
Автомобильная промышленность
Машиностроение
Металлургическая промышленность
Пищевая промышленность
Продовольственные товары
Производство потребительских товаров длительного
пользования
Производство потребительских товаров с малым сроком
использования
Строительный комплекс
Судостроение, суда и судовое оборудование
Текстильная промышленность
Фармацевтическая промышленность
Химическая промышленность
Электронная промышленность
Электротехническая промышленность
Данные из презентации Мамаджанова Х. А. на XVII научно-практическая конференция
«Интеллектуальные права как инструмент развития экономики»
Ставка
роялти (%)
6 ÷ 10
1÷3
3÷5
5÷8
1÷3
1÷ 2
5
0,2 ÷ 1,5
2÷4
3÷5
3÷6
2÷5
1÷5
4 ÷ 10
1÷5
Ставки роялти, используемые в некоторых
отраслях промышленности
Основные отрасли
Аэрокосмическая
Автоматика
Химия
Компьютеры
Электроника
Энергетика
Потребительские товары
Обрабатывающая
промышленность
Ставки роялти, используемые в лицензионных договорах
1520>25%
0-2%
2-5% 5-10% 10-15%
20%
25%
40,0% 55,0%
5,0%
35,0% 45,0% 20,0%
18,0% 57,5% 23,9%
0,5%
0,1%
42,5% 57,5%
50,0% 45,0%
5,0%
50,0% 15,0% 10,0%
25,0%
12,5% 62,5% 25,0%
21,3%
51,6%
20,3%
2,6%
0,8%
0,8%
Государственные университеты
7,9%
38,9%
36,4%
15,8%
0,4%
0,6%
Медицинское оборудование
10,0%
10,0%
80,0%
Фармацевтика
Телекоммуникации
Иное
1,3%
20,7%
67,0%
1,3%
0,7%
0,3%
15,2%
24,2%
38,7%
8,7%
100,0%
19,2%
0,9%
0,9%
0,9%
Данные из презентации Мамаджанова Х. А. на XVII научно-практическая конференция
«Интеллектуальные права как инструмент развития экономики»
2,6%
Ставки роялти: а как в США?
Minimum royalty Maximum royalty
Chemicals
0.5%
25.0%
Computers
0.2%
15.0%
Consumer goods
0.0%
17.0%
Electronics
0.5%
15.0%
Energy
0.5%
20.0%
Food
0.3%
7.0%
Health care
0.1%
77.0%
Machine / tools
0.5%
25.0%
Pharma & biotech
0.1%
40.0%
Semiconductors
0.0%
30.0%
Software
0.0%
70.0%
Telecom
0.4%
25.0%
Median Royalty
3.6%
4.0%
5.0%
4.0%
5.0%
2.8%
4.8%
4.5%
5.1%
3.2%
6.8%
4.7%
Goldscheider et al. “Use of the 25% rule in Valuing IP” les Nouvelles, Dec. 2002
(из презентации Ram Mohan, International Business Accelerator)
Как можно рассчитать роялти?
Правило 25%
До
После
Продажи
1’000’000 USD
1’800’000 USD
Расходы
500’000 USD
700’000 USD
Маржа
500’000 USD
1’100’000 USD
Налоги
200’000 USD
300’000 USD
Чистая прибыль
300’000 USD
800’000 USD
Прибыль увеличилась на 500 тыс. USD, следовательно,
роялти = 125 тыс. USD или 6.9% от объема продаж.
Регистрация лицензионного договора
Лицензионный договор на использование изобретения, полезной модели,
промышленного образца заключается в письменной форме и
подлежит обязательной регистрации в уполномоченном органе.
Несоблюдение письменной формы или требования о регистрации
влечет за собой недействительность договора!
Документы, необходимые для регистрации договора:
1) Заявление
2) Оригиналы договоров (РФ – 3 экз., РК – 4 экз.)
3) Документ, подтверждающий полномочия лиц, подписавших договор
4) Доверенность (при подаче документов через патентного поверенного
или представителя)
5) Документ, подтверждающий оплату пошлины.
Регистрация лицензионного договора
(продолжение)
Основания, препятствующие регистрации договора, которые могут быть
устранены:
1) не произведена оплата за поддержание в силе охранного документа;
2) наличие в договоре уступки положений, противоречащих гражданскому
законодательству Республики Казахстан и международным договорам,
ратифицированным Республикой Казахстан.
Запрос заявителю. В течение 3-х месяцев необходимо устранить недостатки
и представить новые материалы
Основания для отказа в регистрации договора:
1) прекращение действия охранного документа, в отношении которого
заключается договор;
2) непредставление своевременного ответа на запрос экспертной
организации в течение 3-х месяцев;
3) отсутствие в ответе всех необходимых сведений и документов.
Регистрация лицензионного договора
(продолжение)
При отрицательном решении экспертизы:
Решение направляется в уполномоченный орган в течение 2-х
рабочих дней с указанием причин отказа
При положительном решении экспертизы:
Заключение об отсутствии оснований, препятствующих
регистрации договора направляется в уполномоченный орган в
течение 5 рабочих дней.
Решение о регистрации или об отказе в регистрации договора
принимается уполномоченным органом в течение 5 рабочих
дней с момента поступления заключения экспертной
организации.
Регистрация лицензионного договора
(продолжение)
После вынесения решения о регистрации договора уполномоченный
орган:
1) оформляет приложение к охранному документу на объект
промышленной собственности, в отношении которого заключается
договор;
2) проставляет на титульном листе договора штамп о его регистрации с
указанием даты регистрации и его регистрационного номера;
3) вносит сведения о договоре в реестр зарегистрированных договоров;
4) направляет два экземпляра зарегистрированного договора и
приложение к охранному документу по адресу для переписки, указанному
в заявлении;
5) направляет контрольный экземпляр договора с заключением в
экспертную организацию для публикации сведений о регистрации
договора.
Доступность сведений о лицензионных договорах
Экспертная организация по зарегистрированным договорам публикует в
бюллетене следующие сведения о зарегистрированных договорах:
номер и дату регистрации договора,
наименование или полные данные сторон договора,
предмет договора,
срок действия договора,
территорию действия договора.
Любое лицо может получить выписку из реестра зарегистрированных
договоров, касающуюся сведений о зарегистрированных договорах,
открытых для публикации.
Ознакомление третьих лиц с текстом договора, а также получение
выписки из него допускаются только с письменного согласия сторон
договора.
ВАЖНО: Лицензионный договор вступает в силу с даты его
регистрации в уполномоченном органе, а не с даты подписания.
Создание системы управления
интеллектуальной собственностью в вузах:
опыт МГУ имени М.В.Ломоносова
Элементы системы управления ОИС
Патентно-лицензионная политика
Организационнофункциональная
структура
Средства
автоматизации
Локальные
нормативные
акты
Патентно-лицензионная политика вуза
Определяет:
Цели, задачи, основные принципы построения системы управления РИД.
Основные процедуры, связанные с созданием и использованием РИД.
Приоритеты с учетом стратегических и тактических целей развития вуза.
Основные механизмы достижения поставленных целей.
Организационно-функциональная структура
управления ОИС
Определяет:
Распределение функций по управлению РИД между различными
структурными подразделениями и элементами инновационной
инфраструктуры вуза.
Локальные нормативные акты
Регулируют:
Правовые вопросы, связанные с созданием и использованием РИД:
между работниками и работодателями;
между исполнителями и заказчиками НИОКР;
между правообладателями и пользователями;
между несколькими правообладателями и т.д.
Вопросы бухгалтерского и налогового учета нематериальных активов.
Средства автоматизации
Позволяют:
Автоматизировать процесс сбора, обработки, хранения и
использования экономической, правовой и технической
информации о РИД и ее анализ с целью принятия управленческих
решений
«Нулевой цикл»
Формирование портфеля прав на РИД
Инвентаризация РИД
Выявление РИД, не принятых к бухгалтерскому учету
Оценка исключительных прав на РИД
Постановка исключительных прав на РИД на
бухгалтерский учет в качестве НМА
Ситуация с патентованием в МГУ
до 2012 года
1) факультеты и НИИ со статусом самостоятельного
юридического лица подавали заявки от своего имени;
2) отсутствовали реестры патентов, принадлежащих
структурным подразделениям МГУ;
3) в подавляющем большинстве случаев в структурных
подразделениях МГУ результаты интеллектуальной
деятельности не отражались в бухгалтерской учете как
нематериальные активы;
4) отсутствовала единая политика по оплате
государственных пошлин за регистрацию и поддержание
патентов;
С чего мы начали:
1.
Проведена инвентаризация результатов интеллектуальной
деятельности (РИД), принадлежащих МГУ и его структурным
подразделениям.
2.
Проведена оценка и постановка на учет в качестве нематериальных
активов РИД, выявленных в результате проведенной
инвентаризации.
3.
Создана база данных нематериальных активов МГУ –
www.ctt.msu.ru/nma/list
4.
Разработано и принято Положение по организации работы в области
создания, правовой охраны и использования РИД в МГУ имени
М.В.Ломоносова.
5.
Создана Комиссия по нематериальным активам МГУ.
6.
Создано ООО «Центр управления интеллектуальной собственностью
МГУ имени М.В.Ломоносова» (в соответствии с 217-ФЗ)
Нормативная база:
1) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 18 августа
2011 года №1464-р «О реорганизации Московского
государственного университета имени М.В.Ломоносова»
2) Приказ МГУ №16 от 18 января 2012 г. «Об оформлении заявлений
о выдаче патентов Российской Федерации в МГУ имени
М.В.Ломоносова»
3) Положение по организации работы в области создания, правовой
охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности
в МГУ имени М.В.Ломоносова, утвержденное ректором МГУ 16
марта 2012 года.
Положение по организации работы в области
создания, правовой охраны и использования
РИД в МГУ
1.
Определен уполномоченный орган МГУ по вопросам создания,
правовой охраны и использования РИД – Центр трансфера
технологий МГУ.
2.
Установлен порядок взаимодействия и распределение функций по
управлению ИС между другими подразделениями МГУ.
3.
Установлен порядок оформления служебных и иных РИД.
4.
Определен порядок использования РИД, принадлежащих МГУ.
5.
Определены размер, условия и порядок выплаты авторских
вознаграждений за создание и использование РИД.
Порядок подачи заявки на оформление РИД
от имени МГУ.
Порядок оформления служебных РИД:
1. Подача в ЦТТ МГУ Уведомления о создании результата
интеллектуальной деятельности, заверенного руководителем
структурного подразделения МГУ или его заместителем по научной
и/или инновационной деятельности.
2. Экспертная комиссия МГУ по вопросам интеллектуальной
собственности проводит экспертизу полученного РИД (новизна,
изобретательский уровень, промышленная применимость, перспективы
коммерциализации).
Срок проведения экспертизы – не более 1-ого месяца.
3. В случае положительного решения Экспертной комиссии ЦТТ МГУ
совместно с авторами РИД обеспечивают подачу заявки от имени МГУ
на получение патента или свидетельства о гос. регистрации.
4. Государственные и патентные пошлины оплачиваются МГУ.
Уведомление о создании РИД:
1. Тип РИД (изобретение, полезная модель, промышленный
образец, программа для ЭВМ и т.д.)
2. Название РИД
3. Информация об авторах
4. Как был создан РИД (инициативные работы, гос. контракт, хоз.
договор и т.д.)
5. Кому принадлежат права
6. Где используется
7. Ответственное лицо для взаимодействия с ЦТТ
Уведомление о создании РИД (Приложение):
1. Сведения об ОИС:
1.1. Область техники, назначение объекта и область
применения объекта;
1.2. Краткое описание сущности объекта, какую задачу
решает данный объект, каким потребностям рынка
удовлетворяет;
1.3. Описание аналогов объекта со ссылками на
источники информации;
1.4. Преимущества и недостатки объекта по сравнению с
аналогами; технико-экономические показатели объекта
по сравнению с аналогами;
1.5. Стадия подготовки объекта к промышленному
освоению;
Уведомление о создании РИД (Приложение):
1.6. Наличие материально-технических ресурсов для
промышленного освоения объекта, величина
финансовых затрат для такого освоения;
1.7. Объем рынка для данного объекта;
1.8. Ориентировочная стоимость единицы продукции –
объекта;
1.9. Стоимость единицы продукции аналога;
1.10. Ориентировочный объем производства объекта;
2. Соглашение авторов о распределении авторского
вознаграждения
3. Справка о правах других юридических лиц (при
наличии других заявителей).
Порядок оформления иных РИД:
РИД не относится к служебным изобретениям, но создан с
использованием денежных, технических или материальных средств МГУ:
1. Автор обязан письменно уведомить работодателя о создании такого
РИД путем подачи соответствующего уведомления в ЦТТ МГУ
2. Право подачи заявки на получение патента принадлежит автору/-ам.
3. Экспертная комиссия принимает решение о предоставлении МГУ
безвозмездной неисключительной лицензии или возмещении расходов,
понесенных МГУ при создании РИД
4. На основании принятого решения ЦТТ МГУ готовит соответствующий
договор между автором/-ами и МГУ.
Порядок использования РИД, принадлежащих
МГУ имени М.В.Ломоносова
1.
Распоряжение правами на РИД:
1) Договор об отчуждении исключительного права на РИД (договор уступки)
2) Лицензионный договор на право использования РИД, включая внесение
этого права в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных
обществ, создаваемых с участием МГУ
а) простая (неисключительная) лицензия,
б) исключительная лицензия,
в) полная лицензия
2. Договоры готовятся ЦТТ МГУ и утверждаются совместно Управлением
научной политики и организации научных исследований и Управлением
инновационной политики и международных научных связей.
3. Для внедрения РИД, принадлежащих МГУ, университет может привлекать
другие организации (поиск пользователей и приобретателей РИД;
проведение с ними переговоров; подготовка совместно с ЦТТ МГУ
лицензионных договоров и т.п.)
Деятельность МГУ имени М.В.Ломоносова по
поддержке изобретательской деятельности
1.
За создание РИД МГУ выплачивает автору/коллективу автору
поощрительное вознаграждение.
Размер вознаграждения – 1 среднемесячная заработная плата
научных сотрудников и ППС по МГУ.
1.
Вознаграждение выплачивается единовременно за каждый созданный
РИД в течение 3-х месяцев с даты получения патента.
2.
Вознаграждение за использование РИД (по лицензионным
договорам и договорам отчуждения исключительного права на РИД):
1) размер, условия и порядок выплаты вознаграждения определяются
договором между авторами и МГУ, но не менее 20% дохода МГУ от
использования РИД;
2) оставшаяся часть дохода: 70% - структурному подразделению
МГУ, где создан РИД; 30% - МГУ.
4.
Оплата государственных и патентных пошлин.
Комиссия по нематериальным активам МГУ
Обеспечивает:
единый порядок признания и принятия к бухгалтерскому учету РИД
в качестве нематериальных активов (НМА);
применение единых методов амортизации и списания НМА;
использование единых способов оценки НМА;
порядок документального оформления в качестве НМА
исключительных прав МГУ имени М.В.Ломоносова на РИД .
Центр управления интеллектуальной собственностью МГУ
Основные направления деятельности:
коммерциализация РИД путем заключения лицензионных договоров
и договоров отчуждения исключительного права на РИД;
правовая охрана и защита ИС в РФ и за рубежом;
образовательные курсы и семинары по вопросам ИС для
сотрудников, студентов и аспирантов МГУ.
Разработка нормативно-методической базы, регулирующей
отношения по созданию и использованию РИД в МГУ
I. Патентно-лицензионная политика МГУ:
1.
Цели и задачи патентно-лицензионной политики МГУ
2.
Органы и подразделения МГУ, осуществляющие патентнолицензионную политику университета
3.
Права и обязанности субъектов создания, использования и обеспечения
правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности в МГУ
4.
Деятельность МГУ по стимулированию создания и коммерциализации
результатов интеллектуальной деятельности в МГУ
5.
Ответственность за нарушение исключительных прав на результаты
интеллектуальной деятельности
6.
Регулирование финансовых взаимоотношений между авторами
результатов интеллектуальной деятельности, структурными
подразделениями МГУ и МГУ при создании и использовании РИД
II. Положения, касающиеся организации деятельности,
связанной с созданием и использованием РИД
Положение по организации работы в области создания, правовой
охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности
в МГУ имени М.В.Ломоносова
Положение о порядке учета и оценки РИД в МГУ
Положение о порядке признания, оформления и использования ноухау
Положение о порядке стимулирования создания и использования
РИД в МГУ
Положение о порядке использования средств индивидуализации,
исключительные права на которые принадлежат МГУ
Положение об Экспертной Комиссии МГУ по вопросам
интеллектуальной собственности
Методические рекомендации по проведению патентных
исследований
III. Типовые документы
1. Договор отчуждения исключительного права на РИД;
2. Лицензионный договор (исключительной лицензии) на
использование изобретения, полезной модели, промышленного
образца, селекционных достижений, программы ЭВМ и БД,
топологии интегральных микросхем;
3. Лицензионный договор (неисключительной лицензии) на
использование изобретения, полезной модели, промышленного
образца, селекционных достижений, программы ЭВМ и БД,
топологии интегральных микросхем;
4. Лицензионный договор о предоставлении права использования
товарного знака
5. Договор коммерческой концессии;
6. Договор залога исключительных прав на РИД;
III. Типовые документы (продолжение):
7. Договор заказа на создание программы ЭВМ, базы данных,
промышленного образца.
8. Договор об авторском вознаграждении за создание результата
интеллектуальной деятельности.
9. Договор об авторском вознаграждении за использование
результатов интеллектуальной деятельности.
10. Соглашение между авторами о распределении вознаграждения,
полученного за создание и использование РИД;
11. Соглашение между патентообладателями о порядке патентования,
учета и использования РИД.
12. Журнал учета уведомлений о создании РИД.
13. Журнал учета движения патентов и свидетельств о регистрации.
Система управления ИС в МГУ: резюме
Патентно-лицензионная
политика
(в основе – Положение по
организации работы в области
создания, правовой охраны и
использования РИД )
Локальные нормативные
документы
Положения, касающиеся
организации деятельности, связанной
с созданием и использованием РИД
Типовые договоры и соглашения
Организационно-функциональная
структура
Управление инновационной политики и
международных научных связей
Управление научной политики и
организации научных исследований
Центр трансфера технологий
ООО «Центр управления ИС МГУ»
Комиссия по НМА
Экспертная комиссия по вопросам ИС
Система автоматизации
База данных НМА МГУ
Система управления инновационными
проектами (блок ИС)
Электронные журналы учета
уведомлений о создании РИД, движения
патентов и свидетельств
О необходимости поддержки деятельности
патентно-лицензионных служб в вузах
Без поддержки вуза
невозможно построение
эффективной системы
управления
интеллектуальной
собственностью, в целом,
и функционирование
патентно-лицензионных
служб, в частности!
Данные о деятельности Офиса лицензирования
технологий Стэнфордского университета
(из презентации члена правления OTL
Mary Albertson)
Контакты:
ТОО «Центр коммерциализации технологий»
Министерства образования и науки Республики Казахстан
Экспертная Группа CRDF Global
Республика Казахстан, 010000 г.Астана, ул. Достык, д. 20, бизнес-центр
«Санкт-Петербург», этаж 13
Эксперт по вопросам интеллектуальной собственности:
Дьяченко Олег Георгиевич
Тел. +7 (7172) 728-708 (раб.)
+7 (702) 104-27-00 (моб.)
E-mail: oleg_tco@mail.ru
Документ
Категория
Типовые договоры
Просмотров
57
Размер файла
1 281 Кб
Теги
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа